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CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00029-00-2018

Consejo de Estado

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Título
CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00029-00-2018
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2018

SIGNO – Requisitos para su registro / RIESGO DE CONFUSIÓN – Elementos para su configuración / RIESGO DE CONFUSIÓN – Clases / RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA – Concepto / RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTA – Concepto / RIESGO DE ASOCIACIÓN – Concepto / COTEJO MARCARIO – Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Un signo puede registrarse como marca si este reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 200, de la Comunidad Andina de Naciones. [L]a Sala encuentra que no pueden registrarse signos que sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, o cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o

semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo SUCRALIGT y las marcas nominativas y mixtas SUCRAX y SUCRAX GRANULAR / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA – Por regla general es el predominante /

PALABRA DE USO COMÚN – Lo es el término LIGTH dentro del registro de marcas de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo SUCRALIGTH por no cumplir con los presupuestos básicos de distintividad y existir similitud y conexión competitiva con las marcas SUCRAX y SUCRAX

GRANULAR

[L]os signos enfrentados, presentan innegables similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto el signo solicitado reproduce en su totalidad los componentes (SU-CRA) de las marcas previamente registradas tienen incluidas. Esta configuración de los signos permite concluir que gramaticalmente, fonéticamente y visualmente presentan un grado de similitud sustancial y evidente que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. […] Es preciso dejar de presente que la expresión SUCRA, es utilizada en el mercado como una indicación de “sucralosa” […] por lo tanto al tener todas las marcas la misma expresión se entiende que tienen el mismo significado. […] Por otro lado, advierte que el registro de la marca SUCRALIGHT se otorgó para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal,

mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y que aquel que se concedió previamente a la marca SUCRAX fue para identificar, en idéntica clase, “endulzantes artificiales, naturales y productos relacionados”. Lo anterior, permite señalar que la marca SUCRALIGHT no es distintiva respecto de SUCRAX, pues algunos de los productos para los cuales se concedió su registro son confundibles con aquellos para los que se otorgó el registro de la marca SUCRAX. En consecuencia, ambas marcas distinguen endulzantes artificiales y naturales, como lo son el azúcar, jarabe y la miel. […] [L]as semejanzas que se evidencian el elemento diferente de la marca que se cuestiona y aquella que estaba previamente registrada son suficientes para afirmar que la marca SUCRALIGTH se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literales a) y b), y 136, literales a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que se declarará la nulidad de los actos acusados.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 31 de agosto de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2007-00319-00, C.P. María

Claudia Rojas Lasso.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00029-00

Actor: LAFRANCOL S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO. MARCAS EN CONFLICTO: SUCRALIGHT Y SUCRAX GRANULAR La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad LAFRANCOL S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 67920 del 29 de diciembre de 2009, 15846 del 23 de marzo de 2010 y 33779 del 29 de junio de 2010, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca SUCRALIGHT (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad RAMSAL Y CIA S.C.A., quien cedió los derechos de propiedad a la

sociedad SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA S.A.S.

I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad LAFRANCOL S.A., presentó

demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] PRIMERA: DECLARAR la Nulidad de la Resolución No. 67920 de 29 de diciembre de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 0949743, mediante la cual ese Despacho declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., y concedió a la sociedad RAMSAL Y CIA S.C.A., el registro de la marca SUCRALIGTH, certificado de registro No. 405820, que ampara productos comprendidos en la Clase 30 de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDA: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 15846 de 23 de marzo de 2010, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Reposición presentado contra la Resolución No. 67920 de 29 de diciembre de 2009, confirmándola en su totalidad y concediendo el Recurso de Apelación interpuesto.

TERCERA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 33779 de 29 de junio de 2010, por medio del cual el Superintendente Delgado parar la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Apelación interpuesto confirmando en su

totalidad la decisión contenida en la Resolución No. 67920 de 29 de diciembre de 2009, que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y concedió el registro de la marca SUCRALIGHT, certificado de registro No 405820, que ampara productos comprendidos en la Clase 30 de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad RAMSAL Y CIA S.C.A. CUARTA. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, solicito muy comedidamente a ese Despacho declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., contra la solicitud de registro de la marca SUCRALIGHT, Clase 30, de la sociedad SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA S.A.S. en la actualidad, toda vez que la sociedad RAMSAL Y CIA S.C.A. cedió los derechos marcarios a la sociedad en comento, y en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio negar definitivamente el registro de la misma. QUINTA. ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la propiedad Industrial, la sentencia proferida en este proceso […]”. (Mayúsculas tomadas del original). I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad RAMSAL Y CIA S.C.A., presentó solicitud de registro de la marca SUCRALIGTH (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza. Expuso que a la solicitud le fue asignado el expediente administrativo 09-49743 y, que, en consecuencia, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Comentó que surtido el trámite anterior, la sociedad LAFRANCOL S.A. formuló oposición con fundamento en la supuesta similitud y confundibilidad del signo solicitado con las marcas SUCRAX y SUCRAX GRANULAR, que distinguen productos comprendidos en las clases 5ª y 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Afirmó que mediante la Resolución 67920 del 29 de diciembre de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado. Recordó que interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 15846 de 23 de marzo de 2010 y 33779 del 29 de junio de 2010, en el sentido de confirmar la decisión en mención. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 135 literales a) y b); 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] la administración no protegió los mejores y anteriores derechos sobre las marcas SUCRAX y SUCRAX GRANULAR que demostró poseer mi representada,

la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. […]”.

Señaló que el signo solicitado carece de distintividad para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la clasificación Internacional de Niza, por ser confundibles con las marcas SUCRAX Y SUCRAX GRANULAR. Como consecuencia de lo anterior, consideró que el consumidor corre el riesgo de confundir el origen empresarial de los productos distinguidos con la marca solicitada y aquellos de las marcas previamente registradas. Señaló que el signo SUCRALIGTH no es apto para distinguir productos pertenecientes a la clase 30, dadas las semejanzas ortográficas y fonéticas con las marcas registradas y en consideración, que las marcas confrontadas distinguen la misma clase de productos.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Con la expedición del acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sostuvo que “[…] si bien algunos de los productos que amparan las marcas ya registradas por la hoy accionante guardan un vínculo con los del signo distintivo hoy objeto de impugnación, la particular naturaleza de la composición de los signos distintivos permiten diferenciar unos productos de otros dentro del mercado […]”.

II.2. INTERVENCIÓN DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA S.A.

El tercero con interés en las resultas del proceso, pese a ser notificado en debida forma no contestó la demanda presentada conforme a lo que obra en el expediente.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 046-IP-2014 de fecha 16 de mayo de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

4. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Las marcas denominativas compuestas son las conformadas por dos o más palabras, números, etc. Para su comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la

doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

5. En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que distingue, la denominación no será registrable.

6. Los signos pueden estar conformados por partículas de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

7. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de

considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite […]”. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 5 de septiembre de 2013, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo ninguna de las partes intervinientes hicieron manifestación alguna. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad LAFRANCOL S.A., en contra de las resoluciones 67920 del 29 de diciembre de 2009, 15846 de 23 de marzo de 2010 y 33779 del 29 de junio de 2010, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca SUCRALIGTH (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad RAMSAL Y CIA S.C.A., quien cedió los derechos de propiedad del signo a la sociedad SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DE

COLOMBIA S.A.S.

La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los literales a) y b) del artículo 135 y los literales a) y b)

del artículo 136, de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casuales de irregistrabilidad las consagradas en los artículos 135 literales a) y b) y 136 literales a) y b), de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, y de oficio el Tribunal de Justicia Andina interpretó el artículo 134 de la misma normativa, los cuales disponen lo siguiente: “[…] DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; […] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de

asociación. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] f ) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;[…]”. (Negrillas fuera de texto) V.3.- El examen de registrabilidad Un signo puede registrarse como marca si este reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 200, de la Comunidad Andina de Naciones. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse signos que sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, o cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los

consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya

que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4. - Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria4 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”. 4 Ibídem. difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible

incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto). De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual. V.5. - La comparación de los signos Siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales de las cuales se pueda desprender la existencia de un riesgo de confusión para el público consumidor. - Signo solicitado “SUCRALIGHT” (nominativa) -Marcas registradas “SUCRAX” (nominativa) Certificados Nos. 165932, 285373 “SUCRAX” (mixta) Certificado No. 339763 “SUCRAX GRANULAR” (nominativa) Certificado No. 352126 Teniendo en cuenta que en el presente caso es necesario cotejar una marca nominativa (SUCRALIGHT), como lo es la solicitada por la parte actora, con unas marcas nominativas y mixtas (SUCRAX y SUCRAX GRANULAR), como lo son las opositoras, se requiere que el examinador determine en primer lugar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad el consumidor y en general el mercado. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso

26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […].”5 Se observa entonces que el elemento predominante y más característico en las marcas confrontadas es el denominativo, pues la simple lectura es la que trae en 5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. C P: Doctor Guillermo Vargas Ayala. Rad.: 201000471. la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que obste que en otros casos se le pueda reconocer al elemento gráfico una mayor importancia sobre el nominativo. En este orden de ideas, para evaluar la similitud marcaría, el cotejo de los signos debe realizarse de conformidad con los principios y reglas elaborados por la doctrina y jurisprudencia. A propósito de dichos principios y las reglas, el Tribunal Andino en el Proceso 79-IP-20156 señaló: “[…] La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario,

basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonétic

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