CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00068-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / MARCA NOTORIA – Protección especial / NOMBRE COMERCIAL – Notoriedad / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO - Análisis coetáneo de las normas que la regulan junto con las que rigen para las marcas notoriamente conocidas / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD / PRINCIPIO DE USO REAL Y

EFECTIVO

[L]a marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe los principios de especialidad y uso real y efectivo en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, así no sea usada. […] [D]ebe destacarse que en la interpretación prejudicial el Tribunal advirtió que el nombre comercial y la marca son dos signos distintivos con finalidades y naturaleza disímiles, en tanto se dirigen a distinguir cosas diferentes. En efecto, el primero diferencia la actividad empresarial de un comerciante determinado, y la segunda, busca identificar productos y/o servicios en el mercado. Agregó, en ese orden, que no es procedente probar la notoriedad de una marca con la notoriedad de un nombre comercial. MARCA NOTORIA – Protección / NOMBRE COMERCIAL NOTORIO – Lo es BAVARIA / MARCA NOTORIA – Lo es BAVARIA respecto de cervezas, aguas y bebidas productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – Procede respecto de la marca BAVARIA en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza

[L]a marca cuestionada “BAVARIA”, cancelada por la demandada, amparaba los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.” En ese orden, al analizar el grado de vinculación entre los productos de la Clase 32 y los de la Clase 3 de la Clasificación internacional de Niza, la Sala encuentra que los primeros no son del mismo género o naturaleza respecto de los segundos. Tampoco son productos sustitutos razonables, en tanto el consumidor no decide adquirir jabones, perfumería o cosméticos, en lugar de cervezas, bebidas gaseosas, zumo de frutas o siropes. Asimismo, el consumo de los primeros no genera la necesidad de consumo de bebidas, cervezas o zumos de frutas y por lo tanto no son productos complementarios. En definitiva, desde la perspectiva del consumidor, los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no son productos sustitutos, intercambiables, complementarios, ni competidores de aquellos clasificados en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Del mismo modo, dichos productos no comparten los mismos canales de comercialización ni medios de publicidad y satisfacen necesidades distintas, de manera que los consumidores a quienes se dirigen no son los mismos. Por consiguiente, la Sala concluye que los actos demandados no vulneraron las normas invocadas por la demandante, en tanto era procedente la cancelación por

no uso de la marca <<BAVARIA>> en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que la sociedad titular de la marca, tal como le correspondía legalmente, no acreditó en debida forma el uso de dicho signo distintivo en dicha Clase, como tampoco la notoriedad de la marca respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos o de productos o servicios diferentes que se encontraren dentro del sector pertinente y respecto de los cuales se pudiera generar riego de confusión, asociación, dilución o aprovechamiento indebido que impidieran la cancelación de aquella.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 154 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 155 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 155 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 235

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00068-00

Actor: BAVARIA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: CANCELACIÓN DE REGISTRO POR NO USO SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad Bavaria S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones 25025 de 21 de mayo de 2009, 11268 de 25 de febrero de 2010 y 50969 de 24 de septiembre de 2010 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se canceló por no uso la marca BAVARIA (nominativa), registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda La sociedad Bavaria S.A., a través de apoderada, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para que la Sala se pronuncie con respecto a las

siguientes: 1.1. Pretensiones “1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 25025 del 21 de mayo de 2009 y notificada el 16 de junio de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 92-345.631, mediante la cual se canceló por no uso el registro de la marca BAVARIA, con certificado N. 166305 en la clase 3 internacional.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 11268 del 25 de febrero de 2010 y notificada el 3 de marzo de 2010, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 92-345.631, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 25025 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Bavaria S.A.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 50969 del 24 de septiembre de 2010 y notificada el 20 de octubre de 2010, emitida por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 92-345.631, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Bavaria S.A., confirmando la cancelación por no uso el registro de la marca Bavaria con certificado N. 166305 en la clase 3 internacional.

4. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho:  Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de

Signos Distintivos restablecer el registro de la marca BAVARIA, con certificado N. 166305 en la clase 3 internacional.  Restablecer el Derecho de Bavaria S.A. en el sentido de que podrá continuar gozando de la protección legal y absoluta sobre su marca BAVARIA, con certificado N. 166305 para amparar todos los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Declarar la notoriedad de la marca BAVARIA de Bavaria S.A.

6. Declarar la notoriedad del nombre comercial BAVARIA de Bavaria S.A.

7. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.”1 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: El 29 de diciembre de 2005 el señor José Martínez Enguidanos solicitó la cancelación por no uso de la marca <<BAVARIA>>, registrada a favor de la sociedad Bavaria S.A. para distinguir productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el certificado de registro núm. 166305. En la descripción del interés legítimo de la solicitud se indicó: “obtener el derecho preferente de registro de marca”2.

Dentro del término legal, la sociedad Bavaria S.A. dio respuesta a la acción de cancelación por no uso y se opuso a su prosperidad con fundamento en el uso y notoriedad de la marca y del nombre comercial <<BAVARIA>>. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,

por medio de la Resolución núm. 25025 de 21 de mayo de 2009, canceló por no uso la aludida marca y reconoció la notoriedad del nombre comercial <<BAVARIA>> “que identifica una empresa dedicada a la producción de cervezas y otras bebidas no alcohólicas, para el periodo comprendido entre los años 1993 a 2006, cuyo titular es la sociedad Bavaria S.A.”3. Contra la anterior Resolución, la parte demandante interpuso recursos de reposición y apelación, el primero de ellos resuelto mediante la Resolución núm. 11268 de 25 de febrero de 2010, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución número 50969 de 24 de septiembre de 2010, acto que confirmó en todas sus partes la decisión impugnada. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación 1 Folios 344 y 345 del expediente. 2 Folio 42 del anexo 1, en el que obra el expediente 93-345631 que corresponde a los antecedentes administrativos de los actos acusados. 3 Folio 28 del expediente. La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 136, 154, 155 (literales d, e y f), 165, 167, 168, 190, 191, 192, 224, 225, 226, 228 la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En primer lugar, afirmó que, según lo dispuesto en los artículos 165, 167, 224, 225 y 136, literal h), las marcas notorias gozan de una protección legal especial y

amplia que se extiende a productos o servicios que incluso no se encuentran relacionados con aquellos que ampara esa marca. La protección así prevista rompe con el principio de especialidad, que señala que una marca solo debe ser protegida frente a aquellas que amparen los mismos productos o servicios, o relacionados. En ese sentido, destacó que el objeto de cancelar una marca radica en que se le permita a un competidor tener acceso al uso y registro de un signo que no está siendo utilizado para identificar ningún producto ni servicio. Por tal motivo, adujo que la cancelación por no uso solo es aplicable respecto de las marcas que no tengan la condición de notoriamente conocidas, toda vez que, de cancelarse una marca reconocida como notoria y de llegar a otorgársele al solicitante de la acción de cancelación el derecho de preferencia, se le estaría concediendo una ventaja injustificada en el mercado por cuanto se beneficiaría del reconocimiento, posicionamiento y reputación de la marca notoria cancelada. En consideración a lo anterior, precisó que tanto la marca <<BAVARIA>> como el nombre comercial <<BAVARIA>> son signos distintivos notorios, por lo que no era procedente su cancelación, ya que no se probó que hubiere perdido tal calidad por razón de hecho o de derecho. De otra parte, con sustento en lo previsto en los literales d), e) y f) del artículo 155 y los artículos 224 y 228 de la Decisión 486, alegó que el nombre comercial <<BAVARIA>> ha sido usado desde el año 1891 cuando se constituyó la sociedad “Bavaria Kopp’s Deutsche Bierbrauerei”, tal como consta en el escritura de 22 de abril de 1891, aportada con la demanda. Asimismo, en atención a su utilización en

medios de comunicación y por parte de comerciantes y de consumidores para referirse a la empresa demandante, el nombre comercial ha alcanzado el grado de notoriedad, al punto en el que, tan pronto se escucha la palabra, se sabe que se está haciendo referencia directa a la sociedad Bavaria S.A., sin importar en contexto o el sector en donde se pronuncie. Como fundamento de su dicho, hizo referencia a los gastos institucionales relacionados con el nombre comercial <<BAVARIA>>, a las donaciones que la empresa ha realizado en ejecución de sus compromisos de responsabilidad social y a varias publicaciones de las Revistas Cambio y Semana y del diario Portafolio, en las cuales se identifica a Bavaria S.A. como la octava empresa entre 1.001 compañías en atención a sus ingresos operacionales, utilidades, activos y patrimonio, se resalta su contribución a la economía Colombiana, y en las que fue calificada como la compañía mejor gerenciada y la marca más poderosa. Igualmente, destacó el informe anual 2007 de Bavaria S.A. que relaciona el total de ventas, gastos operativos y activos y del cual se advierte que el nombre comercial <<BAVARIA>> se asocia a marcas como Pilsen, Brava, Barena, Aguila, Brisa, Redd’s y Pony Malta. Finalmente, refirió un evento navideño que, en su criterio, demuestra la cercana relación e identificación de los colombianos con BAVARIA en atención a la alta concurrencia de público espectador y a los gastos en los que incurrió dicha empresa para su organización y gestión. En consideración a lo expuesto, afirmó que BAVARIA goza de notoriedad en Colombia por ser la empresa más recordada por los colombianos, con un nivel alto

de solidez y consolidación económica y en atención a la inversión en publicidad que la empresa constantemente realiza para mantener su liderazgo.

2. Contestación de la demanda 2.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio presentó de forma extemporánea el escrito de contestación de la demanda. 2.2. El señor José Vicente Martínez Enguidanos4, tercero con interés directo en las resultas del proceso, actuando por intermedio de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes razones: 2.2.1. Excepción de legalidad de los actos impugnados. En primer lugar, adujo que la entidad demandada actuó de conformidad con lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual debe interpretarse de a la luz del Convenio de París y del tratado de los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC. 4 Folios 386 a 445 del expediente.

En ese sentido, señaló que el artículo 16 del ADPIC extiende la protección del artículo 6 bis a las marcas notorias de servicios y establece que este último se aplicará a bienes o servicios no similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada, siempre que se acrediten dos condiciones, a saber: i) que el uso de la marca similar o idéntica a la notoria conduce a los consumidores a establecer una conexión entre esos bienes y el titular de la marca notoria, y ii) es probable que ese uso perjudicará al titular de la marca notoria. De ello se advierte que la protección de la marca notoria no se predica respecto de todos los productos o

servicios. En su criterio, las condiciones señaladas no se cumplieron respecto de la marca objeto de cancelación pues, luego de analizar las pruebas aportadas por la sociedad Bavaria S.A., la administración no encontró probado que, al enfrentarse en el mercado un producto de aseo, el consumidor pudiese asociarlo con las cervezas BAVARIA o con el empresario que las produce, a pesar de la notoriedad demostrada. Por lo mismo, tampoco se verificó la segunda condición, toda vez que, al no existir ninguna conexión entre los productos, el solicitante de una marca similar en la Clase 3 Internacional difícilmente podría perjudicar al titular de

BAVARIA.

Así mismo, destacó de los actos acusados que la administración determinó si las pruebas aportadas demostraban la notoriedad del nombre comercial BAVARIA y luego analizó si el alcance de dicho reconocimiento era suficiente o no para evitar la acción de cancelación. Dicho análisis arrojó que la demandante no cumplió con el presupuesto esencial para enervar la acción de cancelación, esto es, probar el uso de la marca BAVARIA en la Clase 3 Internacional ni el perjuicio que le generaría el uso de esa marca por parte de un tercero. Por otra parte, manifestó que no es cierto el argumento de la demandante según el cual la marca notoria goza de protección amplia y especial bajo cualquier circunstancia, pues los eventos de protección de esos signos están directamente relacionados con el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria y la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial publicitario. En esa medida, el análisis de la notoriedad de la marca BAVARIA debe realizarse a la luz del literal

h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 2.2.2. Excepción de pérdida del derecho por no uso de la marca a pesar de la declaratoria de notoriedad. En este punto, señaló que no existe conexión entre los productos de aseo previstos en la Clase 3 y las cervezas, principal producto que comercializa la demandante, tal como quedó demostrado, en el trámite administrativo, con el estudio de notoriedad de signos distintivos realizado por la Agencia Yanhaas S.A. Además, aseveró que los productos que identifican la marca notoria BAVARIA tienen una naturaleza, finalidad y canales de comercialización diferentes a los productos que pertenecen a la Clase 3 Internacional, que se refieren a elementos de aseo, artículos de limpieza y desinfección del hogar y la industria y productos que se utilizan para la higiene o belleza del cuerpo. En efecto, las cervezas se expenden en sitios o establecimientos autorizados y, por su composición, no existe posibilidad de que se ubiquen en una misma vitrina con aquellos de la Clase 3 y, aunque tanto las cervezas como productos de aseo se podrían publicitar a través de los mismos medios (radio, televisión o prensa), es evidente que el consumidor no podría confundirlos ya que no pueden ser sustituidos entre sí. Además, la especificidad en el uso de cada uno de los productos hace que el consumidor mantenga a salvo su derecho a no confundirse, en tanto cada uno satisface necesidades sustancialmente distintas y teniendo en cuenta que no se trata de productos complementarios. En consecuencia, es imposible que los productos se enfrenten o compitan en el mercado, por lo que no existe riesgo de

asociación entre un signo idéntico o similar a la marca notoria. Dicha tesis se refuerza si se tiene en cuenta que la marca <<BABARIA>>, que identifica productos de cuidado personal, se ha venido usando en Colombia desde hace más de quince años sin inconveniente alguno. La abogada que actúa en nombre del tercero interesado manifestó actuar, además, como apoderada judicial de la sociedad española Berioska S.L., empresa que aduce ser titular de la marca <<BABARIA>>, proponiendo en relación con ésta la excepción que denominó “ausencia de aprovechamiento ilícito de la marca BAVARIA”. Precisó al respecto, que la titularidad de la marca <<BABARIA>> corresponde a la empresa española Berioska S.L, la cual lleva usando por más de treinta años para distinguir productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional y que se trata de una marca reconocida dentro del sector pertinente de la industria cosmética y de cuidado personal, en razón a que maneja múltiples referencias de productos a nivel mundial, ha realizado grandes inversiones en publicidad y ha adelantado los trámites necesarios para obtener la autorización para la introducción al mercado de este tipo de productos. Agregó que por tal motivo fue que la empresa Berioska S.L. autorizó al señor José Vicente Martínez, representante para Latinoamérica, para que solicitara en Colombia el registro de su marca <<BABARIA>> y obtuviera la cancelación de registros necesarios, lo que dio lugar a la expedición de los actos acusados. En consideración a lo expuesto, manifestó que con el registro de la marca BABARIA en la clase 3 no se persigue beneficiarse del prestigio y la imagen de la

marca BAVARIA, ya que para el momento en el que la empresa española creó e inició a posicionar su marca ni siquiera tenía conocimiento de la existencia de esta última en Colombia, ni tenía forma de saberlo, habida cuenta de que la cerveza es un producto que pertenece a un renglón o sector comercial que no tiene la más mínima relación con sus negocios.

3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 3.1 La Sociedad demandante5 reiteró en líneas generales los cargos de nulidad que expuso en la demanda. 3.2. La parte demandada6 manifestó que con las Resoluciones demandadas no se ha incurrido en violación de ninguna disposición de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que el estudio de la solicitud de cancelación del registro se realizó a la luz del artículo 165 de la referida Decisión.

En ese sentido, destacó que si bien el reconocimiento de notoriedad puede tener efectos en un trámite de cancelación por no uso, esa no es una regla general, ya que sobre ella se impone la obligación de uso de la marca, es decir, la obligación de que los productos o servicios que la marca distingue hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado bajo ese signo, en la cantidad y del modo en que normalmente corresponde según su naturaleza. La carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro, el cual podrá demostrar mediante facturas comerciales, documentos contables y 5 Folios 644 a 651 del expediente. 6 Folios 632 a 638 del expediente. certificaciones de auditoría que acrediten la calidad y regularidad de su

comercialización. Ahora bien, señaló que en la actuación administrativa se aportó un estudio de la notoriedad de signos distintivos realizado por la sociedad YANHAAS S.A., encaminado a demostrar que el signo BAVARIA es notorio entre los colombianos y con el que se pretendía evidenciar cuáles son los productos con los que resulta asociado. Sus resultados demostraron que el signo sí es conocido y que es asociado con cervezas, PONY MALTA, jugos, refajos y otras bebidas. A partir de ello, fue posible concluir que el reconocimiento de la marca se ha efectuado en relación con la producción, distribución y venta de cervezas, pese a que la marca se encontraba registrada para identificar productos de la Clase 3 tales como jabones, perfumería, cosméticos, es decir, se trata de productos que no tienen una conexión competitiva entre sí. En consecuencia, al realizar el estudio de las pruebas, la SIC no encontró la conexión necesaria para afirmar que BAVARIA se relaciona con productos de aseo o con el empresario que los produce, a pesar de que es una marca notoria. Por lo anterior, solicitó denegar las pretensiones de la parte demandante. 3.3. El señor José Vicente Martínez Enguidanos y la sociedad Berioska S.L., terceros interesados7, reiteraron en sus alegatos los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda. Adicionalmente, precisaron que la notoriedad que alega la sociedad BAVARIA S.A. se demostró exclusivamente sobre el nombre comercial BAVARIA y no respecto de la marca BAVARIA para los productos de la Clase 3 de la

Clasificación Internacional, siendo que la demanda se encuentra dirigida en contra de los actos administrativos por medio de los cuales se ordenó la cancelación de esta última. Asimismo, aclaró que, a partir de las pruebas aportadas por la demandante, se encuentra demostrado que las actividades de promoción y publicidad desplegadas respecto de la marca BAVARIA se dirigen a personas mayores de edad, que buscan elevar el espíritu y calmar la sed con el consumo de bebidas, en su mayoría, cervezas. Por su parte, la publicidad de la marca BABARIA, que motivó 7 Folios 657 a 682 del expediente. la solicitud de cancelación del registro de la primera, está enfocada a otro público, en su mayoría mujeres, que no tienen restricción de edad, y ofrece cuidado de la piel, bienestar y del hogar. 3.4. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso.

4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 105-IP-20138, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: La corte consultante deberá establecer si la marca denominativa BAVARIA es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo de la presente providencia, en especial lo especificado en relación con la marca

notoriamente conocida.

SEGUNDO: Teniendo en cuenta que la figura de la marca notoriamente conocida se ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo empresarial, la actuación de buena fe en el mercado y la competencia leal, el Tribunal, haciendo un análisis integral y sistemático con la normativa que consagra la cancelación por no uso, encuentra lo siguiente: • La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, y la competencia leal. • Aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores. • Siendo esto así, y tal como se explicó anteriormente, la normativa comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de uso real y efectivo de la marca. • Asimismo, se rompen los principios registral, de territorialidad y de especialidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

En relación con este último, y teniendo en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. En este sentido, 8 Folios 525 a 554 del expediente. para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio

de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos. En este caso, la corte consultante deberá analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registral o en el mercado como tal. En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, la corte consultante deberá tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, y que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. • La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro marcado y realizar el derecho de preferencia. En este sentido, cancelar por no uso el registro de una marca notoria debe ser prolijamente analizado por parte de la corte consultante, ya que en muchos escenarios basados en el derecho preferente, no debería operar la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la marca notoria objeto de la cancelación. En consecuencia, en primer lugar debe analizarse el grado de notoriedad que ha alcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, para posteriormente determinar, en el evento de que se pretenda registrar un signo idéntico o

similar bien sea por el uso del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado. El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio. También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores. Piénsese en una marca notoria que esté de registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planeado, la cancelación por no uso no tendría cabida y, en consecuencia, la oficina de registro marcario debería negar la solicitud. Para lo anterior, se deberá hacer una análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto cancelación, ya que de

ninguna manera la