CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00071-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto TQM BY LEONISA y la marca mixta PIJAMAS T.Q.M previamente registrada / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es PIJAMAS en la clase 25 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es T.Q.M. en la clase 25 / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo TQM BY LEONISA para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y conexidad competitiva con la marca mixta PIJAMAS T.Q.M previamente registrada en la misma clase De la confrontación que se hace entre los términos T.Q.M BY LEONISA de la marca solicitada y T.Q.M. de la marca registrada, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el primero de ellos por tres (3) letras en mayúsculas separadas por puntos y dos palabras de dos (2) y siete (7) letras; y el segundo compuesto por tres (3) letras en minúsculas también separadas por puntos; estas tres letras se reproducen en la marca solicitada con la misma secuencia ortográfica. Teniendo en cuenta que del análisis comparativo entre los términos de la marca solicitada y la marca registrada se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre los elementos cotejados hay similitud debido a que existen elementos idénticos en las expresiones analizadas. […] Para la Sala resulta evidente que en el caso bajo estudio, en la marca solicitada y en la marca registrada predomina, fonéticamente, el sonido de las letras TQM que es idéntico y su pronunciación es la que tiene

mayor impacto en la mente del consumidor, por lo que a pesar de que el sonido de la marca solicitada se prolongue al pronunciar BY LEONISA, el sonido de las letras TQM es la que llama la atención del consumidor dentro de los conjuntos marcarios, llegando a la conclusión que en la dimensión fonética las marcas son similares. […] En este caso es importante resaltar que el elemento dominante dentro de los conjuntos marcarios, como ya se estableció son las letras TQM que tienen actualmente un significado; esto es, se trata de los grafemas de una expresión compuesta por las palabras “te quiero mucho”; esta expresión y la sigla conformada por los grafemas es, en este momento, de conocimiento general; sin embargo, no se encuentra probado dentro del expediente que para la época en que se expidió el acto acusado, es decir, en el año 2010, dicha sigla fuera del conocimiento generalizado, por lo que, para dicha época la configuración de las letras TQM era de fantasía y no podrían ser comparadas ideológicamente. […] En suma, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias se concluye que la marca mixta solicitada es semejante o similar a la marca mixta previamente registrada porque reproduce su elemento distintivo, por lo que es posible afirmar que se configura un riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor y se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a). […] En este caso, la marca mixta solicitada identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza “Ropa, calzados, sombrerería” y la marca mixta registrada ampara productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de

Niza “Vestidos, calzados y sombrerería”. Así, los productos amparados por la marca mixta solicitada y la marca mixta registrada son idénticos por lo que serán comercializados en los mismos sitios de venta o canales de comercialización, en tiendas especializadas en la venta de ropa y calzado y serán ofrecidos por los mismos medios de publicidad en general, como son radio, televisión o prensa, por lo que se da la posibilidad, en consecuencia, de generar riesgo de confusión y de asociación. Por lo anterior, no le asistía razón a la demandada al conceder el registro de la marca mixta solicitada, por cuanto se comprueba la posibilidad de un riesgo de confusión y asociación entre la marca mixta solicitada T.Q.M BY LEONISA y la marca mixta previamente registrada PIJAMAS T.Q.M por semejanza entre los conjuntos marcarios. además de haberse comprobado la conexión competitiva entre la marca solicitada y la marca registrada.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00071-00

Actor: CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Acción de nulidad Asunto: Marca mixta T.Q.M BY LEONISA. Cotejo entre marcas mixtas.

Referencia: SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Creaciones Estambool S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 62753 del 16 de noviembre de 2010.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Creaciones Estambool S.A.S., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado1, en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 19842, en adelante Código 1 Cfr. Folio 2

Contencioso Administrativo y en la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 1723 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina4, en adelante Decisión 486, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 62753 del 16 de noviembre de 2010. La mencionada resolución concedió el registro de la marca mixta T.Q.M BY LEONISA para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante

la Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta T.Q.M. BY LEONISA para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] PRIMERA: Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 62753 del 16 de noviembre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del Expediente Administrativo No. 10 066.490, mediante la cual se concedió el registro por el término de diez (10) años, de la marca "T.Q.M BY LEONISA" (mixta) para distinguir: Ropa, sombrerería y calzado, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación internacional de Niza a nombre de la sociedad LEONISA S.A., de Medellín (Antioquia) Colombia.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión primera, en subsidio, se ordene la cancelación del Certificado de Registro No. 414.061, correspondiente a la marca "T.Q.M BY LEONISA" (Mixta) para distinguir "Ropa, sombrerería y calzado", productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación internacional de Niza, a nombre de la sociedad LEONISA S.A., 2 “Código Contencioso Administrativo” 3 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y

en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 4 “Régimen de Propiedad Industrial” 5 Cfr. Folio 7 domiciliada en Medellín, Antioquia, Colombia.

TERCERA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

CUARTA: Que se ordene expedir copia de la Sentencia para su publicación en la

Gaceta de Propiedad Industrial. […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Leonisa S.A. solicitó el 2 de junio de 2010 ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto T.Q.M BY LEONISA para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 619 de 19 de agosto de 2010. Luego de lo cual no se presentaron oposiciones.

4.3.La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 62753 de 16 de noviembre de 2010, concedió el registro de la marca mixta T.Q.M BY LEONISA para identificar productos en Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas

5. La parte demandante adujo en su libelo introductorio la vulneración de los artículos 1346, 135 literal b)7, 136, literal a)8, 1509 y 15410 de la Decisión 486, en 6 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. concordancia con los artículos 311 del Código Contencioso Administrativo, 1312, 2913 y 6114 de la Constitución Política de Colombia.

Concepto de la violación

6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma:

6.1.Con el acto acusado, la parte demandada violó el artículo 134 en concordancia con el artículo 135, literal b) y en lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486, porque “[…] la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, debió hacer el examen de fondo de la marca solicitada que exige la ley cuando no se presenta demanda de oposición por parte de terceros a la misma, lo cual no hizo, ya que de haber hecho lo anterior, hubiera dado como resultado que se hubiera negado la marca T.Q.M BY LEONISA (mixta) clase 25 a la sociedad LEONISA S.A., por la misma ser confundible con una marca anterior en solicitud a la marca descrita y por tanto con mejor derecho denominada PIJAMAS TQM (mixta) clase 25 cuyo titular es la sociedad CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S. […]”15. 6.2. De la misma forma indicó que “[…] si de acuerdo a la normatividad citada, la marca T.Q.M BY LEONISA (Mixta) Clase 25 de la Sociedad LEONISA S.A., cumple con el requisito de representación gráfica entendida esta como la 7 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad […]”. 8 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o

de asociación […]”. 9 “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. 10 “[…] Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente […]”. 11 “[…] Artículo 3. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera […]En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos […]”. 12 “[…] Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados […]”. 13 “[…] Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]”.

14 “[…] Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”. 15Cfr. Folio 10 capacidad que tiene el signo de expresarse a través de cualquiera de las formas que puede adoptar el mismo, como puede suceder con las palabras, emblemas, etiquetas, dibujos, gráficos, etc., debido a que el mismo se representa con un elemento nominativo y un elemento figurativo, y si el mismo cumple con el requisito de distintividad intrínseca en cuanto que el mismo no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto ni servicio determinado, tal como lo expresó sobre la citada distintividad el Tribunal Andino de Justicia en Proceso 27-IP-95; lo cierto es que la misma no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud del signo para ser registrado, debido a que existe una marca con mejor derecho denominada "PIJAMAS TQM" (Mixta) clase 25 […]”16. 6.3. Agregó que “[…] los signos comparados son confundibles, ya que amparan productos idénticos y similares, y lo cual se desprende de la simple enumeración de los mismos, ya que la marca "PIJAMAS TQM" (mixta) Clase 25 (Expediente No. 09 040.265) ampara: "vestidos, calzados, sombrerería" y a su vez la marca "T.Q.M BY LEONISA" (mixta) clase 25 Expediente No. 10 066.490, ampara: "Ropa, sombrerería y calzado", teniendo en cuenta lo expuesto, debido a la conexión competitiva que se presenta entre los productos descritos, por obedecer

entre otras cosas a la misma finalidad y distribuirse en los mismos mercados, lo anterior los hace necesariamente confundibles […]”17. 6.4. Adujo que se violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 porque “[…] la confundibilidad que se presenta entre las marcas comparadas denominadas "T.Q.M BY LEONISA" (Mixta) clase 25 y "PIJAMAS TQM" (Mixta) clase 25, es evidente, debido a que dada la estructura de las mismas, se observa que lo que destaca en la citadas marcas son las letras "TQM" vs "TQM", las cuales como se puede apreciar no solo son ortográficamente idénticas, ya que lo que predomina en las mismas es la misma secuencia ortográfica formada por las letras "TQM", sino también idénticas desde el punto de vista fonético donde se presenta confundibilidad entre los signos comparados, ya que al analizarse las letras "TQM" sobre las cuales recae la atención de los consumidores en las marcas cotejadas, las mismas tienen una pronunciación idéntica, que determina que en el caso de las marcas comparadas se presente confusión directa frente a productos idénticos, en cuanto a que los consumidores pueden confundirse en el mercado y comprar el producto de una empresa creyendo que están comprando el producto de otra, sino 16 Ibidem 17 Cfr. Folio 10 y 11 también confusión indirecta o confusión por asociación, cuando los consumidores al ver dos marcas similares en el mercado de diferentes empresas donde destacan las letras "TQM", pueden considerar que provienen del mismo titular y lo cual no es cierto […]”18.

6.5. Argumentó que “[…] si desde el punto de vista ortográfico y fonético quedó demostrada la confundibilidad entre las marcas "T.Q.M BY LEON ISA" (Mixta) clase 25 y "PIJAMAS TQM" (Mixta) clase 25, desde el punto de vista gráfico, la confundibilidad entre las marcas comparadas es más manifiesta, debido a que dicho factor hace relación a la forma en que son percibidas las marcas en el mercado por los consumidores, donde al observar las etiquetas con que se identifican las marcas en conflicto, nuevamente se puede observar que lo que destaca en las mismas son las letras "TQM" […]”19. 6.6. Manifestó que “[…] para el caso que nos ocupa los términos "BY LEONISA" y "PIJAMAS" que acompañan a las marcas comparadas no pueden hacer parte del cotejo marcario, debido a que en la marca solicitada por LEONISA S.A denominada "T.Q.M BY LEONISA" (Mixta) clase 25 la expresión "BY LEONISA" está haciendo relación al nombre comercial de la sociedad solicitante de la marca […] para el caso de la expresión "PIJAMAS" que acompaña a la marca "PIJAMAS TQM" (Mixta) clase 25, la misma también debe excluirse del cotejo marcario entre las marcas ya citadas, debido a que la palabra "PIJAMAS" como tal identifica un producto de la clase 25 Internacional, lo que hace que según la Jurisprudencia dicho término no deba hacer parte de la comparación de las marcas en conflicto, ya que los términos genéricos que hacen parte de una marca por identificar un producto de una clase determinada, no pueden hacer parte de la comparación de

dos marcas para determinar si son confundibles o no […]”20. 6.7. Señaló que “[…] cuando existen dos marcas que dadas sus similitudes son confundibles y como sucede en el presente caso, debido a que en las marcas cotejadas denominadas "T.Q.M BY LEONISA" (mixta) clase 25 vs. "PIJAMAS TQM" (Mixta) clase 25, destacan las letras "TQM" vs "TQM", es obligación de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando no se presenta demanda de oposición contra una marca solicitada, negar de forma oficiosa la marca con menor derecho cuando se compara con una marca que fue solicitada con anterioridad; lo anterior demuestra la violación por parte de 18 Cfr. Folios 11 y 12 19 Cfr. Folio 12 20 Cfr. Folios 12 y 13 dicha entidad de las normas enunciadas en el presente punto, debido a que del solo cotejo de las solicitudes de las marcas comparadas, se observa sin ninguna duda, que existe un mejor derecho sobre las letras "T.Q.M" para productos de la clase 25 internacional por parte de la sociedad CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S, lo cual se demuestra con la fecha de solicitud de las marcas comparadas, ya que si la marca "PIJAMAS TQM" (mixta) clase 25 (Expediente No. 09 040.265), se solicitó por parte de la sociedad enunciada el día 22 de abril del año 2009 para el caso de la marca "T.Q.M BY LEONISA" (mixta) clase 25, la misma se solicitó en fecha muy posterior por parte de LEONISA S.A., lo cual apenas se hizo

el 2 de junio de 2010, lo que implica que esta última marca se solicitó trece meses y algunos días después que la primera marca enunciada […]”21. 6.8. Adujo que igualmente que la demandada violó los artículos 154 de la Decisión 486, artículo 3 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 13 y 29 de la Constitución Política de Colombia al “[…] no tener en cuenta las normas sobre registrabilidad contenidas en los Artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) de la Decisión 486 de Comisión la Comunidad Andina […] lo anterior determina que no se haya aplicado el debido proceso al otorgar la Superintendencia de Industria y Comercio la marca "T.Q.M BY LEONISA" (Mixta) Clase 25 a la sociedad LEONISA S.A., que se tramitó por expediente No. 10 066.490, y por lo tanto no se proteja plenamente la Propiedad Intelectual de la sociedad demandante en el presente proceso y por lo cual también se viola el Artículo 61 de la Constitución Nacional, lo que coloca a la sociedad demandante en una situación inequitativa ante la ley, debido a que si no se hubieran desconocido las citadas normas, el derecho exclusivo al uso de la marca "TQM" (mixta) Clase 25 en Colombia, solo correspondería a la sociedad CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S, sin necesidad de que ella o sus distribuidores se vean perturbados en el mercado por encontrarse en una posición injusta, donde la sociedad demandante con mejor derecho se ve obligada a soportar en el mercado una marca confundible con la suya donde destacan las letras "TQM" y sobre la cual la sociedad LEONISA S.A.,

no debería tener ningún derecho en Colombia, si la ley se hubiera aplicado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en la forma debida […]”22. 6.9. Finalmente indica que “[…] las marcas en conflicto amparan "vestuario, calzado y sombrerería", lo que implica que si se hubiera aplicado la ley marcaria 21 Cfr. Folio 13 22 Cfr. Folios 17 y 18 en forma correcta por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, no nos encontraríamos en la situación actual, donde inclusive la sociedad LEONISA S.A., puede sacar pijamas al mercado con la marca "T.Q.M BY LEONISA" (mixta), sin que la sociedad CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S, pueda hacer algo para impedir esta situación, debido a que la sociedad CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S., por la falta de aplicación de la normatividad citada en la presente demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ve obligada a soportar que en el mercado coexista con su marca, una marca confundible con ella, debido a que según la jurisprudencia los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad hasta que no sean anulados por la jurisdicción contencioso administrativa […]”23. Contestación de la demanda

7. La parte demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 7.1. Manifestó que el acto administrativo no incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 ni en ningún precepto contenido en la

Constitución Política de Colombia o en el Código Contencioso Administrativo.

7.2. Indicó que “[...] la Dirección de Signos Distintivos con base en los criterios señalados tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, al realizar el análisis registral entró a analizar los signos desde el punto de vista visual entre “T.Q.M BY LEONISA” (Mixta) y “PIJAMAS T.Q.M” (Mixta), para concluir que en efecto, NO existe semejanza alguna que pueda crear en el consumidor riesgo de confusión o asociación: T.Q.M BY LEONISA”, se compone de tres expresiones y “PIJAMAS TQM”, de dos, adicionalmente, el elemento gráfico de la primera, consiste en un tipo de letra particular con una disposición distintiva y con la figura de corazón en la letra Q Mayúscula y separadas todas por puntos, mientras que la segunda, la disposición y el tipo o grafía de las letras es diferente pues van todas en minúscula y enmarcadas en rectángulos sin puntos, elementos que en “conjunto”, ayudan a que el consumidor no incurra en error respecto de la marca y el origen empresarial de los productos que ampara […]24. 23 Cfr. Folio 18 24 Cfr. Folio 96 7.3. Respecto de la posible conexión competitiva de los productos que amparan cada una de las marcas indicó que “[…] conforme lo enseña la reiterada jurisprudencia y doctrina, para que opere la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina, se requiere que concurran dos elementos, los cuales determinan el comportamiento del consumidor en cuanto influyen, en la elección del producto o servicio que éste hace en el mercado […] El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales,

debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético, capaz de inducirlos a error; lo cual, como ya se indicó en precedencia, NO SE PRESENTA ENTRE “T.Q.M BY LEONISA” (Mixta) y “PIJAMAS T.Q.M” (Mixta) […] Y, el segundo elemento, que hace referencia a la relación que pudiera existir entre los productos o servicios que cada signo ampara […]”25. 7.4. Por lo anterior indicó que “[…] para que se NIEGUE la solicitud de registro, SE REQUIERE que los dos anteriores CONCURRAN y como bien se evidencia, en el presente caso el primer elemento NO SE DA, motivo por el cual, no se hizo necesario, pronunciarse acerca de la posible conexión competitiva de los productos o servicios que las respectivas marcas amparan ya que, al ser “T.Q.M BY LEONISA” (Mixta) suficientemente distintiva y por lo tanto, NO CONFUNDIBLE con ninguna otra marca anteriormente registrada, el consumidor, no corre riesgo de confusión o asociación, frente a la elección que del producto o servicio haga en el mercado […]”26. 7.5. Concluyó manifestando que “[…] el examen de registrabilidad de la marca “T.Q.M BY LEONISA” (mixta), realizado por la Dirección de Signos Distintivos de la Entidad se estableció que: (i) Que la marca concedida es suficientemente distintiva y por lo tanto, NO CONFUNDIBLE con ninguna otra marca anteriormente registrada, (ii) Que no operó la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina, y, (iii) Que el consumidor, no corre riesgo

de confusión o asociación, frente a la elección que del producto o servicio haga en el mismo mercado. En conclusión, como bien pueden evidenciar los H. Magistrados, la marca concedida, “T.Q.M BY LEONISA” (Mixta) Clase 25 Internacional, cuyo titular es la sociedad LEONISA S.A., NO es, se reitera, CONFUNDIBLE con la marca “PIJAMAS T.Q.M” (Mixta) Clase 25 de propiedad de CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S., por lo tanto, NO se haya incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 25 Cfr. Folios 97 y 98 26 Cfr. Folio 98 la Comunidad Andina por las razones ya expuestas, motivo por el cual, el presente cargo NO está llamado a prosperar […]”27. 7.6. Finalmente, en lo que se refiere a la violación de los artículos 154 de la Decisión 486, 3.º del Código Contencioso Administrativo y, 13 y 29 de la Constitución Política de Colombia indicó que “[…] Contrario a lo que sostiene el actor, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, con la expedición de la resolución atacada, NO contraviene el contenido de los artículos señalados por parte demandante, toda vez que, conforme a los argumentos expuestos frente al primer cargo, es claro que la marca “T.Q.M BY LEONISA” (Mixta) Clase 25 lnternacional, goza de la distintividad necesaria para distinguir en el mercado los productos que ampara, adicionalmente, su uso en el mercado no genera en el consumidor riesgo de

confusión o asociación con ninguna otra marca concedida, incluyendo la de propiedad de CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S.[…]”28.

8. Leonisa S.A., en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso, en adelante el tercero con interés, contestó la demanda, argumentando lo siguiente: 8.1. Indicó que “[…] Es tan evidente la ausencia de fundamento fáctico y jurídico de la demanda de la parte actora que se basa única y exclusivamente en una pretendida violación de la legislación marcaria, al concedérsele a mi mandante y representada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca para productos de la clase 25 internacional, que, de haberse negado, perjudicaría gravemente los intereses de mi representada LEONISA S.A. […]”29. 8.2. Sostuvo que “[…] Es tan manifiesta la diferencia gráfica, fonética y ortográfica entre la marca solicitada para registro y la de propiedad de la actora, que, para demostrarlo, solo debe efectuarse una sencilla y simple comparación entre los signos […] En primer lugar debemos tener en cuenta el elemento que predomina, pues es este elemento el que atrae la atención del consumidor y el que siempre tendrá presente. En este caso, está claro que el elemento determinante es la figura de las letras T M y especialmente la figura del corazón en el centro de etiqueta y, por supuesto, la expresión by LEONISA, es decir, coloquialmente y conforme a las modernas prácticas publicitarias, la etiqueta que 27 Cfr. Folios 99 y 100 28 Cfr. Folio 100 29 Cfr. Folio 64

contiene la marca cuyo derecho al uso exclusivo en favor de mi mandante se concedió mediante la resolución ahora impugnada, se "leería” así: “ TE QUIERO MUCHO POR LEONISA" donde la expresión “quiero” está ni más ni menos representada por el signo del amor: un corazón, figura esta nítida y clara dentro del conjunto de la etiqueta […]”30. 8.3. Indicó que la comparación debe hacerse teniendo en cuenta una visión de conjunto y de forma sucesiva, además, manifestó que “[…] la doctrina y la Jurisprudencia en infinidad de ocasiones se han manifestado indicando que el registro de signos compuestos por números, letras o combinaciones de ellos, al igual que frases largas, nacen con la característica de la debilidad frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, ya que por su naturaleza genérica o de uso común, no admiten apropiación exclusiva […]”31. 8.4.Manifestó que respecto a la manifestación que hizo la