CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00072-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / RENUNCIA TOTAL A LOS DERECHOS DE REGISTRO SOBRE UNA MARCA – Efectos. Pérdida de vigencia / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / VERIFICACIÓN DE LA APLICABILIDAD DE LA CAUSAL DE NULIDAD ALEGADA EN LA DEMANDA – Es una condición para que proceda una decisión de fondo / DEBER DEL JUEZ – De atender lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 sin que medie interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Deja de ser aplicable, en sede judicial, si se ha renunciado totalmente al registro marcario / REGISTRO MARCARIO - Pérdida de vigencia / FIN AL PROCESO - Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[C]onsultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, se advierte que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad LEONISA S.A., titular de la marca “T.Q.M. BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 402821, -otorgada mediante los actos administrativos acusados, cuya nulidad pretende la actora a través de la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su signo “PIJAMAS TQM”

(nominativo), previamente registrado-, renunció totalmente a los derechos sobre la referida marca, la cual fue aceptada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 12863 de 25 de marzo de 2015, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPIde dicha entidad. […] Para la Sala, la consecuencia del inciso 1° del artículo 171 trascrito, es que la renuncia a los derechos por parte del titular de la marca lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “T.Q.M BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS”, por cuanto su propietario renunció totalmente a ella. […] De lo expuesto, la Sala evidencia que la que renuncia total al registro que solicitó el titular de la marca y que decretó la autoridad nacional cuando ya había sido presentada la demanda, habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, […] [E]s importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues el actor pretende la nulidad de las resoluciones núms. 31094 y 42739 de 2010, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “T.Q.M BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS”, a favor de la sociedad LEONISA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. En ese orden de ideas, las

causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado, ha sido anulada o su titular ha renunciado totalmente a sus derechos. […] Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber renunciado totalmente a los derechos que el titular ostentaba respecto de la marca mixta “T.Q.M BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe resaltar que en el caso bajo examen, como ya se indicó, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia, debido a que cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos del demandante desaparezca y, por ende, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 171 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00072-00

Actor: CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

Tema: LA SOCIEDAD LEONISA S.A., TERCERO CON INTERÉS DIRECTO Y

TITULAR DE LA MARCA MIXTA CUESTIONADA, “T.Q.M BY LEONISA

SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS”, -OTORGADA MEDIANTE LOS ACTOS

ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A

TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE

ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SU SIGNO “PIJAMAS TQM”

(NOMINATIVO), PREVIAMENTE REGISTRADO-, RENUNCIÓ TOTALMENTE A SUS DERECHOS SOBRE LA MISMA. POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172, DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 31094 de 18 de junio de 2010, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Jefe de la División de 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

2 En adelante Decisión 486. Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3, y 42739 de 18 de agosto de 2010, "Por la cual se decide una revocatoria directa"4, expedida por la Directora de Signos Distintivos de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 7 de diciembre de 2009, la sociedad LEONISA S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “T.Q.M BY LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 255 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición. 3º: Que mediante Resolución núm. 31094 de 2010, la Jefe de la División de Signos Distintivos7 de la SIC, concedió el registro de la marca “T.Q.M BY LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad LEONISA S.A. 3 En adelante SIC. 4 En dicha Resolución se revocó parcialmente el artículo primero de la Resolución núm. 31094 de 18 de junio de 2010, en el sentido de corregir la denominación de la marca cuestionada, así: “[…] ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente el artículo primero de la Resolución No. 31094 de 18 de junio de 2010, emanada de la Dirección de Signos Distintivos, el cual en adelante,

expresará: “ARTÍCULO PRIMERO, Conceder el registro de: MARCA MIXTA: TQM BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS” […]”. 5 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Ropa, sombrerería y calzado […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 7 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4º: Que contra la citada resolución la citada sociedad presentó una solicitud de revocatoria directa, por cuanto el nombre de la marca concedida había sido transcrito de manera errónea. 5º: Que a través de la Resolución núm. 42739 de 18 de agosto de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC revocó parcialmente el artículo primero, en el sentido de corregir la denominación de la marca cuestionada, así: “T.Q.M

BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS”.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134, 135, literal b), y 150, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Adujo que la SIC no realizó un examen íntegro, previo a conceder el registro del signo objeto de conflicto, toda vez que pasó por alto que éste carecía de suficiente distintividad debido a que ya se encontraba en el mercado una marca similar, anteriormente registrada con mejor derecho, esto es, la expresión mixta “PIJAMAS TQM” en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular.

Afirmó que el signo “T.Q.M BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS” cumple con el requisito de representación gráfica, pero no con el de distintividad intrínseca, teniendo en cuenta que genera en el consumidor una confusión, dadas las similitudes que se presentan desde el punto de vista fonético y ortográfico, frente a la previamente registrada, exactamente en las letras “T-Q-M”. Enunció que las marcas referidas son confundibles, toda vez que amparan productos idénticos y similares, esto es: vestidos, calzados y sombrerería, así como también obedecen a la misma finalidad y se distribuyen en iguales canales de comercialización. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 136, literal a), y 154, ibidem, por indebida aplicación. Estimó que los términos “BY LEONISA” y “PIJAMAS”, que acompañan las marcas enfrentadas no pueden hacer parte del cotejo marcario, máxime si se tiene en cuenta que en la solicitada por la sociedad LEONISA S.A, la expresión “BY LEONISA” hace relación a su nombre comercial. Que, por su parte, la expresión “PIJAMAS”, que hace parte de la marca “PIJAMAS TQM”, identifica un producto perteneciente a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que la excluye de cualquier comparación, toda vez que los términos genéricos, que hacen parte de una marca, que identifique un producto de una Clase determinada, no pueden hacer parte en el cotejo para establecer si existe o no confundibilidad. Aseguró que la SIC al momento de otorgar el registro del signo objeto del conflicto

no tuvo en cuenta el derecho de prioridad o prelación que tiene el titular de una marca, previamente registrada, frente a una solicitada con posterioridad y que a su vez es confundible con la que tiene mejor derecho. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Adujo que las marcas enfrentadas y analizadas en su conjunto, presentan diferencias sustanciales dada su estructura gramatical así como su pronunciación, por lo que goza de la distintividad suficiente en el mercado pudiendo coexistir de forma pacífica sin generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Señaló que dio correcta aplicación a lo señalado en la Decisión 486, no siendo válidos, a su juicio, los argumentos presentados por la sociedad actora en cuanto a la indebida aplicación del artículo 136, literal a), ibidem. II.2. La sociedad LEONISA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que contrario a lo expuesto por la demandante, el conjunto marcario objeto de controversia, goza de la suficiente distintividad para que fuera registrado como marca.

IV.-2. En esta etapa procesal, tanto la parte actora como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo T.Q.M. BY L LEOISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS (mixto) solicitado a registro es confundible o no con la marca PIJAMAS TQM (mixta), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a). sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 2.2. Como se desprende de esta disposición, no es un signo que sea

idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 2.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en 8 Proceso 336-IP-2019. las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

3. Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro T.Q.M. BY L LEOISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS (mixto) y la marca PIJAMAS TQM (mixta), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre estos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 3.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente a) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para

el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a

comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común 4.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso el demandante argumentó que PIJAMAS sería un término genérico resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

[…]

6. Conexidad entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 6.1. En el proceso interno se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto; en ese sentido corresponde analizar este tema […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 31094 de 18 de junio de 2010, concedió el registro de la marca mixta “T.Q.M BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS” a la sociedad LEONISA S.A, para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] ropa, sombrerería y

calzado […]”. Al respecto, la demandante alegó que marcas “T.Q.M BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS” y “PIJAMAS TQM” son confundibles, toda vez que amparan productos idénticos y similares, esto es: vestidos, calzados y sombrerería, así como también obedecen a la misma finalidad y se distribuyen en iguales canales de comercialización. Estimó que los términos “BY LEONISA” y “PIJAMAS”, que acompañan las marcas enfrentadas no pueden hacer parte del cotejo marcario, máxime si se tiene en cuenta que en la solicitada por la sociedad LEONISA S.A, la expresión “BY LEONISA” hace relación a su nombre comercial. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literal b), 136, literal a) y 150 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes […]”, no así la de los artículos 134 y 154 “[…] por no ser materia controvertida el concepto de marca ni el derecho al uso exclusivo de una marca […]”. El texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el

uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada9, se advierte que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad LEONISA S.A., titular de la marca “T.Q.M. BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 402821, -otorgada mediante los actos administrativos acusados, cuya nulidad pretende la actora a través de la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su signo “PIJAMAS TQM” (nominativo), previamente registrado-, renunció totalmente a los derechos sobre la referida marca, la cual fue aceptada por la Superintendencia de Industria y 9 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 27 de agosto de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. Comercio10 mediante la Resolución núm. 12863 de 25 de marzo de 2015,

conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPIde dicha entidad. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 31 de marzo de 2015, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Cabe resaltar que el inciso primero del artículo 171 de la Decisión 486 estableció que el titular del registro marcario puede renunciar total o parcialmente a sus derechos, en los siguientes términos: “[…] Artículo 171.- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia. No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente. […]” (subraya y resalta la Sala). Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 018-IP-2014, sostuvo lo siguiente: “[…] 38. Por su parte, el artículo 171 de la misma Decisión, regula el tema de la renuncia a un registro de marca, disponiendo como único requisito para tal renuncia la voluntad del titular del registro.

39. La decisión del titular de un registro de renunciar a los derechos conferidos a una marca se la podrá realizar en cualquier momento en 10 En adelante SIC. el cual la marca esté vigente. La renuncia de un registro podrá ser total (totalidad de los productos o servicios que distingue la marca) o

parcial (sólo algunos de los productos o servicios que distingue la marca).

40. Los límites a la renuncia de un registro se da en los casos en que existan embargos o derechos reales de garantías sobre la marca, debidamente inscritos en la oficina nacional competente.

41. Finalmente, la renuncia al registro de una marca surte efectos a partir del momento de su inscripción en la oficina nacional competente. […]”.

Para la Sala, la consecuencia del inciso 1° del artículo 171 trascrito, es que la renuncia a los derechos por parte del titular de la marca lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “T.Q.M BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS”, por cuanto su propietario renunció totalmente a ella. En virtud de lo anterior y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 27 de agosto de 2021, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad LEONISA S.A., titular de la marca “T.Q.M. BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 402821, -con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su signo “PIJAMAS TQM” (nominativo), previamente registrado-,

renunció totalmente a los derechos sobre la referida marca; y que la misma fue aceptada por la Superintendencia de Industria y Comercio11 mediante la Resolución núm. 12863 de 25 de marzo de 2015, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPIde dicha entidad. Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, la Sala dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de 11 En adelante SIC. Propiedad Industrial -SIPI-, de la SIC, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 402821, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. La Sala destaca que aún cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. De lo expuesto, la Sala evidencia que la que renuncia total al registro que solicitó el titular de la marca y que decretó la autoridad nacional cuando ya había sido presentada la demanda, habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la

nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”. (Resaltado fuera de texto) Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200812, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que

hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”. Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, ha señalado: 12 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 2002-0044201. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo prev