CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00097-00-2017

MARCA – Concepto / SIGNO – Requisitos para su registro / DISTINTIVIDAD – Características / DISTINTIVIDAD – Intrínseca y extrínseca / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Concepto / SIGNO – Irregistrable cuando consiste exclusivamente en formas de uso común / FORMAS DE USO COMÚN – Concepto / FORMAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA – Concepto /

FORMAS IMPUESTAS POR LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO – Concepto /

CONEXIÓN COMPETITIVA – Criterios / MARCAS DERIVADAS – Características / SIGNO TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE CABEZA DE GATO – Irregistrable por adolecer del requisito de distintividad y consistir exclusivamente en formas de uso común La forma tridimensional que se pretende registrar, comparada con las otras formas empleadas por los productores de alimento para gatos, no presenta diferencias sustanciales, por lo que, siguiendo la interpretación prejudicial citada líneas atrás, la misma no ha dejado de ser usual. La forma tridimensional, conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe ser de tal peculiaridad que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial, lo que no ocurre en el presente caso. Siguiendo lo anterior, entonces, utilizar la cabeza de un gato para presentar el mencionado producto, sin que existan elementos adicionales, constituye en definitiva un signo genérico, usual y descriptivo de dicha clase de productos que no permite atribuirle un origen empresarial determinado y, por ello, el producto podría provenir de cualquier productor de comida para gato, lo cual hace palpable la falta del requisito de distintividad en el signo distintivo que se pretende registrar

por parte de MARS, INCORPORATED. […]. [E]l hecho de que se solicite para registro una marca derivada no quiere significar que inevitablemente el signo solicitado deba registrarse, pues resulta necesario el correspondiente examen de registrabilidad que, en el presente asunto, arrojó que el signo solicitad por MARS, INCORPORATED carecía de distintividad para distinguir los productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

SÍNTESIS DEL CASO: En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se demandan las Resoluciones 26680, 33806 y 53630, todas de 2010, por medio de las cuales en definitiva, la Superintendencia de Industria y Comercio negó al demandante el registro de un signo tridimensional correspondiente a la figura de una cabeza de gato para distinguir productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, aduciendo vulneración de los artículos 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000 y del artículo 83 de la Constitución Política. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINAARTÍCULO 135 LITERAL C / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 138

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00097-00

Actor: MARS, INCORPORATED Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Análisis de confundibilidad de marcas tridimensionales.

Se decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentara la sociedad MARS, INCORPORATED, en contra de las resoluciones 26.680 del 26 de mayo de 2010, 33.806 del 29 de junio de 2010 y 53.630 del 30 de septiembre de 2010, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. - Antecedentes 1.- La demanda La sociedad MARS INCORPORATED, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con el fin de solicitar la nulidad de las resoluciones núm. 26.680 del 26 de mayo de 2010 y núm. 33.806 del 29 de junio de 2010, expedidas por la jefe de la División Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y en contra de la Resolución núm. 53.630 del 30 de septiembre de 2010, expedida por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

A título de restablecimiento del derecho pidió que se ordenara a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca tridimensional solicitada por la parte actora, en el expediente núm. 09-124.375. Como normas violadas, el actor consideró que se infringían los artículos 135 (literal b) de la Decisión 486 de 2000, 4 y 83 de la Constitución Política. En relación con el artículo 135 (literal b) de la Decisión 486 de 2000, la demandante considera que fue indebidamente aplicada toda vez que el signo tridimensional cuyo registro se pretende, contrario a lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio, no es la forma como comúnmente se presentan los alimentos para mascotas en el mercado. Para acreditar lo anterior, hace referencia a los productos identificados con las marcas FRISKIES, CAT CHOW, ROYAL CANIN y WHISKAS, para señalar que la comida para mascotas se presenta en forma de pescados, animales de mar, corazones, bolas, triángulos y cruces; e, igualmente, que ninguna de ellas se presenta en forma de figuras de cabezas de gatos. El actor continúa su exposición, señalado que los actos administrativos demandados están falsamente motivados e, igualmente, no aplicaron la doctrina sobre marcas derivadas. Al respecto considera que el signo tridimensional que pretende registrar es un signo único, singular, original y, por ello, distintivo. Agrega que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que con anterioridad había encontrado que la figura de la cabeza de gato era suficientemente distintiva para identificar alimentos para mascotas e indicativa de un origen empresarial determinado, esto es, el de

MARS, INCORPORATED.

Por lo expuesto líneas atrás, expresa que el diseño de la marca tridimensional que pretende registrar no representa la forma usual de un producto y, por el contrario, constituye una representación única y singular de la silueta de un gato que la Superintendencia de Industria y Comercio ha encontrado suficientemente distintivo concediéndole varios registros de marcas mixtas1 y figurativas2 que incorporan, precisamente, la figura de la cabeza de gato que es similar al signo que se pretende 1 Certificado de registro núm. 153875 para la clase 31; certificado de registro núm. 237458 para la clase 31; y certificado de registro núm. 189794 para la clase 31. registrar, por lo que debe entenderse que esta nueva marca es derivada de aquellas cuyo registro fue anteriormente concedido a la sociedad actora, toda vez que no presenta una modificación sustancial respecto de aquellas y frente a las cuales ya cuenta con un derecho adquirido frente a dicha figura. Cabe señalar que no esgrime argumento alguno en relación con la violación de los artículos 4 y 83 de la Constitución Política. 2.- Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio, en forma oportuna, contestó la demanda formulada en su contra solicitando despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda por cuanto, en concepto de su apoderado judicial, carecen de apoyo jurídico. Al adentrarse en el análisis de los cargos formulados por el actor, manifiesta que no aplicó indebidamente el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 por

cuanto, insiste, el signo presentado para su registro carece de distintividad en la medida en que al ser observado por un consumidor promedio «(…) no le refiere un producto de un origen empresarial determinado, es más, la forma “tridimensional” presentada a registro, consiste en la forma común como cualquier otro empresario del ramo podría presentar los alimentos para “gato” (…)». Siendo, entonces, la forma común de una cabeza de gato que carece de otros elementos que la podrían hacer novedosa u original, no puede ser apropiada por empresario alguno. Adicionalmente, señala que el signo no puede concederse como derivado de las marcas cuya titularidad previamente se le han concedido al demandante por cuanto 2 Certificado de registro núm. 400829 para la clase 28; certificado de registro núm. 152472 para la clase 31; certificado de registro núm. 257932 para la clase 31; certificado de registro núm. 10 027 187 para la clase 31; y certificado de registro núm. 189793 para la clase de registro 31 cada caso es autónomo e independiente, cuya decisión obedece a las circunstancias propias ventiladas en cada actuación administrativa. 3.- Alegatos de conclusión de las partes y concepto del agente del Ministerio Público Mediante auto de 10 de octubre de 2013, el despacho corrió traslado para alegar a las partes y al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa. La Superintendencia de Industria y Comercio presentó sus alegatos de conclusión y en ellos ratificó los argumentos expuestos a lo largo del proceso judicial,

insistiendo en que la marca solicitada para distinguir los productos de la clase 31 de la clasificación internacional de Niza es irregistrable, tal y como lo expusieron los actos administrativos demandados. Por su parte, la sociedad MARS, INCORPORATED, en sus alegatos de conclusión, insistió en los cargos formulados en contra de los actos administrativos demandados, esto es, la indebida aplicación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y el desconocimiento de la figura de la marca derivada, concluyendo que los mismos estan viciados de nulidad. 4.- La interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Mediante auto del 27 de agosto de 2012, el despacho sustanciador de este proceso resolvió suspenderlo para efectos de elaborar y remitir, vía electrónica, la solicitud de interpretación prejudicial de conformidad con el artículo 33 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina. Mediante oficio núm. 076-S-TJCA-2013 del 5 de febrero de 2013, el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina remitió la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, cuyas conclusiones fueron las siguientes: «(…) 1. Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad

del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión.

3. Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134.

4. Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional.

5. La corte consultante debe determinar si el signo TRIDIMENSIONAL solicitado a registro por la sociedad MARS, INCORPORATED es una forma común o necesaria en la clase 31 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

6. El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan la derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes

comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que corresponderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo (…)» II.- Consideraciones de la Sala 1.- Los actos administrativos enjuiciados En el presente proceso judicial se discute la legalidad de los siguientes actos administrativos: 1.1.- La Resolución núm. 26680 del 26 de mayo de 2010, «(…) Por la cual se niega un registro (…)», expedida por directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. En dicha resolución, la autoridad administrativa decidió negar el registro de la marca tridimensional solicitada por MARS, INCORPORATED por cuanto la figura que conforma el signo carece de distintividad debido a que:

«(…) no tienen la capacidad para diferenciar el origen empresarial de los productos que pretende distinguir el signo solicitado con los productos que ofrece o comercializa la competencia (…) Dichas figuras pueden ser utilizadas como un signo anexo a otra expresión, por lo cual el consumidor al ver el signo solicitado, no puede distinguir el origen empresarial de los productos que pretende distinguir el signo objeto de estudio. (…) En efecto, considera esta Oficina que la solicitud objeto de análisis carece de la distintividad propia de una marca, es decir, que no posee la capacidad para generar en el consumidor el efecto de reconocimiento e individualización del signo dentro del mercado. Igualmente, es insuficiente su condición distintiva, la cual es necesaria para que el consumidor identifique la procedencia empresarial de los productos que se le ofrecen en el mercado (…) Así las cosas, el signo cuyo registro se pretende no logra crear la impresión y posterior retención mental en el consumidor ante el reiterado uso de dicha expresión en el respectivo mercado y afines, claro está, con otros elementos nominativos y/o gráficos; por ende, carece de elementos que lo provean de la distintividad requerida (…)». B.- La Resolución núm. 33806 del 29 de junio de 2010, «(…) Por la cual se resuelve un recurso de reposición (…)», expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Mediante este acto administrativo, la autoridad administrativa confirmó la decisión adoptada en la Resolución núm. 26680 del 26 de mayo de 2010, insistiendo en que las formas y trazos que conforman el signo no logran imprimirle mayor

distintividad como signo tridimensional. La figura de una cabeza de gato, señala la autoridad administrativa, es una figura común que cualquier empresario podría emplear para indicar al consumidor que el producto que identifica es comida para gatos, sin que: «(…) la misma contenga alguna característica novedosa, creativa u original que lo haga distintivo frente a otros signos que pueden encontrarse en el mercado, de manera que por sí solo no logra referir el origen empresarial de los productos que se pretenden identificar con el signo tridimensional solicitado, consistiendo en una figura común que podría provenir de cualquier productor del mercado (…)». De otro lado y en relación con las marcas registradas de que es titular el demandante, la autoridad administrativa indica que cada caso es independiente y la decisión adoptada responde a las circunstancias únicas y especiales que en él se presentaron, por lo que: «(…) los registros de marca que se invocan no pueden ser el fundamento o presupuesto para conceder la marca de la referencia (…) En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables (…) De lo contrario, esta entidad vería limitado su poder discrecional y vería comprometida su posición al conceder marcas que si bien fueron registradas con anterioridad por argumentos particulares, para la fecha están incursas en causales de irregistrabilidad, en efecto, se observa que en el caso del registro No. 400829, éste pertenece a una clase internacional distinta (28), esto es se refiere a productos diferentes de los aquí solicitados para los cuales

la figura es arbitraria, mientras que los registros No. 152472, 257932 y 189793, fueron concedidos hace más de diez años bajo criterios que si bien operaban en aquel momento ahora no se encuentran acordes con los avances jurisprudenciales y doctrinales en la materia, por lo que se concluye que la Dirección de Signos Distintivos, no puede conceder el registro solicitado en tanto se encuentra comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 135, literal b), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (…)». C.- La Resolución núm. 53630 del 30 de septiembre de 2010, «(…) Por la cual se resuelve un recurso de apelación (…)», expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Finalmente, mediante esta resolución, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó, resolviendo el recurso de apelación, la Resolución núm. 26680 del 26 de mayo de 2010, reiterando que el signo solicitado, consistente en una reproducción tridimensional de una croqueta que sirve de alimento para animales, no tiene la fuera distintiva requerida para ser registrada como marca, toda vez que corresponde «(…) a la forma como en general se presentan las características de los productos reivindicados (…)» y en la medida en que no tiene la capacidad de atribuir un origen empresarial específico, por lo que en la mente del consumidor «(…) este signo será tenido como una característica del producto consistente en que tiene una forma determinada, mas no como un signo de procedencia empresarial (…)», a lo que debe agregarse que el signo carece de elementos

adicionales que le otorguen distintividad. De otro lado, reafirma la autoridad administrativa que si bien le ha concedido en oportunidades anteriores, el registro de signos distintivos que incorporan la silueta de la cara de un gato, ello se debe a la presencia de «(…) elementos que les son propios como son el estar acompañadas de algún elemento nominativo o la especial configuración en el diseño (…)». 2.- El problema jurídico La Sala debe determinar si en el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los actos administrativos enjuiciados, violó las normas que le han debido servir de fundamento, en particular, los artículos 135 (literal b) de la Decisión 486 de 2000 y 4 y 83 de la Constitución Política al negar el registro del signo tridimensional solicitado por la sociedad MARS, INCORPORATED, para distinguir productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.- La violación de los artículos 135 (literal b) de la Decisión 486 de 2000 Para desatar el problema jurídico y determinar si las disposiciones legales invocadas se han violado, resulta indispensable remitirnos a la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este proceso judicial3. Conforme lo precisó ese tribunal, el artículo 134 define a la marca como «(…) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (…)». Frente al concepto de marca, posteriormente señaló: «La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos,

gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio». Es así como, para que un signo pueda ser registrado debe reunir los siguientes requisitos: (1) perceptibilidad; (2) ser susceptible de representación gráfica; y (3) distintividad. Frente al requisito de distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó: «(…) La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado (…)» 3 Proceso 24-IP-2013 Atendiendo el aspecto intrínseco de la distintividad es que el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 contempla como causal de nulidad absoluta del registro de un signo, el hecho consistente en que aquel carezca de dicho atributo, esto es, que no tenga capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que un signo tridimensional «(…) es el que ocupa las tres dimensiones del espacio; se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves (…)». Los signos tridimensionales son mencionados expresamente en los artículos 134 y 138 de la Decisión 486 de 2000, el primero para indicar que pueden constituir marcas «(…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas (…)» y el segundo para señalar que la solicitud de registro de una marca debe cumplir, entre otros, requisitos «(…) b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color (…)». Ahora bien, atendiendo que en la presente controversia, la Superintendencia de Industria y Comercio expresa que el signo distintivo cuyo registro se pretende consiste en la forma usual como los empresarios de la clase presentan los productos en el mercado, forma que no puede ser apropiada, y que, por el contrario, la parte actora estima que el signo consistente en una cabeza de gato no puede entenderse como dicha forma usual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consignó los siguientes criterios para el análisis del presente asunto, así: «(…) El Tribunal, al referirse a la prohibición contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, relativa a la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas de uso común, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, en reciente jurisprudencia, ha expresado lo siguiente: “El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina, dispone lo siguiente: ‘No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…)’. La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto. Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los

productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal la escritura manual. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de

una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.4 Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión 4 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con

los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad generalradio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida po