CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00108-00-2017

ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la procedente contra los actos que conceden registros marcarios / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Prescripción / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – No configuración [T]eniendo en cuenta que el acto acusado CONCEDE un registro marcario, es enjuiciable a través de la acción de nulidad relativa, a que alude el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, y no de la de nulidad y restablecimiento del derecho, de que trata el artículo 136 del CCA, el cual, dicho sea de paso, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario. Además, en el evento de que se declare la nulidad de dicho acto, no se derivaría un restablecimiento automático del derecho subjetivo de la actora, al no existir derecho alguno que restituirle, en razón a que la consecuencia de la nulidad solicitada es sólo la cancelación del registro de la citada marca. En el presente caso, la causal alegada por la actora es la de nulidad relativa, y conforme al citado artículo 172 de la Decisión 486, de la CAN, tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del registro marcario, término este que no se cumple, pues la Resolución acusada nro. 41336 de 20 de agosto de 2009, que concedió el registro de la marca “HEXAGON”, fue notificada por edicto desfijado el 16 de septiembre de 2009 (folio 8 del cuaderno principal) y la demanda se presentó el 1º de marzo de 2011 (folio 147 del citado cuaderno).

REGISTRO MARCARIO – Concesión frente a la marca mixta HEXAGON para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza / SOLICITUD DE REGISTRO – No oposición. Consecuencias [C]abe resaltar que si bien es cierto que, en el presente caso, no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro de la marca cuestionada “HEXAGON” (mixta), que distingue servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que la entidad demandada está obligada a realizar el estudio de registrabilidad de la misma, pues su función principal, es proteger al público consumidor y a las empresas competidoras, frente a la confusión que generaría el registro de un signo distintivo.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 2 de junio de 2011, Radicación 11001-03-24-000-2004-00069-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno COTEJO MARCARIO – Entre el signo HEXAGON para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca HEXAGON registrada para amparar productos de la clase 10 de la misma clasificación /

SIGNO DE FANTASÍA – Lo es HEXAGON

[L]a Sala observa que, en el presente caso, es indudable que entre los signos en conflicto existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. En cuanto a la identidad o similitud conceptual, se señala que las marcas en conflicto son signos de fantasía, pues no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como

ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. De igual modo, la Sala estima que entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Importar, producir, comercializar y vender cualquier tipo de instrumentos, implantes, prótesis y artefactos ortopédicos y de toda clase de elementos y equipos médicos, odontológicos, quirúrgicos, hospitalarios y para la rehabilitación y drogas y medicamentos, así como productos de aseo”, que identifica la marca cuestionada y los productos de la Clase 10ª Internacional: “instrumentos y aparatos quirúrgicos”, amparados por la marca de la actora, existe una relación, especialmente, en lo que concierne a aparatos quirúrgicos, debido a que los productos de la marca de la actora requieren o pueden requerir de los servicios que identifica la marca cuestionada para tener su marca en el mercado, se promocionan por los mismos medios -folletos, televisión, prensa-, e implican un uso complementario. Por lo tanto, existe conexión competitva. Al existir entre los signos confrontados una similitud y una relación entre los productos y servicios que distinguen, es claro que se configura un riesgo de confusión entre aquellos. BUENA FE – Presunción / MALA FE – Prueba / PROHIBICIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Cuando el solicitante ha sido representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero / CANCELACIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Respecto de la marca HEXAGON para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza

[A]parece probado que la sociedad SYNTHES Y TRAUMA LTDA., hoy denominada ZIE LTDA., fue distribuidora o la persona autorizada por la sociedad HEXAGON INDUSTRIAS E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA., para distribuir en Colombia los productos distinguidos con el signo “HEXAGON”, protegido en Brasil, conforme consta en el contrato celebrado el 16 de mayo de 2006 y en los documentos de Autorización de Distribución Exclusiva” de 15 de marzo de 2007 y 2 de septiembre de 2008, visibles a folios 13 a 18 del cuaderno principal. Así mismo, se demostró que la sociedad HEXAGON INDUSTRIAS E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA era titular de la marca “HEXAGON” (nominativa), para identificar productos comprendidos en la Clase 10ª Internacional, en Brasil, de acuerdo con el Certificado nro. 827170211, vigente hasta el 21 de febrero de 2015 (…) Por consiguiente, para la Sala es evidente que la conducta reprochada encaja dentro la citada prohibición de registro, prevista en el literal d), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, dado que se probó que la sociedad SYNTHES Y TRAUMA LTDA, hoy denominada ZIE LTDA., solicitante del registro de la marca cuestionada, fue distribuidora o la persona autorizada por la sociedad actora, titular de un signo idéntico, protegido en Brasil, esto es, “HEXAGON”, que ampara productos de la Clase 10ª Internacional. Aunado a lo anterior, la Sala considera que el registro de la marca cuestionada, obtenido por la nombrada sociedad ZIE LTDA., estuvo

precedido de actos contrarios a la buena fe, pues era de su conocimiento que dicha denominación era la misma que identificaba los productos de la sociedad actora, con anterioridad a que la SIC concediera el registro por ella solicitado. Conocimiento que se deriva de la calidad de distribuidor que tenía en el mercado colombiano, conforme se puso de presente anteriormente, y que evidencia que el objetivo no era el de registrar el signo para proteger la función distintiva que justifica su protección, sino que su finalidad era causar un perjuicio injusto e ilegal a partir de un esfuerzo ajeno.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 22 de febrero de 2010, Radicación 1101-03-24-000-2001-00209-01, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno. ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL EN PROPIEDAD INDUSTRIAL – Solicitar el registro de una marca con la intención de perjudicar a un empresario competidor [T]eniendo en cuenta que la sociedad ZIE LTDA. actuó contrario a la buena fe y obtuvo el registro de la marca cuestionada con violación a la citada disposición comunitaria y, por ende, realizó un acto indebido, con la intención de perjudicar a la actora, se configuró también un acto de competencia desleal, en virtud de lo señalado en el artículo 258 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, que establece que se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestas. En cuanto al concepto de actos contrarios a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha

considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL D / DECISIÓN 486 DE 2000 COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 137 / DECISIÓN 486 DE 2000 COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 151 / DECISIÓN 486 DE 2000 COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172 / DECISIÓN 486 DE 2000 COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 258 / DECISIÓN 486 DE 2000 COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 259

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00108-00

Actor: HEXAGON INDUSTRIAS E COMERCIO DE APARELHOS

ORTOPEDICOS LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: TESIS: LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

CUESTIONADA “HEXAGON”, QUE IDENTIFICA SERVICIOS DE LA CLASE 35

INTERNACIONAL ENCAJA DENTRO LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO,

PREVISTA EN EL LITERAL D), DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000, DE LA CAN, DADO QUE SE PROBÓ QUE EL SOLICITANTE DE DICHA

MARCA ERA DISTRIBUIDOR O LA PERSONA AUTORIZADA POR LA

SOCIEDAD ACTORA, TITULAR DE UN SIGNO SIMILAR, PROTEGIDO EN

BRASIL, ESTO ES, “HEXAGON”, QUE AMPARA PRODUCTOS DE LA CLASE

10 INTERNACIONAL. ADEMÁS, CONSTITUYE ACTO DE MALA FE Y DE

COMPETENCIA DESLEAL.

La sociedad HEXAGON INDUSTRIAS E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, que se debe interpretar como acción de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución nro. 41336 de 20 de agosto de 2009, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: La sociedad HEXAGON INDUSTRIAS E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. tiene su domicilio en Campinas, Brasil y es la titular de la marca “HEXAGON” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 10ª Internacional. 2º: Para efectos de la comercialización de dichos productos en Colombia, contactó a la sociedad PROMED QUIRÚRGICOS LTDA, domiciliada en Bogotá D.C.

3º: Con ocasión de los acuerdos logrados respecto de la distribución de los productos distinguidos con la marca “HEXAGON”, se constituyó en Colombia la sociedad SYNTHES Y TRAUMA LTDA. con la que firmó un acuerdo de distribución exclusiva, pero no la autorizó ni expresa ni tácitamente para registrar la marca “HEXAGON” (nominativa) a su nombre ni para cederla en favor de ningún otro titular. 4º: Posteriormente, dicha sociedad cambió su nombre de SYNTHES Y TRAUMA LTDA. a ZIE LTDA., por lo que debió suscribir nuevas autorizaciones para la distribución de los productos que, en principio, fueron de carácter exclusivo, pero que a partir del año 2009 no tuvieron dicho carácter. 5º: El 12 de febrero de 2009 la sociedad ZIE LTDA., sin contar con la autorización debida, solicitó el registro de la marca “HEXAGON” (mixta) para distinguir servicios de la Clase 35 Internacional, los que, a su juicio, están directamente relacionados con los productos de la Clase 10ª Internacional, en la que se encuentra la marca “HEXAGON” (nominativa), de la cual es titular. 6º: En razón de no tener distribuidores exclusivos, contactó a la sociedad CORTICAL LTDA. para que distribuyera los productos identificados con la marca “HEXAGON” (nominativa), Clase 10ª, en mercados nuevos y diferentes a los incursionados por la sociedad ZIE LTDA. 7º: Que, debido al registro de mala fe realizado por la sociedad ZIE LTDA., la sociedad CORTICAL LTDA. se ha visto impedida para comercializar los productos

de la “HEXAGON” (nominativa), importados de Brasil. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que, de conformidad con los artículos 136, literal d) y 137, de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, en concordancia con el artículo 172, ibidem, un signo distintivo no puede ser registrado como marca por parte de un representante, distribuidor o persona no autorizada por el titular del signo protegido, so pena de ser entendido, en palabras de la doctrina y la jurisprudencia internacional, como un registro de “mala fe”. Afirmó que, el representante legal de la sociedad SYNTHES Y TRAUMA LTDA., posteriormente denominada ZIE LTDA. tenía pleno conocimiento de que la sociedad HEXAGON INDUSTRIAS E COMERCIO DE APARHELOS ORTOPEDICOS LTDA. era la titular de la marca “HEXAGON” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 10ª, en Brasil, conforme al Certificado nro. 827170211, vigente hasta el 21 de febrero de 2015. Expresó que, los representantes legales de dichas empresas solicitaron el registro marcario en Colombia con el único objetivo de restringir, en el futuro, la comercialización de los productos distinguidos con la marca “HEXAGON” (nominativa) por parte de HEXAGON INDUSTRIAS E COMERCIO DE

APARHELOS ORTOPEDICOS LTDA.

Trajo a colación la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, relacionada con los eventos y las consecuencias del registro de un signo

calificado como de “mala fe”, así como la eventualidad de estarse en presencia de un caso de competencia desleal, en el comercio internacional, por confusión con una marca registrada. Concluyó que, teniendo en cuenta que la sociedad SYNTHES Y TRAUMA LTDA., posteriormente denominada ZIE LTDA., actuó en Colombia como distribuidor de productos de la marca “HEXAGON”, resulta evidente la mala fe con la cual fue solicitado y obtenido el registro de la marca “HEXAGON”, para identificar servicios de la Clase 35 Internacional y la clara intención de cometer actos de competencia desleal. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Propuso la excepción de caducidad de la acción, al considerar que la demanda presentada corresponde a la de nulidad y restablecimiento del derecho, asunto que se puede inferir del encabezado del escrito de la demanda, que así lo señala, y del texto de sus pretensiones, las cuales conducen a la restitución de un derecho particular que se considera vulnerado; que, la referida demanda fue interpuesta contra la Resolución nro. 41336 de 20 de agosto de 2009 acusada, después de transcurrido el término de cuatro (4) meses de que trata el artículo 136 del CCA. Adujo que, no existe vulneración de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Por el

contrario, la Resolución acusada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. Señaló que, el signo solicitado “HEXAGON” (mixto) cumplía con los requisitos exigidos para su registro, por lo que el mismo se concedió con observancia de los derechos del debido proceso y contradicción. Expresó que, es falso que se hayan configurado las causales de irregistrabilidad alegadas, por cuanto no existía para la época de la solicitud, un registro idéntico o similar en Colombia, para identificar servicios de la Clase 35 Internacional, razón por la cual no existía posibilidad alguna de configurar riesgo de confusión o de asociación. Que, no hay prueba en Colombia o en la Comunidad Andina de la existencia de un registro válido de un signo distintivo de propiedad de la actora. Que, a pesar de contar con la oportunidad procesal para alegar un mejor derecho, no se opuso al registro de la marca cuestionada. Que, tampoco se acreditó al momento del trámite marcario que se trataba de un distribuidor, representante comercial o persona autorizada por el titular del signo en el país miembro o en el extranjero, por cuanto, a pesar de contar con el registro internacional, el mismo no era oponible para la época de los hechos al trámite ante la SIC, dado que Colombia no había adherido al Protocolo Madrid, toda vez que el registro fue concedido el 28 de agosto de 2009 y la Ley 1455 de 2011, que aprobó la adhesión al tratado, fue sancionada por el Presidente de la República el 29 de junio de 2011.

Manifestó que, no hay indicios razonables que permitan deducir que el registro del signo se hubiera solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Afirmó que, la SIC no infringió el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, habida cuenta que no hay pruebas o elementos de juicio para considerar desleal o de mala fe la solicitud de registro, máxime que ningún tercero, ni la actora formularon oposición o reparo alguno. II.1.2.- El curador ad litem de la sociedad ZIE LTDA., tercera con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda y solicitó que se denieguen las pretensiones de la misma, porque los hechos en que se fundamenta no pueden ser probados. Solicitó que se declare cualquier excepción que resultare probada en el curso del proceso. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “[…] 1.5. Al momento de resolver el proceso, se deberá verificar si la conducta acusada se ajusta o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido HEXAGON en Brasil, entendiéndose por representante a la persona que promueve y

concierta la venta de los productos o servicios de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta; es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse. 1.6. En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente la calidad de titular de la marca por un lado y de distribuidor del solicitante de la marca. […] 2.12. Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y 1 Proceso 264-IP-2016. deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo. 2.13. Conforme a lo expuesto, dentro del proceso interno, se debe determinar si la demandada quiso perpetrar o consolidar un perjuicio en contra de la sociedad demandante. […] 2.21. Al respecto, cabe precisar que, si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. 2.22. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a

través de una imitación de la marca previamente conocida. […] 2.25. En el caso en concreto se analiza la posible competencia desleal por confusión entre la marca HEXAGON registrada en Brasil y la marca HEXAGON registrada en Colombia. […] 2.27. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. […] 2.32. Por lo tanto, en el presente caso, se deberá determinar si existen indicios razonables que hagan pensar que el registro del signo HEXAGON se realizó para facilitar, perpetrar y consolidar un acto de competencia desleal por confusión. […] 3.5. Conforme con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente

considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Debe la Sala, en primer término, pronunciarse sobre la excepción propuesta por la SIC. La mencionada entidad propuso la excepción de caducidad de la acción, al considerar que entre la fecha de notificación del acto acusado y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136 del CCA. Al respecto, cabe precisar que teniendo en cuenta que el acto acusado CONCEDE un registro marcario, es enjuiciable a través de la acción de nulidad relativa, a que alude el artículo 1722 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, y no de la de nulidad y restablecimiento del derecho, de que trata el artículo 136 del CCA, el cual, dicho sea de paso, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario. Además, en el evento de que se declare la nulidad de dicho acto, no se derivaría un restablecimiento automático del derecho subjetivo de la actora, al no existir 2 “Artículo 172La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.[…]” (Las negrillas fuera de texto) derecho alguno que restituirle, en razón a que la consecuencia de la nulidad solicitada es sólo la cancelación del registro de la citada marca. En el presente caso, la causal alegada por la actora es la de nulidad relativa, y conforme al citado artículo 172 de la Decisión 486, de la CAN, tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del registro marcario, término este que no se cumple, pues la Resolución acusada nro. 41336 de 20 de agosto de 2009, que concedió el registro de la marca “HEXAGON”, fue notificada por edicto desfijado el 16 de septiembre de 20093 (folio 8 del cuaderno principal) y la demanda se presentó el 1º de marzo de 2011 (folio 147 del citado cuaderno). Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada. Ahora bien, la SIC, a través de la Resolución 41336 de 20 de agosto de 2009, concedió el registro de la marca mixta “HEXAGON”, en favor de la sociedad ZIE LTDA. para distinguir servicios de la Clase 354 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al efecto, la actora alegó que el registro de la marca “HEXAGON” (mixta), para identificar servicios de la Clase 35 Internacional fue solicitado con mala fe y con la clara intención de cometer actos de competencia desleal, toda vez que la sociedad ZIE LTDA. actuó en Colombia como distribuidor de productos de la marca “HEXAGON” (nominativa) y tenía pleno conocimiento de que la sociedad HEXAGON INDUSTRIAS E COMERCIO DE APARHELOS ORTOPEDICOS 3 Los cinco años para el ejercicio oportuno de esta acción deben contarse desde la fecha en que la marca fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial (Sentencia de 24 de agosto de 2000, expediente nro. 4954, Consejero ponente doctor GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO). 4 Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Importar, producir, comercializar y vender cualquier tipo de instrumentos, implantes, prótesis y artefactos ortopédicos y de toda clase de elementos y equipos médicos, odontológicos, quirúrgicos, hospitalarios y para la rehabilitación y drogas y medicamentos, así como productos de aseo. LTDA. era la titular de la misma, para identificar productos comprendidos en la Clase 10ª, en Brasil, conforme al Certificado nro. 827170211, vigente hasta el 21 de febrero de 2015. Por su parte, la Superintendencia demandada, en la contestación de la demanda, adujo que la actora, a pesar de contar con la oportunidad procesal para alegar un mejor derecho, no se opuso al registro de la marca cuestionada.

Sobre este asunto, cabe resaltar que si bien es cierto que, en el presente caso, no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro de la marca cuestionada “HEXAGON” (mixta), que distingue servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que la entidad demandada está obligada a realizar el estudio de registrabilidad de la misma, pues su función principal, es proteger al público consumidor y a las empresas competidoras, frente a la confusión que generaría el registro de un signo distintivo, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia de 2 de junio de 2011 (Expediente nro. 11001-03-24-0002004-00069-01, Actora: Security Systems Ltda., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), cuando razonó así: “Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón al citado tercero, ya que el hecho de no haber presentado oposición ni interpuesto los recursos de ley, no afecta para nada que la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla, haya demandado los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedieron la marca mixta “S SECURITY SYSTEMS”, clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y el depósito del nombre comercial “SECURITY SYSTEMS”, para realizar actividades relacionadas con las clases 9, 35, 38 y 42 ídem, a favor de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá, quien actúa como tercera interesada en las resultas del proceso, ya que la función principal del Ente Registrador, es

proteger al público consumidor y a las empresas competidoras, frente a la confusión que generaría el registro de un signo distintivo, respecto a un nombre comercial, así la Oficina nacional, no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho nombre comercial. Razón por la cual, esta Sala prohíja el concepto que ha continuación se trascribe, del Tribunal de Justicia Andino. (Las negrillas y subrayas fuera de texto) “Es importante advertir que todo el sistema de propiedad industrial busca, por un lado, proteger la actividad empresarial y, por otro, proteger de manera efectiva al público consumidor. Por lo tanto, aunque la autoridad competente no tuviera noticia de la existencia de un nombre comercial confundible con el signo a registrar, no se puede, por este hecho, validar un registro que podría generar riesgo de confusión en el público consumidor y, además, afectar con esto la actividad empresarial del titular del nombre comercia l. Posicionar un nombre comercial en el mercado, es una actividad ardua y complicada. Por tal motivo, no es dable, desde ningún punto de vista, avalar el registro de un signo confundible con un nombre comercial, por el simple hecho de que el registrador no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho signo distintivo. Además, se deben tener en cuenta los efectos negativos que se generarían de permitirse el registro de signos confundibles con nombres comerciales que ya actúan en el mercado; por un lado, se estaría dando vía libre al aprovechamiento injusto del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado y, por el otro, se estaría generando una gran confusión en el comercio, lo que en últimas perjudicaría gravemente al público consumidor, quien podría caer en error en

cuanto a los productos o servicios que desea adquirir” (folios 702 a 703). (Las negrillas y subrayas fuera de texto) El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal d), 137, 151, 258, y 259 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de dicha Decisión, procedía el registro de la marca “HEXAGON” para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Los textos de las normas aludidas, son los siguientes: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un repr