CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00110-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / ACTO QUE DECLARA EN ABANDONO LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – Naturaleza jurídica / ACTO DE TRÁMITE – Lo es el que declara en abandono la solicitud de patente de invención / ACTO DEFINITIVO – Lo es el que hace imposible continuar con el trámite administrativo / ACTO DE TRÁMITE – Es susceptible de control judicial cuando hace imposible continuar con el trámite

administrativo / ACTO QUE DECLARA EN ABANDONO LA SOLICITUD DE

PATENTE DE INVENCIÓN – Control judicial [L]a Sala precisa que si bien el acto administrativo por medio del cual se declara en abandono la solicitud de patente de invención no resuelve el fondo del asunto, también lo es que este hace imposible continuar con el trámite administrativo y, en consecuencia, atendiendo lo previsto en el inciso último del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos acusados son pasibles de control jurisdiccional.

SISTEMA INTERNACIONAL DE SOLICITUD DE PATENTES – Fases. Tratado

PCT / SOLICITUD INTERNACIONAL DE PATENTE DE INVENCIÓN – Requisitos / REQUISITOS SOLICITUD INTERNACIONAL DE PATENTE DE INVENCIÓN – No es necesario allegar información ni documentación relativa a los inventores ni a cesiones de derechos de estos al solicitante / REQUISITO DE CESIÓN – Debe acreditarse según las normas y la reglamentación de cada país [L]a Sala precisa que la solicitud de privilegio de patente sub examine se radicó a través de la vía del denominado Tratado de Cooperación en materia de Patentes

(en adelante Tratado PCT), que se conoce como un sistema internacional de solicitud de patentes que comprende dos fases, una fase internacional y una fase nacional. La oficina receptora de la patente en cuestión fue la oficina de patentes de los Estados Unidos de América, la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la propiedad Intelectual publicó la solicitud y la Superintendencia de Industria y Comercio, actuó en este trámite como oficina designada para examinar y eventualmente conceder la patente de conformidad con la normativa comunitaria. El Tratado PCT en su artículo 3.º indica que la solicitud internacional debe contener los siguientes requisitos básicos: un petitorio, una descripción, una o más reivindicaciones, uno o más dibujos (cuando éstos sean necesarios) y un resumen; el artículo 4.º prevé además que la solicitud internacional deberá contener la información y documentos allí descritos precisando que queda supeditado a la regulación local aplicable en la oficina designada, la obligación de presentar la información y documentos relativos a los inventores y que la omisión en el petitorio de la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor no tendrá consecuencia alguna en los Estados designados cuya legislación nacional exija esas indicaciones, pero permita que se proporcionen con posterioridad a la presentación de la solicitud nacional […] Con fundamento en el artículo citado la Sala observa que el Tratado PCT prevé que el petitorio debe contener el nombre y demás datos relativos al inventor solo si, la legislación nacional de uno de los Estados designados lo exige al momento de la presentación de lo solicitud nacional. […] [P]ara iniciar el trámite de la solicitud vía

PCT, no es necesario allegar información ni documentación relativa a los inventores ni a cesiones de derechos de estos al solicitante. El Tratado y su Reglamento, en los artículos 28 y 41, prevén la obligatoriedad de acreditar o actualizar cualquier cambio respecto de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos ante las Oficinas designadas y elegidas pero no respecto de los inventores razón por la cual queda supeditado a la legislación aplicable localmente en la oficina designada, que en ese caso serían la Decisión 486 y la Superintendencia de Industria y Comercio. En tal sentido, le asiste razón a la parte demandante cuando afirma que el requisito de cesión debe acreditarse según las normas y la reglamentación de cada país por cuanto la información relativa a los inventores es una información que se aporta para anticipar y aminorar los requisitos formales en fases nacionales. REQUISITOS SOLICITUD INTERNACIONAL DE PATENTE DE INVENCIÓN – Respecto a los inventores y cesión de derechos de estos al solicitante / INFORMACIÓN DEL INVENTOR Y CESIÓN DE DERECHOS – Normativa aplicable cuando la solicitud de patente se radica a través de la vía del denominado Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Tratado PCT / REQUISITOS SOLICITUD INTERNACIONAL DE PATENTE DE INVENCIÓN – Aplicación de la norma comunitaria andina [E]n relación con los inventores y los requisitos del documento de cesión al solicitante de la patente, resulta aplicable el artículo 22 de la Decisión 486 que dispone al respecto: “[…] el derecho a la patente pertenece al inventor quien podrá

transferirlo por acto entre vivos. Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas […]”. Como complemento a lo anterior, los artículos 26 y 27 de la misma Decisión prevén que la solicitud de patente debe contener, entre otros documentos e información, el nombre y el domicilio del inventor y la copia del documento en el que conste la cesión del derecho sobre la patente del inventor al solicitante, de ser el caso. A su vez, el artículo 38 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente examinará dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 y en caso de no cumplirlos, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación en aplicación del artículo 39 de la misma Decisión. A solicitud de parte dicho plazo podrá ser prorrogado por una sola vez y por un período igual al inicial, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. El solicitante podrá realizar modificaciones a la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el Artículo 34 de la Decisión 486. SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN - Se debe acompañar el documento de cesión de derechos / REQUERIMIENTO - Para completar requisitos

formales / SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN - - Oportunidad para su modificación / MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – Trámite / MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – Procedencia para excluir un inventor señalado por error / SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – No puede considerarse su abandono porque se dio cumplimiento al requerimiento para completar requisitos Respecto de la petición de modificación de un trámite de solicitud de patente, la normativa andina prevé que el solicitante de una patente puede modificar en cualquier tiempo la solicitud, siempre y cuando no amplíe la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, y puede también pedir, en cualquier momento, la corrección de cualquier error material razón por la cual para la Sala resulta procedente que la parte demandada hubiera utilizado el mecanismo de la solicitud de modificación para informar de la exclusión del cuarto inventor como lo dispone la Interpretación Prejudicial. […] Teniendo en cuenta que la solicitud de modificación no está supeditada a ningún término perentorio, por lo que resultaba admisible la petición de la parte demandante, le correspondía a la parte demandada requerir a la primera para que allegara las pruebas necesarias para aclarar las dudas razonables sobre la exclusión del inventor haciendo uso de las facultades del artículo 32 de la Decisión 486 que prevé que “[…] cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presente las pruebas necesarias […]”. A juicio de la Sala, le correspondía a la parte

demandada solicitar a la parte demandante el soporte documental de la exclusión del cuarto inventor, por una parte, para no desconocer su derecho moral de paternidad pero, por otra parte, para demostrar que en efecto el solicitante tenía la legitimidad conferida por todos los inventores para presentar y obtener el derecho exclusivo sobre la patente de invención. No obstante, la parte demandada no requirió a la parte demandante para que aclarara cualquier duda razonable y complementara la solicitud de modificación, y dado que no había un término preclusivo para allegar el soporte documental a tal solicitud, la Sala entiende que dado que el trámite administrativo no había terminado era legítimo para la parte demandante adjuntar el soporte de la manifestación positiva sobre su yerro de incluir un inventor en la solicitud de patente. En consecuencia, la información de soporte si fue aportada dentro del trámite de la vía gubernativa respaldando el dicho inicial de la parte demandante y cumpliendo los requisitos obligatorios que trae la Decisión 486 para continuar con el trámite administrativo […] Con base en todo lo anterior, la Sala concluye que no debió haberse declarado el abandono de la solicitud de patente de invención “MÉTODO Y SISTEMA PARA LA MANUFACTURA Y SUMINISTRO DE UN EXPLOSIVO EN EMULSIÓN” por cuanto la respuesta de la parte demandante al requerimiento debió examinarse conjuntamente con el formulario de modificación de la solicitud de patente y con los documentos allegados posteriormente por la parte demandante. SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – Finalidad de la inclusión del inventor [L]a Sala precisa que la inclusión de una persona natural como inventor en una

solicitud de privilegio atiende a dos finalidades. La primera, el reconocimiento del derecho moral de paternidad en relación con la invención; la segunda, tiene que ver con la legitimidad para que un tercero distinto del inventor solicite y obtenga ante la entidad competente el privilegio de la patente, caso en el cual, debe allegar como requisito para el trámite, el documento de cesión de los derechos patrimoniales.

FUENTE FORMAL: TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES – ARTÍCULO 3 / TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES – ARTÍCULO 4 / TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES – ARTÍCULO 28 / TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES – ARTÍCULO 41 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 22 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 26 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 27 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 34 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 38 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 39 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 259 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 260

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00110-00

Actor: DYNO NOBEL AS Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: Abandono de solicitud de patente de invención. Modificación de la solicitud. Remisión del Tratado de Cooperación de Patentes a la legislación local en materia de información del inventor y cesión de derechos al solicitante de la patente.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Dyno Nobel AS contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 19648 de 16 de abril de 2010 y 55071 de 12 de octubre de 2010. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Dyno Nobel AS, en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado1 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 852 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, presentó demanda contra la Superintendencia 1 Cfr. Folios 3 al 7 2 “Código Contencioso Administrativo” “[…] Artículo 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.

La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 19648 de 16 de abril de 2010, “Por la cual se declara abandonada una solicitud” y 55071 de 12 de octubre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones declararon abandonada la solicitud de patente de invención titulada “MÉTODO Y SISTEMA PARA LA MANUFACTURA Y SUMINISTRO DE UN EXPLOSIVO EN EMULSIÓN”, de conformidad con lo previsto en el artículo 393 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, en adelante Decisión 486.

2. La parte demandante, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada “[…] conceder la patente de la invención titulada

“MÉTODO Y SISTEMA PARA LA MANUFACTURA Y SUMINISTRO DE UN

EXPLOSIVO EN EMULSIÓN” […]”5.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se le reconozcan las siguientes pretensiones6: “[…] 2.1 Que se declare la nulidad de la Resolución N° 19.648 del 16 de abril de 2010, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio decidió negar (sic) la solicitud de patente de invención titulada “MÉTODO Y

SISTEMA PARA LA MANUFACTURA Y SUMINISTRO DE UN EXPLOSIVO

EN EMULSIÓN”. 2.2 Que se declare la nulidad de la Resolución N° 55.071 del 12 de octubre de 2010, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 19.648 del 16 de abril de 2010, al confirmarla en su integridad y declarar agotada la vía gubernativa. 2.3 Que, como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de Restablecimiento del Derecho, conceder la Patente de Invención titulada “MÉTODO Y SISTEMA PARA LA MANUFACTURA Y SUMINISTRO DE UN EXPLOSIVO EN EMULSIÓN”. 3 “[…] Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud […]”. 4 “Régimen Común sobre propiedad Industrial” 5 Cfr. Folio 25 6 Cfr. Folios 25 y 26 2.4 Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el

presente caso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del Artículo 2o del Decreto Legislativo 209 de 1957. 2.5 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones7: “[…] DYNO NOBEL AS, por medio de apoderado judicial, solicitó, el 7 de abril de 2008, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Patente de Invención titulada “MÉTODO Y SISTEMA PARA LA MANUFACTURA Y SUMINISTRO DE UN EXPLOSIVO EN EMULSIÓN” […]. A esta solicitud de Patente de Invención le correspondió el Expediente N° 08-034.603.

Mediante Oficio N° 7322 notificado el 6 de junio de 2008, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante para que dentro del término de dos meses presentara el documento de poder y el de cesión de la respectiva solicitud de patente […]. El día 2 de octubre de 2008, mi poderdante dio respuesta al requerimiento de la Superintendencia, frente a lo cual el Despacho manifestó, en la Resolución N° 19.648 del 16 de abril de 2010, que se dio “cumplimiento en forma parcial

a las observaciones de carácter jurídico allí […]. La Resolución N° 19.648 concluyó que “se considera incompleta la cesión de derechos y, en consecuencia, se declara abandonada la solicitud”. […] Mi poderdante presentó recurso de reposición en contra de la Resolución N° 19.648, con el fin de que se revocara y se permitiera continuar con el trámite de solicitud de la patente titulada “MÉTODO Y SISTEMA PARA LA

MANUFACTURA Y SUMINISTRO DE UN EXPLOSIVO EN EMULSIÓN”.

Mediante Resolución N° 55.071 del 12 de octubre de 2010, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición impetrado y confirmó en su integridad la decisión […]”. Normas violadas 7 Cfr. Folios 26 y 27

5. La parte demandante, en el libelo introductorio, adujo la vulneración por indebida aplicación, de los artículos 38, 49, 1110, 2811 y 4112 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes13, en adelante PCT14, y de las reglas 5115 y 9216 del reglamento de dicho Tratado; igualmente, los artículos 2617 y 3418 de la

Decisión 486. Concepto de la violación

6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 8 “[…] Artículo 3. Solicitud internacional. […]. 2) De conformidad con lo dispuesto en el presente Tratado y su Reglamento, una solicitud internacional deberá contener un petitorio, una descripción, una o más reivindicaciones, uno o más dibujos (cuando éstos sean necesarios) y un

resumen […]”. 9 “[…] Artículo 4. Petitorio. 1) El petitorio deberá contener: […] v) el nombre y demás datos prescritos relativos al inventor, siempre que la legislación nacional de uno de los Estados designados, por lo menos, exija que se proporcionen esas indicaciones en el momento de la presentación de una solicitud nacional. En los demás casos, dichas indicaciones podrán proporcionarse en el petitorio o en notificaciones por separado dirigidas a cada Oficina designada cuya legislación nacional las exija y permita que se proporcionen después de la presentación de la solicitud nacional. […]. 4) La omisión en el petitorio de la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor no tendrá consecuencia alguna en los Estados designados cuya legislación nacional exija esas indicaciones, pero permita que se proporcionen con posterioridad a la presentación de la solicitud nacional […]”. 10 “[…] Artículo 11. Fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional […]”. 11 “[…] Artículo 28. Modificación de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos ante las Oficinas designadas. […]”. 12 “[…] Artículo 41. Modificación de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos ante las Oficinas elegidas. […]”. 13 El Tratado fue aprobado por Ley 463 del 4 de agosto de 1998, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-246-99 de 21 de abril de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell y M.P. José Gregorio Hernández Galindo. El Tratado fue elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001; en vigor para Colombia desde el 28 de febrero de 2011.

febrero de 2011. 14 El Tratado se conoce bajo la sigla PCT en razón a su nombre en inglés “Patent Cooperation Treaty”. 15 “[…] Regla 51bis.2 Ciertas circunstancias en las que pueden no exigirse documentos o prueba. La Oficina designada, salvo que dude razonablemente de la veracidad de las indicaciones o declaración en cuestión, no exigirá ningún documento o prueba: i) respecto de la identidad del inventor (Regla 51bis.1.a)i)) (distinto de un documento que contenga una atestación bajo juramento o una declaración alegando su calidad de inventor (Regla 51bis.1.a)iv))) si, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.6, el petitorio contiene indicaciones relativas al inventor, o si, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.17.i), el petitorio contiene una declaración sobre la identidad del inventor o si dicha declaración se ha presentado directamente en la Oficina designada […]”. 16 “[…] Regla 92 Correspondencia 92.1 Carta y firma necesarias a) Todo documento distinto de la solicitud internacional propiamente dicha presentado por el solicitante durante el procedimiento internacional previsto en el Tratado y en el presente Reglamento, si no reviste en sí mismo la forma de una carta, deberá acompañarse de una carta que identifique la solicitud internacional a la que se refiere […]”. 17 “[…] Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: […] k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante […]”. 18 “[…] Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos

establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para 6.1. Sostuvo que “[…] Tanto el tratado PCT como el reglamento del mismo son silenciosos en cuanto a la necesidad de acreditación de cesión en fase internacional. En particular, la titularidad de la invención no es un requisito para la obtención de la fecha de solicitud internacional. Toda vez que la solicitud internacional tiene el efecto de una solicitud nacional regular en cada país, el requisito de cesión debe acreditarse según las normas y la reglamentación de cada país. En consecuencia, durante la fase internacional no es requisito obligatorio presentar el documento de cesión. Entonces, el requisito de cesión de los inventores al solicitante puede o no exigirse en las fases nacionales de acuerdo a la regla 51 bis 1 (a) del reglamento del PCT […]”19. 6.2. Indicó que “[…] Como herramienta de ayuda a los solicitantes el PCT en las reglas 4.17 y 51bis.2 se posibilita la inscripción de declaraciones durante la fase internacional de una solicitud. La presentación de estas declaraciones, dentro de las cuales se encuentra la cesión de derechos del inventor al solicitante, es totalmente opcional y se ha establecido como una forma de aminorar los requisitos formales en fases nacionales. En cualquier caso no se prevé pérdida alguna de derechos debido a la no presentación de estas declaraciones y/o cesiones en fase internacional. También establece la regla 92 bis del reglamento del PCT que si de la cesión de derechos resulta un cambio en la solicitud internacional no es necesario su acreditación mediante evidencia documental (copia de dicha cesión o

cambio) ante la Oficina Internacional […]”20. 6.3. Refirió que “[…] El artículo 11 del PCT, en cumplimiento de ciertos requisitos, establece el efecto de la solicitud PCT como una solicitud nacional regular en cada país. Los artículos 28 y 41 del PCT posibilitan las modificaciones en fase nacional y el artículo 34 de la Decisión 486 permite los cambios en solicitudes regulares en Colombia. De manera tal que el requisito de cesión y cualquier cambio debe acreditarse en arreglo a las normas nacionales vigentes […]”21. que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud […]”. 19 Cfr. Folio 30 20 Cfr. Folio 31 21 Ibidem 6.4. Manifestó que “[…] En Colombia el requisito de cesión se ha establecido de acuerdo al artículo 26 (k) de la Decisión 486 y expresamente se ha definido e indica que cuando se trate de documentos otorgados en el extranjero, estos deberán legalizarse de conformidad con lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil. Cuando se trate de declaraciones a que hace referencia la regla 4.17 ii) del tratado PCT, el alcance de tales declaraciones se determinará según indiquen claramente una cesión de derechos del inventor al

solicitante o su causante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.2.15 del capítulo Quinto, Título X de la Circular de la Superintendencia de Industria y Comercio. Por su parte, el artículo 34 de la Decisión 486 establece que el solicitante puede realizar modificaciones o correcciones materiales a la solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que éstas no amplíen el alcance de la invención […]”22. 6.5. Alegó que “[…] En el presente caso, mi poderdante cumplió con todos los requisitos para acreditar la modificación correspondiente al retiro de un inventor, presentando prueba documental debidamente legalizada y acreditó la cesión de los demás inventores de la manera establecida en la ley. De la resolución 55071 es claro que no se hace una aplicación correcta del PCT y su reglamento ni se fundamenta de acuerdo con estos las afirmaciones realizadas. No se mencionan los artículos sobre los cuales se basa la decisión y se violan abiertamente las reglas 51 y 92 del PCT. […]”23. 6.6. Explicó que “[…] no es válido afirmar que todo cambio en una solicitud internacional entrada en fase nacional debe ser presentado ante la Oficina Internacional ni que los documentos presentados en otras oficinas solo surtan efecto en el país de origen. Como lo establece el tratado PCT las solicitudes internacionales entradas en fase nacional tienen efecto y deben tratarse como solicitudes regulares nacionales y la solicitud internacional termina cuando se entra en fases nacionales. De manera tal, que no sería procedente acreditar ante la Oficina Internacional todos y cada uno de los cambios realizados en las fases nacionales y cualquier cambio entonces debe acreditarse según la legislación de

cada país y ante la oficina nacional competente […]”24. 6.7. Afirmó que “[…] A pesar de no haberse presentado, al responder al requerimiento fijado en el Oficio N° 7322, documento que soportara que el señor 22 Ibidem 23 Cfr. Folio 32 24 Ibidem Cornelis L. Kome no es inventor dentro de la invención […] lo cierto es que el mencionado Sr. Kome no debe figurar como inventor dentro de la solicitud de patente mencionada. Lo anterior, pues existe un documento que mi poderdante presentó en su oportunidad ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos que acredita tal situación. Este hecho fue desconocido flagrantemente por la Superintendencia al expedir las resoluciones cuya nulidad aquí se solicita […]; el 15 de abril de 2008 se presentó ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos el documento que acredita que el Sr. Cornelis L. Kome fue retirado como inventor dentro de la presente solicitud. El mismo Sr. Kome firma tal documento, donde expresa que por error se había incluido su nombre como inventor de la patente declarada abandonada por la Superintendencia […]”25. 6.8. Advirtió que “[…] es evidente que, al dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Oficio N° 7322 de la Superintendencia, no era procedente presentar un documento de cesión para el inventor Cornelis L. Kome, hecho que mi poderdante indicó al presentar una modificación inscribiendo el retiro del señor Kome. Esta modificación suprimía la necesidad de presentar un documento de cesión para el señor Kome […]”26. 6.9. Mencionó que en las actuaciones administrativas prevalece el derecho

sustancial sobre las formalidades, y que, en aras de hacer cumplir las formalidades legales, no pueden sacrificarse los derechos de los particulares en sus actuaciones frente a la Administración y en tal sentido “[…] el no haber presentado un documento de soporte que acreditara el retiro del inventor Cornelis

L. Kome junto con el formulario de modificación y/o al atender el Oficio N° 7322 no puede menoscabar el derecho de mi poderdante a que se continuara el estudio de la invención titulada MÉTODO Y SISTEMA PARA LA MANUFACTURA Y SUMINISTRO DE UN EXPLOSIVO EN EMULSIÓN y cuya protección por medio del privilegio de patente se pretendía […]”27.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial28, contestó la demanda29 y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 25 Cfr. Folios 33 y 34 26 Cfr. Folio 34 27 Cfr. Folios 35 y 36 28 Cfr. Folios 73 a 76 29 Cfr. Folios 65 a 72 7.1. Manifestó que “[…] contrario a lo que advierte el demandante, sobre los requisitos de presentación de la solicitud internacional ante la Oficina Receptora PCT, el artículo 4 sí es claro en señalar que: “El petitorio deberá contener:.... “v) el nombre y demás datos prescritos del inventor, siempre que la legislación de uno de los Estados designados, por lo menos, exija que se proporcionen esas indicaciones en el momento de la presentación de una solicitud nacional. En los demás casos, dichas indicaciones podrán proporcionarse en el petitorio o en la

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