CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00116-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto MC y la marca nominativa MC previamente registrada / REGISTRO MARCARIO - No procede respecto de la marca mixta MC para distinguir productos de la clase 29 por existir similitud y riesgo de confusión con la marca nominativa MC previamente registrada en la misma clase Esta configuración de los signos permite concluir que gramaticalmente, fonéticamente y visualmente presenta identidad sustancial y evidente que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. Se evidencia para el caso del signo solicitado «MC» (mixto), que el mismo no se encuentra acompañado de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarlo de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo que se presenta riesgo de confusión en la medida en que presentan los signos confrontados cuentan con semejanzas ortográficas y fonéticas ya explicadas. Finalmente y por lo anterior, la Sala considera como bien lo señaló la entidad demandada en los actos acusados, que el signo solicitado carece de distintividad en el mercado, por lo cual se encuentra incursa en la causal del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. […] La Sala considera que en el presente caso se presenta una conexión competitiva, pues los signos confrontados se encuentran en una misma clase internacional, presentan similares canales de comercialización y se promueven por los mismos medios de publicidad. El anterior

examen, efectuado con la rigurosidad permite concluir a la Sala que entre los signos cotejados, que amparan productos con la misma naturaleza y finalidad, existen similitudes sustanciales que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica, razón por la cual se negarán las pretensiones de nulidad formuladas en contra de los actos administrativos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00116-00

Actor: MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Y MANUFACTURAS

ALIMENTICIAS COLOMBIANAS

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad McCORMICK & COMPANY INCORPORATED, por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 61255 del 5 de noviembre de 2010, a través de la cual la

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO revocó la decisión contenida en la Resolución 15639 de 31 de marzo de 2009 y, en su lugar, negó el registro de la marca MC (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad McCORMICK & COMPANY INCORPORATED, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 85 de Código Contencioso Administrativo en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…]1Que se declare nula la Resolución No 61255, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 5 de noviembre de 2010, por medio de la cual: a) Se revocó la decisión contenida en el artículo segundo de la Resolución No 15639 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 31 de marzo de 2009, en el sentido de negar de oficio el registro de la marca MC (Mixta) en la Clase 29, con fundamento en la marca MC (nominativa) No 400825, registrada en la clase 29, a nombre de

McDONALD’S CORPORATION; y b) Se negó el registro de la marca solicitada MC (mixta), para identificar “extractos de carnes, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, salsa de frutas; aceites y grasas comestibles; caldos, caldos mixtos; sopas mixtas; salsa para pasabocas y mezclas de salsas; base de caldo con sabor a carne y pollo; corteza de frutas procesadas; semillas comestibles procesadas; cubiertas o adiciones para ensaladas”, en la Clase 29 Internacional, solicitada por mi representada, la sociedad MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED. c) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa.

2. Que como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED, se ordene lo siguiente: a) Que se confirmen las decisiones contenidas en la Resolución No 15639 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 31 de marzo de 2009 y en las Resoluciones No 25385 del 22 de mayo de 2009 y No 39834 de 31 de julio de 2009, dictadas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que se conceda el registro de la marca MC (mixta) en la clase 29 Internacional a nombre de MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED, por no presentar semejanzas respecto de la marca MC (nominativa) No 400825, fundamento de la negación, que pueda

causar riesgo de confusión o de asociación […]” (Mayúsculas tomadas del original). I.2. Los hechos Manifestó que el día 21 de octubre de 2005 la sociedad MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED, solicitó el registro de la marca MC (mixta) para amparar: “[…] extractos de carnes, futas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, salsa de frutas; aceites y grasas comestibles; caldos, caldos mixtos; sopas mixtas; salsa para pasabolas y mezclas de salsas; base de caldo con sabor a carne y pollo; corteza de frutas procesadas; semillas comestibles procesadas; cubiertas o adiciones para ensaladas”, en la Clase 29 de la Clasificación Internacional. Expresó que estando dentro del término legal, la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA., presentó escrito de oposición contra la mencionada solicitud de registro, con fundamento en las marcas MAC, en las clases 29, 30 y 31, de su propiedad. Indicó que el 13 de enero de 2006, la sociedad McDONALDS INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD presentó escrito de oposición contra la solicitud de registro, con fundamento en la marca MC y sus marcas registradas McDONALDS en las clases 29, 32 y 42. Informó que el 31 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 15639 de 31 de marzo de 2009, declaró infundadas las oposiciones presentadas por la

sociedad McDONALDS PROPERTY COMPANY y MANUFACTURAS

ALIMENTICIAS COLOMBIANAS y concedió el registro de la marca MC (mixta) en la clase 29ª a nombre de MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED. Señaló que dentro del término legal, las sociedades McDONALDS PROPERTY COMPANY y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS presentaron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra la Resolución 15639 de 31 de marzo de 2009 Indicó que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 25385 del 22 de mayo de 2009, resolvió el recurso de reposición presentado por McDONALDS INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY contra la Resolución 15639 de 31 de marzo de 2009, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación. Expresó que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 39834 del 31 de julio de 2009, resolvió el recurso de reposición presentado por Manufacturas Alimenticias de Colombianas Ltda., en contra de la Resolución 15639 de 31 de marzo de 2009, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación. Informó que el 15 de octubre de 2009, el apoderado de la sociedad McDONALDS INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY, debidamente facultado, solicitó el desistimiento de la oposición en contra de la solicitud de registro de la marca MC (mixta) a nombre de McCormick. Manifestó que el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial mediante la Resolución 61255 del 5 de noviembre de 2010, decidió lo siguiente:

a) Aceptó el desistimiento de la oposición presentada por McDONALDS INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY LTD. b) Declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA y negó de oficio el registro de la marca MC (mixta) en clase 29 Internacional, con fundamento en la marca MC (nominativa), certificado 400825, registrada en clase 29 a nombre de McDONALDS INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY. c) Revocó la decisión contenida en el artículo segundo de la Resolución 15639 del 31 de marzo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y negó el registro de la marca MC (mixta) a nombre de McCORMICK. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas, violó el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Expresó que la marca MC (mixta) es una marca derivada de las marcas registradas McCORMICK (mixtas), lo cual debió ser considerado por la Superintendencia de Industria y Comercio ya que su diseño coincide con las registradas en las clases 29 y 31 desde el año 1974 y en la clase 30 desde el año 1979. Indicó que la marca solicitada a registro goza de suficiente distintividad para ser registrada, ya que consiste en un diseño caprichoso de las letras MC, unidas de manera distintiva, y con letra única que no corresponde a una letra única que no

corresponde a ninguna fuente comúnmente conocida. Adujo que existe anterioridad de las marcas de McCORMICK & COMPANY INCORPORATED frente a la marca MC de McDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD, pues la marca McCORMICK fue utilizada desde 1897 y la versión que actualmente está utilizando, ha sido utilizada desde 1963. Señaló que la marca McCORMICK ha sido utilizada a nivel mundial aproximadamente desde el año 1900, lográndose posicionar como una de las marcas más importantes en la industria de productos alimenticios a nivel mundial y podría afirmarse que se trata de una marca notoria. Argumentó que la expresión MC es una expresión de uso común y, por lo tanto, no es posible otorgar un monopolio exclusivo sobre estas a un solo competidor, toda vez que los términos comúnmente utilizados en el mercado, no son susceptibles de apropiación exclusiva por parte de ningún tercero. Indicó que la marca solicitada no es similarmente confundible con la marca MC de MCDONALD’S sino que por el contrario puede coexistir con estas, sin crear riesgo de confusión alguno que pueda inducir al consumidor en error. Expresó que la marca solicitada está limitada para amparar productos específicos que no son comercializados en los mismos establecimientos en los que se puede adquirir los productos MCDONALD’S.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que cuando la entidad analizó en debida forma las marcas en conflicto,

estableció claramente que el elemento predominante es el denominativo. Señaló que teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encontró que los signos MC (mixta) y MC (nominativa), después del primer impacto general, son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues en su aspecto denominativo resultan de composición gramática o fonética idéntica. Indicó que al eliminar la expresión denominativa del debate judicial, se puede evidenciar que no existen elementos originales y particulares que permiten otorgar un carácter de distintividad al signo de disputa, lo que determinó denegar la marca en términos de ley. Expresó que ambos signos están compuestos por las palabras M y C cuya pronunciación en los dos casos resulta idéntica. Adicional a ello, se cuenta con una composición gráfica, que resulta insuficiente para evitar que se presente de forma alguna riesgo de confundibilidad con las marcas alegadas por el accionante. Concluyó, que la marca denegada mediante la Resolución 61255 de 5 de noviembre de 2010, se ajusta a derecho por conllevar conexión respecto de los servicios comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza referida respecto de los dos signos distintivos y, en consecuencia, se incurre en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. II.2. Mediante auto del 21 de junio de 2012, el Magistrado Ponente tuvo por no contestada la demanda por el tercero interesado la sociedad McDONALD’S

INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD, por no haberse manifestado. De igual manera, no se encuentra intervención de la Sociedad MANUFACTURAS

ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 06-IP-2014 de fecha 29 de mayo de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 134 literales a) b) y g), 136 literal b), 150, 190, 191,192, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] PRIMERO. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y además, si el signo no está incurso de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO. Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá al momento en que el signo mixto MC fue solicitado para registro determinar si el nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA PRODUCTOS MAC era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era

protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. TERCERO. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. CUARTO. La corte consultante para resolver el conflicto marcario existente tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto MC y las marcas mixtas MAC aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. QUINTO. La corte consultante para resolver el conflicto marcario existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto MC y los denominativos MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA PRODUCTOS MAC y MC, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. SEXTO. La corte consultante debe determinar si la expresión MC es de uso común para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la debilidad de la marca que la contiene. SEPTIMO. El hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en cuyo caso, deberán establecer si

cumple todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la norma comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar. OCTAVO. Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene la discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que pueda intervenir en dicho estudio. NOVENO. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. DECIMO. El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en la interpretación prejudicial”. […]”. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 19 de junio de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y a demandada, reiteraron en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó

silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad McCORMICK & COMPANY INCORPORATED., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 61255 del 5 de noviembre de 2010, a través de la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó de oficio el registro de la marca MC (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la marca MC (nominativa) certificado 400825, registrada en clase 29 a nombre de

McDONALDS INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY.

La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio no concedió el registro de la marca en comento desconociendo el artículo 135 literal b) y el literal a) del artículo 136, de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, las cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad […]”. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] a) sean idénticos o se asemejen, a una

marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de

confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto,

teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5.- El caso concreto

V.5.1. Comparación de los signos En este punto se hace necesario precisar que si bien es cierto durante el trámite administrativo se presentó oposición por las sociedades McDonald’s International Property Company Ltd y Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda., la primera desistió de la misma y, la segunda, fue declarada infundada. Cabe resaltar que la Superintendencia de industria y Comercio denegó el registro de la marca mediante un examen oficioso que realizó respecto de la marca MC de la cual es titular la sociedad Mcdonald’s, concluyendo que entre los signos enfrentados no era posible conceder el solicitado dada la identidad de los mismos. Ahora bien, comoquiera que en el curso del proceso de la referencia se notificó a las sociedades en mención y estas no intervinieron, la Sala procederá a resolver el asunto sub examine a la luz de los considerandos del acto acusado, esto es, comparando el signo solicitado con la marca de la cual es titular la sociedad McDonald’s International Property Company Ltd. En ese orden de ideas, se tiene que los signos enfrentados son los siguientes: Signo solicitado (Mixto) Marca registrada (Nominativa) MC V.3.- Los signos confrontados V.3.1.- La Sociedad McCORMICK & COMPANY INCORPORATED solicitó el registro de la Marca MC (mixta) para identificar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: “[…] extractos de carnes, futas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, salsa de frutas; aceites y grasas comestibles; caldos, caldos mixtos; sopas mixtas; salsa para pasabolas y mezclas de salsas; base de caldo con sabor a carne y pollo; corteza

de frutas procesadas; semillas comestibles procesadas; cubiertas o adiciones para ensaladas […]”. V.3.2.- El signo base de rechazo es la marca «MC» (Nominativa), registrado en la Clase 29 a nombre de McDONALD’S CORPORATION, certificado 400825, a nombre de McDONALDS INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY, esto es: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”. MC Verificado que el signo solicitado en registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por elementos nominativos y por varios elementos gráficos, la Sala considera importante tener en cuenta que en el presente caso se debe considerar principalmente los elementos nominativos, toda vez que son estas palabras las que generan un mayor impacto y recordación frente a los consumidores y subsidiariamente los elementos gráficos que componen el signo. Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”4. De la lectura detallada de las normas antes transcritas en el numeral V.2., la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra,

cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Por lo tanto, para acceder al registro de un signo marcario se debe verificar que dicho signo cumpla con los requisitos exigidos dentro de la normativa comunitaria, a entender, la distintividad, la susceptibilidad y la perceptibilidad. En este marco, es también apropiado referirse a los signos genéricos, descriptivos y de uso común, así como a las palabras genéricas, descriptivas y de uso común en la conformación de signos marcarios, y su relación con los signos en idioma extranjero. El Tribunal sostiene que en el examen de registrabilidad debe excluir en principio designaciones de uso común, genérico o descriptivo. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, comunes o genéricos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. En tal caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones, individualmente considerada, de uso común, descriptivo o genérico puedan ser utilizadas por otros empresarios. V.7.1 - La comparación de los signos Siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales de las cuales se pueda desprender la existencia de un riesgo de confusión para el público consumidor. 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. sentencia de 21 de abril de 2016. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala, Rad. número: 2010 – 00471.

• Signo solicitado - Marca registrada MC En este orden de ideas, para evaluar la similitud marcaria, el cotejo de los signos debe r