CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00121-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SAN CARLOS y el nombre comercial nombre comercial INGENIO SANCARLOS / NOMBRE COMERCIAL – Concepto / MARCA DERIVADA – Lo es el signo mixto SAN CARLOS / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto SAN CARLOS para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por ser distintivo [E]s claro que la marca SAN CARLOS, objeto de los actos acusados, corresponde a una aproximación o derivación de una marca ya protegida en el registro, respecto de la cual ostenta un derecho adquirido la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. Ahora bien, la Sala advierte que la oposición que se ha formulado contra el registro de la marca SAN CARLOS, fundada en el nombre comercial INGENIO SAN CARLOS, se dirige únicamente frente a su elemento distintivo central - la denominación SAN CARLOS -, el cual fue registrado previamente y por ende ya está protegido en el ámbito marcario, pero no ataca las variaciones ni los elementos accesorios de la marca, de tal suerte que la misma no tiene vocación de prosperar. Con todo, respecto de estos últimos elementos, es evidente que no existe riesgo de confusión entre la marca mixta censurada y el nombre comercial de la demandante. A lo anterior debe agregarse que el primer registro marcario data de 28 de julio de 1999 y que solo después de casi cuatro años (mayo de 2003) es que la sociedad demandante cuestionó ante la SIC, no este registro, sino la solicitud de uno derivado del mismo por la existencia de su nombre comercial INGENIO SAN CARLOS, hecho que permite

inferir que durante ese lapso de tiempo no se ha presentado ningún riesgo de confusión entre tales signos distintivos. En este orden, es claro que si la marca SAN CARLOS, previamente registrada, ha venido coexistido pacíficamente en el mercado con el nombre comercial de la demandante, es viable también que la marca ahora cuestionada, que consiste en una derivación de la primera con apenas unas variaciones no sustanciales, coexista igualmente con aquél. Además, debe ponerse de relieve que no existe prueba alguna que demuestre que la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. obró de mala fe o con el propósito de realizar actos de competencia desleal cuando solicitó y obtuvo el primer registro de la marca SAN CARLOS. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, la Sala no encuentra que exista violación de las normas invocadas como infringidas, en tanto que la marca mixta SAN CARLOS es distintiva y no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad alegada. MARCA DERIVADA – Concepto / MARCA DERIVADA – Presupuestos para su registro / OPOSICIÓN AL REGISTRO DE UNA MARCA DERIVADA – Carácter limitado [E]l propietario de una marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que se reúnan dos condiciones: la primera, que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y la segunda, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada. Además, conforme al criterio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, la oposición al registro de una marca derivada tiene un carácter limitado, en cuanto que los obstáculos que se formulen a éste sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal de la marca, el cual, por estar previamente registrado y por ende protegido, no es susceptible de discusión. De esta forma, si frente a los nuevos elementos existe la posibilidad de riesgo de confusión entre el público consumidor, el signo no podrá ser registrado como marca.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 603 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 607

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00121-00

Actor: INGENIO SAN CARLOS S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD

Referencia: REGISTRABILIDAD DE LA MARCA DERIVADA SAN CARLOS EN LA CLASE 30 INTERNACIONAL La Sala decide en única instancia la demanda1 interpuesta en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho -que se interpretó como acción

de nulidad relativapor la sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. contra las resoluciones números 00021113 de 30 de julio de 2003, 6651 de 30 de marzo de 2004 y 00058638 de 27 de octubre de 2010, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (en adelante la SIC), mediante las cuales, respectivamente, se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se concedió el registro de la marca mixta SAN CARLOS a la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo. 1.- ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1 Folios 445 a 499 del expediente. La sociedad demandante, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (interpretada como de nulidad relativa), para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1.1. Pretensiones: “2.1. Se declare la Nulidad de la Resolución No. 00021113 del 30 de Julio de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concede el registro de la Marca de productos mixta SAN CARLOS para distinguir PRODUCTOS de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. Se declare la Nulidad de la Resolución No. 6651 del 30 de Marzo de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la cual se confirma la decisión contenida en la Resolución No. 00021113 del 30 de Julio de 2003, también proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. 2.3. Se declare la Nulidad de la Resolución No. 00058638 del 27 de Octubre de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se confirma la decisión contenida en la Resolución No. 00021113 del 30 de Julio de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, confirmando la concesión del Registro de la Marca “SAN CARLOS”, para distinguir productos de la Clase No. 30 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente AZÚCAR, CACAO, TAPIOCA,

SAGU, HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN,

PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS, MIEL, JARABE DE MELAZA Y TODOS LOS DERIVADOS DEL AZÚCAR”. 2.4. Igualmente y como consecuencia de las nulidades anteriores, solicito se hagan las siguientes declaraciones: 2.4.1. Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negar el registro de la marca SAN CARLOS para identificar productos comprendidos en la Clase No. 30 Internacional, concedido dentro del Expediente No. 02 77487.

2.4.2. En concordancia con la petición anterior, sírvase cancelar el Certificado de Registro No. 413123, que corresponde al Registro de la marca SAN CARLOS en la Clase 30 cuyo titular es la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 2.4.2. (sic) Por lo tanto solicito se sirva ordenar la inscripción de la cancelación del Certificado de registro No. 413123 asignado a la marca SAN CARLOS en la clase 30 y el archivo del respectivo expediente. 2.5. Así mismo solicitamos se sirva comunicar la Sentencia que se profiera en el presente proceso y se expida copia de la misma, ordenando a dicha entidad proceder a su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio 2.6. Igualmente se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo la resolución correspondiente, en la cual se tomen las medidas necesaria para su cumplimiento, todo de acuerdo al Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo”2. 1.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 2 de septiembre de 2002 la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. solicitó el registro de la marca SAN CARLOS (mixta), bajo el expediente 02 077487, para distinguir los siguientes productos de la Clase No. 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “AZÚCAR, CACAO, TAPIOCA, SAGU,

HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y

CONFITERÍA, HELADOS, MIEL, JARABE DE MELAZA Y TODOS LOS

DERIVADOS DEL AZÚCAR”.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. formuló oposición a la misma, con base en la titularidad del nombre comercial

INGENIO SANCARLOS S.A.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 00021113 de 30 de julio de 2003, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado. La SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra esta decisión. El primero fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución número 6651 de 30 de marzo de 2004, en el sentido de confirmar el acto impugnado y conceder el recurso subsidiario de apelación. Por su parte, el recurso de apelación fue decidido por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial por medio de la Resolución número 00058638 de 27 de octubre de 2010, confirmando el acto impugnado. 2 Folios 447 y 448 del expediente. 1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación A juicio de la parte actora los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como de los artículos 603 y 607 del Código

de Comercio. Estimó que se vulneró, por aplicación indebida, el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, en consideración a que el signo SAN CARLOS no es distintivo y carece por ende de fuerza para identificar en el mercado los productos de la Clase 30 Internacional, pues es evidente la semejanza visual, fonética y conceptual de éste con el nombre comercial INGENIO SANCARLOS, el cual goza de posicionamiento y prestigio desde hace más de sesenta (60) años, similitud que genera un riesgo de confusión y asociación para los consumidores. Precisó que la SIC en ninguno de los actos acusados reconoció el uso de dicho nombre comercial ni hizo la comparación de la marca que se pretendía registrar con este signo, a efectos de verificar si eran o no susceptibles de confusión, limitándose a señalar, erradamente, que la solicitante de la marca tenía un derecho previo sobre la expresión SAN CARLOS, marca que también es violatoria de sus derechos. Afirmó que los actos acusados vulneran, por aplicación indebida, el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Señaló que, mediante escritura pública número 108 de 28 de enero de 1950, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Tulúa, se constituyó la sociedad INGENIO SAN CARLOS S.A., la cual, luego de diversas modificaciones, se transformó en la sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A., a través de la escritura pública número 3251 de 10 de junio de 1980 de la Notaría Segunda de Cali. Agregó que, por lo tanto, desde el 28 de enero de 1950 tiene los derechos de primer uso del nombre comercial INGENIO

SANCARLOS, el cual ha adoptado y usado de manera ininterrumpida para identificarse en el ejercicio de sus actividades comerciales, anunciando y publicitando masivamente en el mercado los productos de la clase 30, en especial el azúcar y sus derivados, uso éste que lógicamente es anterior a la solicitud de la marca mixta SAN CARLOS (presentada el 2 de septiembre de 2002). Indicó que, al realizar la comparación respectiva, se advierte claramente que la marca SAN CARLOS en confundible con su nombre comercial CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A., dada su similitud visual, fonética y conceptual. Destacó que el uso del nombre comercial da derecho a su protección frente al registro de marcas idénticas o similares al mismo, como ocurre en este caso, y que, a pesar de que acreditó debidamente, a través de distintas pruebas documentales, el uso continuo e ininterrumpido del nombre comercial CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A., la SIC se abstuvo de reconocerlo, omitiendo el análisis de las pruebas respectivas allegadas a la actuación administrativa, así como de la presunción del uso de ese nombre comercial. Informó que es además titular de los siguientes signos distintivos: nombre comercial INGENIO SANCARLOS S.A., enseña comercial INGENIO SANCARLOS S.A., y de las marcas INGENIO SANCARLOS (clases 5, 30, 31, 33) y de otra marca figurativa (clase 30). Apuntó que la solicitante de la marca cambió su razón social a SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. el 6 de diciembre de 1962, y que

la sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. tiene derechos sobre el nombre comercial desde el 28 de enero de 1950, esto es, desde hace más de sesenta (60) años. Y agregó que su actividad comercial (su objeto social es “el establecimiento de ingenios azucareros para la obtención de los productos principales y derivados de la caña de azúcar”) está asociada con los productos que la sociedad titular de la marca cuestionada busca identificar bajo el signo SAN CARLOS, que son los de la clase 30 Internacional. Precisó que la marca SAN CARLOS, respecto de la cual alega la SIC que la solicitante tiene derechos, fue solicitada por la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. en el año 1992, mucho después de que la sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. haya iniciado sus actividades y empezado a usar el nombre comercial, “[…] lo que demuestra efectivamente que mi representada ha usado su nombre comercial con anterioridad al registro de la marca SAN CARLOS en el año 1992, todo de acuerdo al expediente No. 92 368688, cuya demanda de Acción de Nulidad también será debidamente presentada ante los Honorables Consejeros de Estado”3. Aduce que se violaron, por no aplicación, los artículos 603 y 607 del Código de Comercio, toda vez que se concedió una marca que es confundible con su nombre comercial. 1.2. Contestación de la demanda. 1.2.1. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO presentó escrito de contestación de la demanda4 y se opuso a sus pretensiones, en consideración

a que los actos acusados no vulneraron ninguna de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. Precisó que la marca SAN CARLOS (mixta), en la clase 30 Internacional, sí es apta para distinguir en el mercado los productos que ampara y su uso no es susceptible de generar error o riesgo de confusión en el consumidor respecto del nombre comercial de la demandante CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A., pues se concedió como “derivada” de la marca previamente registrada SAN CARLOS (mixta), también de la clase 30, con certificado número 222182, vigente hasta el año 2019, de titularidad de la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A., marca respecto de la cual tiene un “derecho adquirido” y que ya coexistía en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación frente al nombre comercial de la demandante. Afirmó que la SIC no podía dejar de atender el derecho adquirido por la solicitante en relación con la marca SAN CARLOS y que, en ese sentido, al haberse establecido en la actuación administrativa que el signo solicitado, SAN CARLOS (mixto), no constituía una variación sustancial de la marca previamente registrada, procedía la concesión del registro solicitado. Agregó a lo anterior, que la Resolución número 14399 de 28 de julio de 1999, por la cual se concedió el registro de la marca SAN CARLOS, goza de presunción de legalidad y no ha sido 3 Folio 481 del expediente. 4 Folios 561 a 572 del expediente. demandada y en consecuencia no ha sido declarada nula por la jurisdicción contencioso administrativa.

Recalcó que desde el 28 de julio de 1999 la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. tiene un derecho adquirido sobre la marca SAN CARLOS (mixta), y ésta ha venido coexistiendo pacíficamente con el nombre comercial de la demandante, y que, al ser la marca nueva una variación no sustancial de la primera, no se observa cómo pueda la marca “derivada” generar riesgo de confusión o de asociación con el nombre comercial. Finalmente, señaló que las pruebas de uso del nombre comercial presentadas tanto en la actuación administrativa como en este proceso judicial no son pertinentes ni conducentes, ya que la marca cuestionada se registró como “derivada” de una ya registrada, frente a la cual existe a la fecha un derecho adquirido. Y agregó que los alegatos y pruebas de la demanda debieron dirigirse a atacar el hecho de considerarse que la marca acusada es “derivada” o a cuestionar que los elementos circunstanciales o variaciones no sustanciales del signo concedido no son distintivos o resultan confundibles con otros signos, pues sobre la parte denominativa - SAN CARLOS - existe un “derecho adquirido”. 1.2.2. La SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda5. Afirmó que tiene desde el año 1992 protección marcaria sobre la marca mixta SAN CARLOS, para la clase 30 Internacional, y que la marca hoy cuestionada es una marca derivada que ostenta la misma protección de la primera, en especial de sus elementos predominantes, es decir, de su parte nominativa.

Recalcó que la demandante no presentó oposición al registro de la marca originaria y que ésta fue concedida a través de un acto administrativo que se encuentra ejecutoriado, es vinculante y no ha sido ni está siendo cuestionado. Indicó que la marca censurada mantiene exactamente el mismo elemento denominativo sobre el cual ya existe protección desde el año 1992, esto es, la expresión SAN CARLOS, y que lo que se modificó con la marca nueva fue un 5 Folios 513 a 528 del expediente. elemento secundario del conjunto marcario, pues simplemente se cambió y actualizó el elemento gráfico de su ya registrada marca SAN CARLOS. Estimó que si el registro de la marca SAN CARLOS del año 1992 coexiste pacíficamente con el nombre y enseña comercial de la sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A., es viable también que el signo solicitado el año 2002 y concedido hasta el 30 de julio de 2013 coexista con éstos, en tanto que se trata básicamente de los mismos signos. Señaló que el titular de una marca puede presentar nuevas solicitudes de registro de signos que constituyan una derivación de la marca registrada, para los mismos productos, como sucede en este caso con sus marcas. Finalmente, indicó que si, en gracia de discusión, se llegase a examinar las pruebas presentadas para acreditar el uso del nombre comercial, se debe tener en cuenta: (i) que las presentadas en la actuación administrativa no coinciden con las allegadas con la demanda de nulidad; y (ii) que las certificaciones suscritas por terceros no tienen soporte probatorio, en cuanto se refiere a la existencia y

representación de las sociedades y a la autenticidad e identidad de las personas que las suscriben.

2. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO La parte actora reitera, en lo esencial, los fundamentos y consideraciones de la demanda6.

La parte demandada7 reiteró los argumentos esgrimidos al contestar la demanda, a lo cual agregó que “[…] el signo solicitado por la parte actora “SAN CARLOS” difiere bastante en (sic) el nombre comercial INGENIO SAN CARLOS, haciéndose perfectamente diferenciable una expresión de la otra, sin que implique necesariamente riesgo de confusión”; que “[…] la expresión SAN CARLOS queda fuera de toda discusión […] al ostentar sobre la misma el aquí solicitante derechos 6 Folios 610 a 656 del expediente. 7 Folios 668 a 671 del expediente. marcarios previos en [la] Clase 30 Internacional”; y que “[…] aún de llegar a determinarse el uso efectivo del nombre y/o enseña comercial INGENIO SANCARLOS en cabeza de la sociedad, este hecho no podría ser fundamentado (sic) para la negación del registro marcario solicitado, ya que no podría surgir un derecho sobre dicho nombre comercial vulnerando un derecho marcario que goza de presunción de legalidad, el cual nació en virtud de un registro y no con el uso, tratándose de un derecho ya concedido, que goza de plena validez jurídica […]”. El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos expuestos en su escrito de intervención8. El Ministerio Público no presentó concepto de fondo en este proceso.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 144-IP-2013 de fecha 11 de septiembre de 20139, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo SAN CARLOS

(mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente

interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan. 8 Folios 658 a 667 del expediente. 9 Folios 597 a 607 del expediente.

CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo SAN CARLOS (mixto) fue solicitado para registro el nombre comercial INGENIO SAN CARLOS S.A. era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signo mixto comparado con uno denominativo es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo mixto y uno denominativo se determina que si en éste

predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. El signo mixto solicitado a registro que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

SEXTO: El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan la derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

SÉPTIMO: La coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios.” II.- CONSIDERACIONES 3.1. Los actos acusados Las resoluciones acusadas, números 00021113 de 30 de julio de 2003, 6651 de 30 de marzo de 2004 y 00058638 de 27 de octubre de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, declararon infundada la oposición

presentada por la demandante y concedieron el registro de la marca mixta SAN CARLOS a la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. Objeto de la controversia y la normativa aplicable De acuerdo con la demanda, la Sala deberá establecer si son nulas las resoluciones administrativas que concedieron el registro de la marca mixta SAN CARLOS para distinguir productos de la Clase 30 Internacional, derivada de la marca SAN CARLOS (mixta) registrada en la misma clase, por no ser distintiva conforme al artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 e incurrir en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 136 de dicha norma comunitaria, en cuanto que es confundible con el nombre comercial INGENIO SANCARLOS utilizado para distinguir productos de la misma clase. Las citadas normas comunitarias son del siguiente tenor: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]” Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo

uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]” (Se resalta por la Sala) En la demanda se invocan también como infringidas por los actos acusados los artículos 603 y 607 del Código de Comercio10. A su turno, en la interpretación prejudicial emitida para este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estimó que igualmente deben tenerse en cuenta las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de 2000: “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” 3.3. Análisis de fondo. 3.3.1. De la lectura de la normativa atrás citada, se tiene que el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina prohíbe que se registren

como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, sin que sea necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, pues es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, 10 “Artículo 603. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso si