CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00143-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo NOVAVENTA y la marca NOVA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – NOVA en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Es inapropiable / MARCAS EVOCATIVAS - Son marcas débiles susceptibles de registro por cualquier persona / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo NOVAVENTA en la clase 16 al no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca NOVA previamente registrada en la misma clase [L]a actora, como titular de un signo con un elemento de uso común, esto es “NOVA”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra de uso común, en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general, que puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan partículas que posean fuerza distintiva. Aunado a lo anterior, se resalta que la precitada Interpretación Prejudicial establece, conforme se señaló anteriormente, que las palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. […] [E]ntre la marca cuestionada “NOVAVENTA” y el signo “NOVA”, previamente registrado de la actora, no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues si bien es cierto que la referida marca cuestionada contiene la partícula de uso común “NOVA”, también lo es que al estar acompañada de la expresión “VENTA”, genera un signo

completamente distintivo y diferente al previamente registrado. […] Al respecto, se precisa que la citada expresión “VENTA” le otorga relevancia y distintividad a la marca cuestionada, y la dota “de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que las denominaciones “NOVAVENTA” y “NOVA”, tienen una relación o similitud conceptual, pues ambas expresiones son evocativas, al contener el vocablo “NOVA”, que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de algo nuevo, pero no se refiere de manera directa a una especial característica o cualidad del producto. […] [L]a Sala considera que dicha similitud conceptual no es suficientemente significativa para generar riesgo de confusión directa ni indirecta entre el público consumidor.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 25 de agosto de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2000-06535-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y 10 de marzo de 2016, Radicación 11001-03-24-0002010-00171-00, C.P. María Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00143-00

Actor: EMPRESAS CMPC S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad relativa Referencia: TESIS: LA EXPRESIÓN “NOVA” ES INAPROPIABLE, POR SER DE USO COMÚN EN LA CLASE 16 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. DE AHÍ QUE EL SIGNO “NOVAVENTA”, AL ESTAR ACOMPAÑADO

DE OTRO ELEMENTO DIFERENCIADOR, NO PRESENTA RIESGO DE

CONFUSIÓN Y ES REGISTRABLE.

La sociedad EMPRESAS CMPC S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Las Resoluciones núms. 43098 de 20 de agosto de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” ; 49757 de 20 de septiembre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 66561 de 30 de noviembre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: La sociedad NOVAVENTAS S.A.S. presentó solicitud de registro de la marca “NOVAVENTA” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Dentro del término legal, la sociedad actora EMPRESAS CMPC S.A. presentó oposición contra la anterior solicitud, en virtud de ser titular del signo “NOVA”, que ampara también productos de la citada Clase Internacional. 3º: Mediante la Resolución núm. 43098 de 20 de agosto de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “NOVAVENTA” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4°: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. 5º: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones núms. 49757 de 20 de septiembre de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 66561 de 30 de noviembre de 2010, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Adujo que las Resoluciones acusadas violan el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Señaló que dichos actos violan el derecho que tiene como titular de la marca

“NOVA”, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Consideró que las expresiones “NOVA” y “NOVAVENTA” comparten exactamente la misma raíz, contienen las mismas vocales y en el mismo orden; que la segunda reproduce en su totalidad la primera, con la simple adición de las letras “V-E-N-T-A”, lo cual llevaría al consumidor a pensar que la empresa que identifica sus productos con la marca “NOVA” sacó nuevos productos al mercado, pero que los identificó con otro signo, esto es, “NOVAVENTA”. Estimó que la expresión “NOVA” no es débil, ya que no es cierto que dicha denominación haga referencia a una característica de los productos que identifica, o al menos no a una característica necesaria de los mismos, y que si bien dicha expresión hace alusión a “NUEVO” ese significado no es de amplio conocimiento por el público; y aunque así lo fuera, reiteró, no es una característica esencial de los productos de la Clase 16 Internacional, por lo que la partícula “NOVA” no es evocativa. Alegó que en el presente caso se presenta confusión indirecta, fundamentada en el hecho de que ambos signos poseen elementos ortográficos y fonéticos similares, que pueden generar que el consumidor los asocie como provenientes de un mismo origen empresarial, no estando acorde con la realidad. Resaltó que hay exactitud absoluta en los productos que identifican ambas expresiones, por lo que tienen los mismos canales de comercialización, los medios de publicidad son idénticos o similares, sus productos tienen relación o vinculación, son del mismo género y tienen la misma finalidad.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.-CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones, dado que carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que la marca “NOVAVENTA” (denominativa), que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma comunitaria. Adujo que al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados “NOVAVENTA” (denominativa) y “NOVA” (denominativa), los cuales identifican productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, se advierte que ambas expresiones son suficientemente distintivas entre sí y, en consecuencia, no llevarían al público consumidor a confusión sobre el producto, ni sobre su procedencia empresarial. Expresó que si bien es cierto que ambos signos comparten la expresión “NOVA”, la marca solicitada está acompañada de la expresión “VENTA”, lo que hace que los signos enfrentados puedan coexistir sin inducir a confusión. Indicó que la combinación de las palabras “NOVA” y “VENTA” hace que la marca solicitada “NOVAVENTA” (denominativa) logre la distintividad suficiente. Consideró que el signo “NOVAVENTA” está compuesto por dos términos, que si

bien por separado pueden contener un concepto, al estar unidos conforman un signo de fantasía. Anotó que la partícula “NOVA” es utilizada en la conformación de marcas registradas en la Clase 16 Internacional de distintos empresarios. II.1.2.- La sociedad NOVAVENTA S.A.S., tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Adujo que la expresión “NOVA” es un vocablo latino utilizado para evocar “novedad”. En consecuencia, los consumidores la asociarán con una característica del producto o de su presentación y por esta razón es empleada por diferentes titulares de marcas registradas en la Clase 16 Internacional. Señaló que el término “NOVA” es de uso común en dicha Clase, por lo que no se puede invocar exclusividad alguna. Expresó que la presencia de la palabra “VENTA” deja claramente establecido que no se está reproduciendo la marca “NOVA”. Manifestó que la marca “NOVAVENTA” es de mayor longitud, las desinencias de ambas marcas son diferentes, al igual que las vocales que las conforman. Además, no coinciden en sus sílabas tónicas. Que la partícula “VENTA” es la que contiene la sílaba tónica de la marca cuestionada y le adiciona un sufijo distintivo, al imprimirle diferencias conceptuales, gráficas, ortográficas y fonéticas frente a la marca “NOVA”. Indicó que las marcas “NOVA” y “NOVAVENTA” (denominativas) cuentan con elementos diferenciadores que impiden el riesgo de confusión para los

consumidores, por lo que pueden coexistir en el mercado al no presentarse confusión sobre su origen empresarial.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “1.5. Teniendo presente las reglas y pautas antes expuestas, se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza 1 Proceso 630-IP-2015. que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría o no incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. (…) 2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo NOVAVENTA (denominativo) y la marca NOVA (denominativa). Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. (…) 3.1. Como en el proceso interno se discute si la denominación NOVA tiene carácter evocativo, es pertinente analizar el tema en cuestión

señalando que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a con aquel a través de un proceso deductivo. (…) 3.4. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación NOVA y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. (…) 4.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 4.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo solicitado NOVAVENTA (denominativo) es de fantasía, para, posteriormente, hacer un adecuado análisis de confundibilidad en relación con la marca registrada NOVA (denominativa). (…) 5.4. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las

partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 5.5. No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 5.6. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 5.5. precedente.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, concedió el registro de la marca “NOVAVENTA” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad demandante, al considerar que no

era confundible con su marca “NOVAVENTA” (nominativa), previamente registrada, que ampara también productos para la Clase 16 de la citada Clasificación. Sobre el particular, la actora alegó que se presenta confusión entre dichas marcas, con fundamento en que ambos signos poseen elementos ortográficos y fonéticos similares, que pueden generar que el consumidor los asocie como provenientes de un mismo origen empresarial, aunado a que tienen exactitud absoluta en los productos que identifican. Señaló, además, que la expresión “NOVA” no es débil, ya que no es cierto que la misma haga referencia a una característica necesaria de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no es evocativa. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con la norma de la citada Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca “NOVAVENTA” para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; (…)”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso: “a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual e ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos difíciles. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.” Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

NOVAVENTA NOVA

MARCA SOLICITADA MARCA (Opositora)

CUESTIONADA

(CLASE 16)

(CLASE 16) A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de las coincidencias en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de casa caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica (o figurativa) se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.”2 Antes de ello, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el examen comparativo de las marcas. Sin embargo, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el

signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa de que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó: “5.4. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos y 2 Ibídem proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 5.5. No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en

conflicto. 5.6. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 5.5. precedente . ” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.) Según la Superintendencia de Industria y Comercio y el tercero interesado en las resultas del proceso, la partícula “NOVA” es de uso común, ya que se encuentra incursa en algunas marcas de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, en el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada, se encontró que figuran las siguientes marcas registradas para la citada Clase 16, que contienen dicha expresión “NOVA”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SIGNO TITULAR

TERRANOVA EDITORES TERRANOVA EDITORES

(mixta) NOVABOND (nominativa) COLORQUIMICA S.A.S

NOVAMED (mixta) NOVAMED

NOVALIB (mixta) SIC SERVICIOS

INFORMATICOS CENTRALES

S.A.L. IMPERNOVA (nominativa) PROTEXA S.A. LUMINOVA (nominativa) STORA ENSO OYJ

NOVACARPA (nominativa) POLYMER S.A.

PIEL NOVA (mixta) PIEL NOVA, INDUSTRIA

VENEZOLANA DE

POLIURETANO C.A.

Por lo tanto, la actora, como titular de un signo con un elemento de uso común, esto es “NOVA”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra de uso común, en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general, que puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan partículas que posean fuerza distintiva. Aunado a lo anterior, se resalta que la precitada Interpretación Prejudicial establece, conforme se señaló anteriormente, que las palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. Así las cosas, la Sala observa que entre la marca cuestionada “NOVAVENTA” y el signo “NOVA”, previamente registrado de la actora, no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues si bien es cierto que la referida marca cuestionada contiene la partícula de uso común “NOVA”, también lo es que al estar acompañada de la expresión “VENTA”, genera un signo completamente distintivo y diferente al previamente registrado. Al respecto, se precisa que la citada expresión “VENTA” le otorga relevancia y distintividad a la marca cuestionada, y la dota “de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen

empresarial”3, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que las denominaciones “NOVAVENTA” y “NOVA”, tienen una relación o similitud conceptual, pues ambas expresiones son evocativas, al contener el vocablo “NOVA”, que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de algo nuevo, pero no se refiere de manera directa a una especial característica o cualidad del producto. Ahora, es del caso señalar que esta Sección en sentencia de 10 de marzo de 2016 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2010-00171-00, Actora: INDUSTRIAS DORMILUNA S.A., Consejera ponente María Elizabeth García González) indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, que si bien las marcas evocativas son registrables, son consideradas como débiles, por lo cual su titular debe aceptar o no puede impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de sus marcas, o pretender su exclusión en marcas de terceros o apropiarse de dichas expresiones. Así, lo expresó: “Sobre las marcas evocativas, es menester aclarar que si bien son registrables, son consideradas como débiles. En la citada interpretación prejudicial, se señala: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de 3 Sentencia de 25 de agosto de 2010 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2000-06535-01, Actor: THE GATES CORPORATION, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno).

evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. (Las negrillas y subrayas fuera de texto). En el caso bajo examen, la Sala estima que la marca cuestionada “SUEÑO DE LUNA” evoca la idea de productos relacionados con el acto de dormir, al igual que el nombre comercial y las marcas “DORMILUNA”, previamente registradas en favor de la actora, pero que “el titular de estos signos previamente registrados no puede impedir que la citada marca cuestionada evoque las mismas propiedades o características de sus marcas, o pretender su exclusión en marcas de terceros o apropiarse de dichas expresiones, ni fundamentar la confundibilidad marcaria, solamente en esa precisa específica circunstancia”4. (Las negrillas y subrayas fuera de texto). Por lo tanto, la Sala considera que dicha similitud conceptual no es suficientemente significativa para generar riesgo de confusión directa ni indirecta entre el público consumidor. De otra parte, cabe mencionar que si bien los signos enfrentados amparan productos de la misma clase, esto es, de la Clase 165 de la Clasificación Internacional de Niza, ello no afecta los derechos de las marcas previamente

registradas, ni su origen empresarial, habida cuenta de las diferencias ortográficas y fonéticas entre ellas y que las semejanzas encontradas no generan riesgo de confusión directa e indirecta entre el público consumidor, por lo que ambas pueden coexistir pacíficamente en el mercado. 4 Criterio expuesto por esta Sección en sentencia de 18 de febrero de 2016 (Expediente núm. 2008-00183-00, Actora: PRODUCTOS FAMILIA S.A., Consejera ponente doctora María Elizabeth García González). 5 Esta clase ampara los siguientes productos: “Libros, revistas, folletos, avisos, pendones, material publicitario impreso, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos pegamentos para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases)caracteres de imprenta, clichés. En este orden de ideas, al poseer la marca “NOVAVENTA” la condición de distintividad necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a confusión al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida