CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00182-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / MARCA NOTORIA – Protección especial / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USOAnálisis coetáneo de las normas que la regulan junto con las que rigen para las marcas notoriamente conocidas / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si procede o no la cancelación por falta de uso de la marca “FAMILIA” (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuando se alega la presunta notoriedad de la marca, es del caso antes abordar el alcance de la protección de la marca notoriamente conocida, en relación con la cancelación por falta de uso. […] En consecuencia, la marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, así no sea usada. Sobre este asunto, es del caso precisar que en relación con la marca notoria que ampara varios productos, se debe realizar, respecto de la solicitud de cancelación por no uso, un análisis consecuencial diferente, al que se realizaría sobre una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria, así no haya sido usada y que en ese análisis se deben tener en cuenta tanto las disposiciones que regulan la cancelación por no uso, como las que rigen para las marcas notoriamente conocidas.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de

12 de abril de 2012, Radicación 11001-03-24-000-2003-00322-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. MARCA NOTORIA – Protección / MARCA NOTORIA – Lo es FAMILIA para el sector pertinente de papel higiénico, servilletas, toallas de cocina, toallas de mano, paños húmedos y pañuelos faciales, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – improcedencia respecto de la marca FAMILIA para distinguir los productos higiénicos para la medicina; emplastos, material para apósitos; desinfectantes comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Procede respecto de la marca FAMILIA para distinguir los productos que no guardan conexidad competitiva con los de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza ni se encuentran dentro de su sector pertinente Las anteriores pruebas demuestran la notoriedad de dicha marca, para el sector pertinente de papel higiénico, servilletas, toallas de cocina, toallas de mano, paños húmedos y pañuelos faciales, debido a que dan cuenta sobre la inversiones publicitarias y comerciales así como de las cifras de ventas respecto de la marca en mención, factores estos últimos, entre otros, indispensables para determinar la notoriedad de la marca, para el período comprendido entre los años 1999 hasta 2006, en el territorio colombiano, conforme al artículo 228 de la Decisión 486, arriba transcrito. Ahora bien, la solicitud de cancelación por no uso de la referida

marca “FAMILIA” fue radicada el 12 de octubre de 2005, lo que permite concluir que dicha marca, a la fecha de la solicitud de la cancelación era notoriamente conocida, en relación con los citados productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, como ya se dijo, debe gozar de una protección especial respecto a las marcas comunes. […] Ahora, en el caso bajo examen la Sala observa que la marca cuestionada “FAMILIA”, la cual fue cancelada por la demandada, amparaba los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. Sobre el particular, la Sala considera que los productos antes descritos de la Clase 5ª de la citada Clasificación tienen finalidades conexas a las de los productos: papel higiénico, servilletas, toallas de cocina, toallas de mano, paños húmedos y pañuelos faciales, identificados con la Clase 16, sobre los cuales se demostró la notoriedad de la marca “FAMILIA”, en tanto que son productos sanitarios o higiénicos empleados para la limpieza. Además, se comercializan a través de los mismos canales de comercializacióngrandes cadenas, tiendas o supermercados-, se usan de manera conjunta, complementaria o alternativa (por ejemplo: material apósito en la Clase 5ª- toallas de papel en la Clase 16, productos higiénicos para la medicina en

la Clase 5ª- papel higiénico en la Clase 16), y pertenecen al mismo género de productos. En atención a lo anterior y a que la protección de las marcas notorias opera respecto de los productos conexos, se debe proteger la marca “FAMILIA” (mixta), registrada con el certificado núm. 86519, a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., exclusivamente para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que guarden conexidad competitiva y estén dentro del sector pertinente para el cual fue reconocida la notoriedad de la marca “FAMILIA” en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, resulta procedente cancelar parcialmente por no uso la citada marca, respecto de todos aquellos productos que no guardan conexidad competitiva con los de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza ni se encuentran dentro de su sector pertinente, como son: “[…] productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; material para empastar los dientes y para improntas dentales; productos veterinarios, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas […]”. Así las cosas, la marca “FAMILIA” (mixta), registrada con el certificado núm. 86519, a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., distinguirá exclusivamente los siguientes productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…]; productos higiénicos para la medicina; emplastos, material para apósitos; desinfectantes […]”.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 –

ARTÍCULO 229

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ(E)

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00182-00

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Referencia: LA MARCA NOTORIA, REGULADA EN LA DECISIÓN 486, AL

ENCONTRARSE REVESTIDA DE UNA PROTECCIÓN ESPECIAL, ROMPE EL

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN FORMA RELATIVA, DE MODO QUE ES

PROTEGIDA RESPECTO DE PRODUCTOS O SERVICIOS IDÉNTICOS,

SIMILARES Y CONEXOS Y TAMBIÉN RESPECTO DE AQUELLOS

PRODUCTOS O SERVICIOS DIFERENTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO

DEL SECTOR PERTINENTE, ASÍ NO SEAN USADAS.

La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad, establecida en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante Código Contencioso Administrativo, que se interpretó como de

nulidad y restablecimiento1, de conformidad con el artículo 85 ibidem, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 38218 de 30 de julio de 2009, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca” y 11261 de 25 de febrero de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 62948 de 17 de noviembre de 2010, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC “[…] anular la decisión que ordenó la cancelación del certificado de registro núm. 86159 de la marca mixta “FAMILIA” en la Clase 5ª de la Séptima Edición de la Clasificación Internacional de Niza […]”. 3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la 1 Mediante proveído de 3 de mayo de 2011, al admitirse la demanda, se interpretó como de nulidad y restablecimiento del dercho. Cfr. Folios 72 a 74 del cuaderno principal. sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. 4ª. Que se ordene a la SIC dictar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten

las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 4 de diciembre de 1975 solicitó y obtuvo el registro núm. 86159 para la marca “FAMILIA” (mixta), para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Que el 12 de octubre de 2006 la sociedad LABORATORIOS UNI LTDA., presentó acción de cancelación por no uso de la mencionada marca. 3°: Agregó que mediante la Resolución núm. 38218 de 30 de julio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos2 de la SIC ordenó la cancelación por no uso de la marca aludida. 4º: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de ellos mediante la Resolución núm. 11261 de 25 de febrero de 2010, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo mediante la Resolución núm. 62948 de 17 de noviembre de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2 Hoy Dirección de Signos Distintivos. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó por falta de

aplicación los artículos 225, 229, literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20003, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por cuanto dicha entidad ya había reconocido y aceptado la notoriedad de la marca “FAMILIA” (mixta) en relación con los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Manifestó que el reconocimiento de una marca notoria, además de ser sinónimo de calidad, prestigio, buena reputación y fidelidad al producto o servicio, lleva inevitablemente a romper con el principio de especialidad; que ello no es más que proteger y evitar que, con ocasión de un riesgo de confusión, asociación, dilución de la fuerza distintiva y uso parasitario, otros empresarios tiendan a aprovecharse del prestigio alcanzado. Alegó que se aplicó indebidamente el artículo 165 de la Decisión 486 porque de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la marca notoria, como lo es “FAMILIA”, ésta protegida por el artículo 229, literal b) por lo que su cancelación tiene un tratamiento diferente al de una marca común, precisamente, para evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno. Aseguró que la certeza que da el reconocimiento de un signo notorio permite abstenerse de probar su uso y que admitir que un tercero cancele este tipo de marcas es una limitación de la notoriedad reconocida, un desconocimiento de los privilegios y derechos del titular y una disminución de la fuerza distintiva y de su

valor comercial y publicitario. 3 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Expresó que en el caso bajo estudio es indudable que al uso, difusión y conocimiento de la marca “FAMILIA”, registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, es aplicable la protección derivada de una marca notoria. Indicó que es una empresa reconocida nacional e internacionalmente por la fabricación de productos de Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, máxime si se tiene en cuenta que estos tienen estrecha relación con los productos de la Clase 5ª de la citada Clasificación y que es su intención incursionar en esta última. Mencionó que al aplicar los criterios doctrinales que existen para determinar la conexidad competitiva, se encuentra que: i) si bien no hay una inclusión de los productos en una misma clase del nomenclador, debe aplicarse el criterio establecido en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486; ii) los medios de difusión y los canales de comercialización de los productos son semejantes y/o complementarios; iii) existe una relación o vinculación entre los productos; iv) se denota un uso conjunto o complementario entre los mismos; v) pueden calificarse de principal y accesorio; vi) se trata de un mismo género de productos; vii) tienen una misma finalidad; viii) podrían ser intercambiables; y ix) están dirigidos a una misma clase de consumidor. De lo anterior, concluyó que existe conexidad competitiva entre los productos, distinguidos con el registro núm. 86.159, de la Clase 5ª y los de la Clase 16 de de

la Clasificación Internacional de Niza; que realizada la ruptura del principio de especialidad en razón de la notoriedad de las marcas “FAMILIA” registradas en la Clase 16, la protección debe ser extendida a los productos de la Clase 5ª, por lo que no ha debido cancelarse la marca mixta “FAMILIA”, para distinguir productos de esta Clase, teniendo en cuenta que la SIC reconoció y aceptó la notoriedad de la marca “FAMILIA”, según consta en los actos administrativos acusados. Trajo a colación la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para indicar que en otras jurisdicciones se ha rechazado la cancelación de marcas notorias en razón de su no uso, en los eventos en que ya ha sido reconocida como notoria y que es dable encontrar un riesgo de aprovechamiento indebido del nombre (notoriedad) y del carácter distintivo de la marca. Concluyó que en el caso que nos ocupa ha sido demostrada la relación de conexidad competitiva entre productos específicos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de los cuales la demandante tiene una altísima participación en el mercado, con los de la Clase 5ª, razón por la cual también es claro que de aceptar la cancelación del registro núm. 86.159 de la marca mixta “FAMILIA” en la Clase 5ª existiría riesgo de confusión y de asociación, además de aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, la dilución de la fuerza distintivia y del valor comercial y publicitario de su marca. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto,

a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que aunque la marca “FAMILIA” se tenga como notoria para identificar la actividad empresarial relativa a la producción de ciertos productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, es evidente que no se probó el uso real y efectivo para amparar productos de la Clase 5ª de la citada Clasificación, así como tampoco el reconocimiento que frente a dichos productos de esa Clase 5ª pudiere ostentar la referida marca. Manifestó que no se desconoce el carácter de notorio de la marca y de su protección especial. Afirmó que al aplicar los criterios de conexidad competitiva, los productos de la referida Clase 5ª y los de la Clase 16 son diferentes por cuanto los de uso médico se destinan para la curación de enfermedades o el mantenimiento de la salud, tanto en seres humano como animales; mientras que el papel higiénico, las servilletas de papel, las toallas de papel y los pañuelos desechebles tienen por función el aseo personal. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de julio de 20184, corrió traslado a las partes, para que en el término de

diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio 4 Cfr. Folio 138 Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, la demandante y la demandada, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5: “[…] 1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 2.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,

actividad, productos o servicios a los que se aplicque. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente. […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen el principio de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un 5 Proceso 269-IP-2018. país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren

actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba. La marca notoria extracomunitaria no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. […] 2.7. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] 2.13. Si la marca renombrada y la marca notoria (regulada en la Decisión 486) son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuntran dentro del sector pertinente. 2.14. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma

manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulda en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación. 2.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 38218 de 30 de julio de 2009, canceló por no uso la marca “FAMILIA” (mixta), registrada con el certificado núm. 86519, a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por no existir pruebas del uso en la citada clase. Asimismo, al estimar que la referida marca es notoria para identificar papel higiénico, servilletas de papel, toallas de papel y pañuelos desechables, productos de la Clase 16 de la citada Clasificación, pero que dicha notoriedad no se extiende a los productos de la referida Clase 5ª debido a que entre ellos no existe conexidad competitiva y que no hubo ruptura del principio de especialidad. Sobre el particular, la demandante adujo que no procedía la cancelación de la

marca cuestionada “FAMILIA”, registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto es aplicable la protección derivada de la notoriedad de la marca en la Clase 16, teniendo en cuenta que existe conexidad competitiva entre los productos amparados por ambas Clases. Señaló, además, que el reconocimiento de una marca notoria permite abstenerse de probar su uso y que admitir que un tercero cancele este tipo de marcas es una limitación de la notoriedad reconocida, un desconocimiento de los privilegios y derechos del titular y una disminución de la fuerza distintiva y de su valor comercial y publicitario. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 165, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486. Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con dichas normas, procedía o no la cancelación de la marca “FAMILIA” para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 165.-La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición

interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.-Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización,

dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: […] b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, […].” Como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si procede o no la

cancelación por falta de uso de la marca “FAMILIA” (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuando se alega la presunta notoriedad de la marca, es del caso antes abordar el alcance de la protección de la marca notoriamente conocida, en relación con la cancelación por falta de uso. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal sostuvo: “[…] 2.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente. […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen el principio de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el

mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el pr