CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00185-00-2017

MARCA ENGAÑOSA – Concepto / MARCA ENGAÑOSA – No lo es PROTEX VINILO porque los productos que pretende identificar están fabricados a partir de VINILO / VINILO – Usos / REGISTRO MARCARIOProcede frente a la marca PROTEX VINILO por no ser engañosa y no estar dentro de la causal de irregistrabilidad invocada por la demandada [L]a discusión gira en torno a determinar si la expresión VINILO de la marca cuestionada, sugiere una cualidad de los productos que pretende identificar, en el sentido de indicar que están fabricados a partir de dicho material. De lo expuesto en la demanda y en los antecedentes administrativos se advierte que los productos que pretende distinguir LADECOL con la marca mixta PROTEX VINILO contienen esa sustancia. […] Vistas así las cosas, la marca que se pretende registrar no sería engañosa, puesto que no está distorsionando la información que está transmitiendo al consumidor, en tanto que comunica que el material con el cual son fabricados los productos es el VINILO. […] Es claro que quien adquiere este tipo de productos es un consumidor especializado que sabe las propiedades que en uno u otro caso tendría el bien que está fabricado en todo o en parte con VINILO. […] Al respecto la Sala observa que la SIC efectuó dicho examen a partir de la oposición formulada por la sociedad PROTEX S.A. en relación con una de las causales de irregistrabilidad contenida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (marca engañosa), entendiendo que en ese momento a su parecer se encontraba acreditado un motivo para negar la solicitud de registro de la marca PROTEX VINILO (mixta). […] Del análisis efectuado es

procedente concluir que la marca PROTEX VINILO (mixta) para identificar productos de la clase 17, no es engañosa y por lo tanto no se enmarca en la causal de irregistrabilidad invocada por la SIC en las resoluciones acusadas, lo cual lleva a que se estimen las pretensiones de la sociedad LADECOL S.A. y, en consecuencia, se ordene a la demandada el correspondiente registro DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O ADQUIRIDA – Concepto / DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O ADQUIRIDA – Elementos: No distintividad inicial de la marca y que la distintividad sobrevenga por el uso real, constante y efectivo / DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O ADQUIRIDA – Inaplicabilidad por ser desde el inicio la marca PROTEX VINILO distintiva Esta figura se encuentra contenida en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, y se ha conocido jurisprudencialmente como distintividad adquirida o sobrevenida, según la cual puede ocurrir que un signo ab initio no sea distintivo pero por su uso constante, real y efectivo en el mercado se convierta en registrable al adquirir esa característica. […] En esa medida son dos los elementos a demostrar: el primero, que una marca no sea distintiva en un comienzo y el segundo, que tal aspecto sobrevenga por el uso constante, real y efectivo, uso este que debe ser acreditado en el proceso. Sobre el punto, es necesario anotar, que solo en la medida en que se demuestre el primer supuesto es preciso entrar a analizar el segundo elemento. Al respecto, la Sala encuentra que ninguno de los dos presupuestos acontecen en éste asunto, dado que la marca mixta VINILO

PROTEX es distintiva y, en esa medida, no es necesario analizar el segundo elemento, lo cual hace improcedente la pretensión de nulidad con base en este cargo.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL I

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS (E1)

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00185-00

Actor: LADECOL S.A. (EN ADELANTE LADECOL)

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (EN ADELANTE SIC) Referencia: Marca engañosa. Examen de registrabilidad. Distintividad adquirida La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad LADECOL S.A. contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms.: 3305 del 27 de enero de 2010 por medio de la cual negó el registro de la marca mixta PROTEX VINILO para distinguir los productos comprendidos en la clase 17, la número 64067 del 23 de noviembre de 2010 a través de la cual se resolvió el recurso de apelación contra el anterior acto administrativo en el sentido de confirmarla.

I. COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con

lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

II. LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie

con respecto a las siguientes: II.1. Pretensiones. “PRIMERO: Declarar la NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RESOLUCIÓN 3305, de fecha 27 de ENERO de 2010, proferido por la Directora de Signos Distintivos, de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se negó el registro como marca mixta del signo PROTEX VINILO para distinguir productos comprendidos en la clase 17 Clasificación Internacional de Niza.- SEGUNDO: Declarar la NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RESOLUCIÓN 64067, de fecha 23 de Noviembre de 2010, proferido por el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial, de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se Negó el registro de la marca mixta PROTEX VINILO, solicitado por la sociedad LADECOL S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 17ª de la clasificación internacional de Niza, por estar comprendido en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal i)

del artículo 135 de la decisión 486 de la Comunidad Andina.- TERCERO: Consecuencialmente a título de Restablecimiento del Derecho ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, lo siguiente; 3.1.- Se ordene a la demandada conceder a la actora el registro de la marca mixta del signo PROTEX VINILO para distinguir productos comprendidos en la clase 17 de la clasificación internacional de Niza. 3.2.- Ordenar a la entidad demandada publicar la Sentencia en la gaceta de Propiedad Industrial.”1. II.2. Fundamentos de hecho 1 Folios 22 y 23 de este Cuaderno. a. La sociedad LADECOL S.A. solicitó el registro de la marca PROTEX VINILO para distinguir servicios comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Publicada la anterior solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad PROTEX S.A. formuló oposición al registro. c. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 3305 del 27 de enero de 2010 declaró fundada la citada oposición y negó a la sociedad actora el registro de la citada expresión. d. A través de su apoderado, la sociedad LADECOL S.A. interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la citada resolución, y al resolver el primero la División de Signos Distintivos revocó su decisión inicial a través de la Resolución No. 19098 del 14 de abril de 2010, en consecuencia, declaró infundada la oposición de PROTEX S.A. y concedió

el registro de la marca PROTEX VINILO (mixta) para identificar productos de la clase 17. e. Posteriormente, mediante Resolución No. 64067 del 23 de noviembre de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución No. 19098 de 2010, y en su lugar, dejar incólume el primer acto administrativo. II.3. Normas violadas y concepto de la violación La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 2, 3 y 59 de la Constitución Política, 3 y 59 del Código Contencioso Administrativo, y 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos: a. Explicó la vulneración del artículo 134 de la Decisión 486, aseverando que la marca PROTEX VINILO es una expresión que puede ser registrada para identificar productos de la clase 17, dado que tiene suficientes elementos distintivos y es susceptible de representación gráfica. Precisó, que contrario a lo afirmado por la SIC, el signo solicitado se distingue de otro cualquiera por la combinación de los elementos nominativo y gráfico, elementos que generan en el consumidor un impacto de recordación y por supuesto, la identificación del origen empresarial. b. Indicó que se violó por indebida interpretación el artículo 135 ibídem, habida cuenta de que la marca no pretende inducir a engaño al público. En efecto, lo que pretende es evocar el contenido del producto y transmitir al consumidor una información cierta y verdadera, esto es, que los productos que identifica tienen en

su composición EL VINILO que se anuncia. Al respecto, trajo a colación un aparte de una interpretación prejudicial sin identificar el número, en la que se definió qué debe entenderse por denominación engañosa, esto es, cuando proporciona una información errónea en relación con los productos o servicios que la marca está destinada a proteger, para decir que tal aspecto no acontecía en el asunto bajo examen. c. Señaló que aun cuando los productos usualmente se piden por la parte denominativa de su marca, la parte gráfica es expresable en términos del lenguaje natural, luego se trata de un complemento del elemento nominativo. Por esta razón, en la marca cuestionada la parte gráfica adquiere relevancia dada su capacidad expresiva y función distintiva. Estimó que aún en el caso de que se considere que prevalece la parte denominativa deviene en registrable, pues es posible que cualquier consumidor capte una de las dos ideas o conceptos, a saber: PROTEX – VINILO, y entonces las lleve al habla en ese orden o de modo inverso. d. Estimó que la SIC dejó de pronunciarse sobre la sindicación que hizo de la conducta temeraria y de competencia desleal de la sociedad PROTEX S.A., con la cual buscaba afectar su prestigio. e. Precisó que existía falsa motivación por no haberse efectuado el examen de registrabilidad. f. Estimó que también se pidió un análisis de la figura consagrada en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 y que al respecto no hubo pronunciamiento en sede administrativa. Tal norma es la siguiente: “(…) un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo

hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica (…)”2.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, presentó escrito de contestación extemporáneamente3.

IV. INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Notificada la sociedad PROTEX S.A.4, no hizo manifestación alguna5.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO V.1. La sociedad actora reiteró lo expuesto en la demanda, agregando un aparte de la Resolución No. 19098 del 14 de abril de 2010 que resolvió el recurso de reposición en el sentido de conceder el registro que ahora se discute.

V.2. La Superintendencia de Industria y Comercio alegó de conclusión sosteniendo que la marca cuestionada era engañosa y que por lo tanto se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad del literal i) del artículo 135 de 2 Folio 31 ibídem. 3 Folio 68 ibídem. 4 Folio 46 ibídem. 5 Folio 68 ibídem. la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por cuanto inducía al consumidor a error al hacerle creer que los guantes de látex y las bolsas que identifica son elaborados con la sustancia de vinilo, cuando tal elemento se utiliza es para la fabricación de tejidos. En esa medida, a juicio de la demandada, se estaría engañando al consumidor o usuario frente a la naturaleza del producto.

V.3. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa no rindió concepto en este asunto.

VI. LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 106-IP-2013 del 17 de agosto de 2013, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

TERCERO: Los signos engañosos son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que los signos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado

unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona.

CUARTO: Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.

QUINTO: La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, por su uso constante, real y efectivo en el mercado puede adquirir dicha distintividad.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.”6

VII. CONSIDERACIONES VII.1. Problema Jurídico El asunto se orienta a determinar si la expresión mixta PROTEX VINILO (CLASE 17) es engañosa, en cuanto proporciona al consumidor una información que sugiere una calidad o composición que los productos no tienen y en consecuencia,

se halla incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Para resolver el anterior problema, la Sala partirá de hacer un análisis de las normas comunitarias aplicables al asunto de la referencia, para lo cual seguirá los parámetros que brinda la interpretación prejudicial, es decir: i) determinar si la 6 Folios 119 vuelto a 120 ibídem. marca en controversia es engañosa o si es evocativa, ii) establecer si se está en presencia de la figura de la distintividad adquirida o sobrevenida, y iii) si se efectuó el examen de registrabilidad. VII.2. La marca negada El registro de la marca que se negó es el siguiente: Se trata de un signo mixto, que pretende identificar los productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, “(…) caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados, materiales para calafatear, estopar y aislar tubos flexibles no metálicos; bolsas de caucho para hielo, bolsas de caucho para agua, duchas de caucho, guantes de caucho específicamente: guantes de caucho y látex (…)”. VII.3. Marca engañosa El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en el asunto de la referencia definió éste concepto de la forma que a continuación se expone: “(…) Los signos engañosos según el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que los

signos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona. Según lo manifiesta Marco Matías Alemán, esta prohibición “obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”. (Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85). Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 419, de 17 de marzo de 1999) (…)”7 (Subraya original). Visto lo anterior, la Sala encuentra que parte de la discusión gira en torno a

determinar si la expresión VINILO de la marca cuestionada, sugiere una cualidad de los productos que pretende identificar, en el sentido de indicar que están fabricados a partir de dicho material. De lo expuesto en la demanda y en los antecedentes administrativos se advierte que los productos que pretende distinguir LADECOL con la marca mixta PROTEX VINILO contienen esa sustancia. Así lo precisó en el recurso de reposición la demandante: “(…) En desarrollo del objeto social de Ladecol, el cual es amplio y entre otras cosas esta el 1.- fabricar toda clase de productos de caucho, látex y plásticos. 2.- La compra, venta, importación, exportación, distribución de productos de caucho, látex y plásticos, así como las materias primas necesarias para su fabricación. Como puede observar el examinador los productos aquí relacionados hacen parte del desarrollo del objeto social de la empresa Ladecol S.A. desde hace más de 50 años, se encuentran dentro del noménclator de la clasificación internacional de Niza en la clase 17 y está muy bien especificada y subrayado mío en negrilla al hablar de productos en 7 Folios 115 vuelto y 116 ibídem. materias plásticas semielaboradas (se refiere no sólo a guantes, sino también a bolsas, tubos, empaques, en fin, un sin número de productos complementarios) elaborados en plásticos, látex sintético o sea el Vinilo (como el PVC). Sin embargo, Ladecol pensando en el bienestar de las personas alérgicas al látex y que hacen parte de la industria de nuestro país no sólo en el campo médico-veterinario, sino en otras áreas como la

industria química, el mundo agroindustrial, en el mundo estético y de belleza, en la industria pesquera, en fin en las diversas áreas industriales y profesionales, creó este signo distintivo PROTEX VINILO para productos en materias plásticas semielaboradas (guantes, gorros, delantales, películas para embalaje de medicamentos, películas para protección de invernaderos). Como puede observar el ente examinador, el opositor a través de su apoderado induce a error al despacho, manifestando que la marca es engañosa y que hace relación a ser utilizada únicamente en la fabricación de muebles y tejidos. Limitando la aplicación del vinilo consagrado como uno de los componentes en materias plásticas semielaboradas, que mi representada LADECOL S.A. produce, importa, comercializa en desarrollo de su objeto social (…)”8. (Subrayado de la Sala). Vistas así las cosas, la marca que se pretende registrar no sería engañosa, puesto que no está distorsionando la información que está transmitiendo al consumidor, en tanto que comunica que el material con el cual son fabricados los productos es el VINILO. Ahora bien, por VINILO no puede entenderse una “(…) sustancia, generalmente un polímero que contiene este grupo funcional. Es de consistencia parecida al cuero, y se utiliza en la fabricación de muebles y tejidos (…)”9, tal y como lo concluyó la SIC a partir de la definición que expuso el tercero opositor, PROTEX S.A., pues estaría restringiendo el uso de esta sustancia a muebles y tejidos, cuando en realidad se utiliza en varios campos, tales como el industrial (tubos en 8 Folio 20 del Cuaderno de Antecedentes Administrativos.

9 Folio 7 de éste cuaderno. PVC)10, hospitalario (guantes en vinilo), estético (gorros), etc., usos éstos contenidos en la clase 17 cuando se refiere a materias plásticas semielaboradas. En tal escenario, es claro que quien adquiere este tipo de productos es un consumidor especializado que sabe las propiedades que en uno u otro caso tendría el bien que está fabricado en todo o en parte con VINILO. La Sala pasa entonces a resolver los otros dos aspectos sugeridos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y recogidos en el problema jurídico planteado para resolver el presente litigio, esto es, si estamos en presencia de una marca con distintividad adquirida y si la SIC efectuó el examen de registrabilidad. VII.4. Distintividad adquirida Esta figura se encuentra contenida en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, y se ha conocido jurisprudencialmente como distintividad adquirida o sobrevenida, según la cual puede ocurrir que un signo ab initio no sea distintivo pero por su uso constante, real y efectivo en el mercado se convierta en registrable al adquirir esa característica. 10 “Es un polímero obtenido de dos materias primas naturales cloruro de sodio o sal común (NaCl) (57%) y petróleo o gas natural (43%), siendo por lo tanto menos dependiente de recursos no renovables que otros plásticos. El PVC se presenta en su forma original como un polvo blanco, amorfo y opaco. La resina que resulta de esta polimerización es la más versátil de la familia de los plásticos; pues además de ser termoplástica, a partir de ella se pueden obtener productos rígidos y flexibles. A

partir de procesos de polimerización, se obtienen compuestos en forma de polvo o pellet, plastisoles, soluciones y emulsiones. Es uno de los polímeros más estudiados y utilizados por el hombre para su desarrollo y confort, dado que por su amplia versatilidad es utilizado en áreas tan diversas como la construcción, energía, salud, preservación de alimentos y artículos de uso diario, entre otros. Además de su gran versatilidad, el PVC es la resina sintética más compleja y difícil de formular y procesar, pues requiere de un número importante de ingredientes y un balance adecuado de éstos para poder transformarlo al producto final deseado. En 1930 B.F. Goodrich Chemical descubre que el PVC absorbe plastificante y que al procesarse se transforma en un producto flexible. Este descubrimiento hizo posible el desarrollo comercial inicial. Posteriormente con el empleo de estabilizadores más adecuados se hizo posible el desarrollo del mercado del PVC rígido; estos dos importantes desarrollos permitieron que el PVC se convirtiera en el termoplástico más versátil e importante del mercado mundial. El desarrollo en tecnología y aplicaciones no ha tenido pausa llegándose en nuestros días a una producción de 25 millones de ton.”. Definición tomada el 22 de marzo a las 7:27 p.m. del siguiente enlace: http://www.eis.uva.es/~macromol/curso07-08/pvc/queeselpvc.html El Tribunal ha definido de la siguiente manera tal figura: “(…) Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se

traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria. Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisión 486 consagra la figura en el último párrafo del artículo 135, de la siguiente manera: “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. Uno de los requisitos fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad.

(…) Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante. Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho marcario, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166. El Juez Nacional o a la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa

masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b.La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. (…)”11. En esa medida son dos los elementos a demostrar: el primero, que una marca no sea distintiva en un comienzo y el segundo, que tal aspecto sobrevenga por el uso constante, real y efectivo, uso este que debe ser acreditado en el proceso. Sobre 11 Folios 116 vuelto a 120 vuelto de este Cuaderno. el punto, es necesario anotar, que solo en la medida en que se demuestre el primer supuesto es preciso entrar a analizar el segundo elemento. Al respecto, la Sala encuentra que ninguno de los dos presupuestos acontecen en