CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00189-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo M de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y las marcas mixtas M previamente registradas por TELEFÓNICA S.A. / MARCA COMPUESTA POR UNA SOLA LETRA – Es distintiva cuando la letra está acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo M en la clase 39 porque no tiene similitud con las marcas mixtas M previamente registradas / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Frente a la marca M registrada por Empresas Públicas de Medellín, la Sala encuentra que la misma consiste en una sola letra, esto es, la letra M en minúscula, de forma curva pronunciada, dispuesta de manera horizontal, de composición delgada, que en su lado izquierdo es recta y en su lado derecho tiene una media circunferencia terminado con una prolongación, que el color verde utilizado es uniforme y, por último, que no cuenta con efectos de luz o sombra y no evoca una figura tridimensional. Respecto de la marca registrada por Telefónica S.A., la misma está conformada por una letra M mayúscula, que NO está dispuesta de manera horizontal, que tiene variaciones en su composición, esto es, curvas que van de lo delgado a lo grueso, proporcionado una impresión de movimiento y profundidad. El color verde es difuminado con tonalidades verde limón y amarillo. De allí que contiene efectos que le dan una apariencia de una figura en movimiento y, además, la línea lateral derecha aparece más elevada que

a izquierda. Nótese que los signos compuestos de una sola letra acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra particular son considerados como distintivos. La Sala recuerda que cuando la estilización sea tal que la letra es secundaria en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la marca será mucho mayor. Al respecto, en la interpretación prejudicial allegada a este expediente queda claro que mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar la letra, existen más probabilidades de que sea considerada como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo, como se concluyó con antelación en las marcas en conflicto. Al comparar las características de los signos mencionadas en los numerales anteriores, es dable señalar que las marcas en conflicto no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues si bien ambos signos incorporan la letra M, también es cierto que, luego de su análisis, se aprecia que cada uno de ellos tiene un diseño particular y distintivo, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Es claro que, si bien es cierto que ambas marcas comparten la letra M, se encuentra establecido que los signos tienen una diferente configuración gráfica, lo que permite determinar que no se presentan semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación; ello unido a que la letra M no es apropiable en exclusividad, por lo que las características de cada una de ellas son capaces de otorgarles distintividad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A /

DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00189-00

Actor: TELEFÓNICA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: NULIDAD RELATIVA

Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO. MARCAS

CONFORMADAS POR UNA SOLA LETRA – DISTINTIVIDAD EN LA PARTE

GRÁFICA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó la sociedad Telefónica S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones No 13644 de 26 de marzo de 2009, 33045 de 30 de junio de 2009 y 39013 de 31 de julio de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca M para distinguir productos de la clase 39 a favor de la Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo

de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Telefónica S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la cual se interpretará como de nulidad relativa1, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 13644 de 26 de marzo de 2009, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad TELEFÓNICA S.A., y concedió el registro de la marca mixta M, para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 Internacional, a favor 1 Inciso 2 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

de la sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.,

domiciliada en Medellín, Antioquia, Colombia. SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 33045 de 30 de junio de 2009, notificada por fijación en lista de 02 de julio de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición subsidiario de apelación previamente interpuesto, confirma la Resolución No. 13644 de 26 de marzo de 2009, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad TELEFÓNICA, S.A., titular de la marca base de la oposición , y se

concedió el registro de la marca mixta M, para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 Internacional, a favor de la Sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., domiciliada en Medellín, Antioquia, Colombia. TERCERA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 39013 de 31 de julio de 2009, notificada personalmente a mi poderdante el 10 de agosto de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación interpuesto, confirma la Resolución No. 13644 de 26 de marzo de 2009, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad TELEFÓNICA S.A., titular de las marcas M base de la oposición, y concedió el registro de la marca mixta M, para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 Internacional, a favor de la Sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., domiciliada en Medellín, Antioquia, Colombia, agotando así la vía gubernativa. CUARTA.- Como consecuencia de la declaratoria anterior, se ordene cancelar el certificado de registro No. 386.018, vigente hasta el 26 de marzo de 2019, asignado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a la marca mixta M, para distinguir: “Prestación de servicios de acueducto, energía y gas”, servicios comprendidos en la clase 39 Internacional, a favor de la sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., domiciliada en Medellín, Antioquia, Colombia.

QUINTA.- Que se ordene comunicar las declaraciones anteriores a la Superintendencia de Industria y Comercio; Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. SEXTA.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Sentencia que ponga fin al proceso de la referencia […]”. I.2. Los hechos

2. Manifestó que la Sociedad Empresas Públicas de Medellín E.S.P. solicitó el registro de la marca mixta M, para distinguir “Prestación de servicios de acueducto, energía y gas”, servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor internacional de Niza

3. Señaló que, una vez publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, dentro el término legal la sociedad Telefónica S.A. presentó oposición contra la mencionada solicitud de registro de marca, con fundamento en la titularidad de las marcas M previamente registradas.

4. Expresó que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 13644 de marzo de 2009, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca M. Frente a este acto administrativo el actor presentó los recursos de reposición y, en subsidio, apelación.

5. Recordó que, mediante la Resolución No. 33045 de 30 de junio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la decisión y concedió el recurso de apelación.

6. Finalmente, indicó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución No. 39013 de 31 de julio de 2009, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución No. 13644 de marzo de 2009, quedando así agotada la vía gubernativa.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

7. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con los acusados desconoció las normas en que debían fundarse los mismos, y si bien es cierto que alegó la violación de los artículos 134, 135, 136, 148, 150 y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; 84, 128 y 137 del Código Contencioso Administrativo; 596 y ss del Código de Comercio; 15 de la Ley 256 de 1996; 46 y 47 del Código de Procedimiento Civil, también es una realidad que solamente desarrolló el concepto de violación en lo atinente a los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 antes mencionada y 15 de la Ley 256 de 1996, tal y como se observa a

continuación:

8. Expresó que con los actos demandados se desconocieron los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues la marca solicitada por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P para la clase 39 no es distintiva, toda vez que resulta confundible con el signo M más diseño de la sociedad Telefónica S.A. previamente registrada.

9. Consideró que, al analizar los signos confrontados, se pueden encontrar

semejanzas sustanciales que ratifican el estado de confusión y asociación que se presenta al elegir los servicios que distingue uno y otro signo, perjudicando a la sociedad actora y a los consumidores.

10. Manifestó que se desconoció el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues se concedió el registro de la marca M en la clase 39 internacional “a pesar de no ser viable su registro”, por ser idéntica a las marcas M, mixtas previamente registradas en Colombia y en varios países del mundo.

11. Adujo que en el presente caso se configura la causal de irregistrabilidad por cumplirse los dos supuestos señalados en la norma, ya que la marca en disputa resulta casi idéntica a las marcas de la demandante; y en segundo lugar porque la marca erróneamente otorgada, pretende distinguir servicios protegidos y estrechamente relacionados con los servicios de la marca M se su propiedad, lo que hace que el riesgo de confusión sea evidente.

12. Expresó que con la expedición de los actos administrativos se desconoció el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues el signo solicitado M para amparar servicios de la clase 39 no ha debido ser otorgado, debido a la notoriedad de la marca M que merece una especial y rigurosa protección.

13. Indicó que la marca M del actor gozan de un reconocimiento profundo a nivel mundial, lo que significa que son notorias en Colombia y la Región Andina, gracias a la alta calidad de los servicios prestados y a los esfuerzos publicitarios, económicos y de comercialización realizados por la empresa Telefónica S.A.

14. Adujo que se configuró una violación del artículo 15 de la Ley 256 de 1996, pues el registro de la marca M genera un daño económico y comercial injusto para Telefónica S.A., por cuanto no sólo el público consumidor sería inducido a error en cuanto al origen empresarial de los servicios que se pretenden distinguir con la marca solicitada, sino por razón de una dilución de la fuerza distintiva que sufriría la marca M base de la presente acción.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL

PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

15. Indicó que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria.

16. Expresó que la fuerza distintiva de las marcas en conflicto se concentra en la peculiar configuración gráfica, por lo que en consecuencia el elemento nominativo pasa a un segundo plano.

17. Adujo que comparados los signos en controversia contienen trazados gráficos distintos que las hacen diferenciables, no habiéndose encontrado semejanzas entre las mismas, lo que permite que el consumidor escoger el producto sin inducirlo a error en el mercado, pues no existe riesgo de confusión.

18. Manifestó que las marcas mixtas en debate no presentan semejanzas o identidades entre si capaces de inducir al público consumidor a error o error, se hace irrelevante e innecesario el estudio de la notoriedad alegada por la

demandante.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

E.S.P.

19. El apoderado de la Sociedad Empresas Públicas de Medellín E.S.P. manifestó que el demandante está confundiendo las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135 con las del 136 de la Decisión 486, pues las primeras se refieren a las cualidades inherentes del signo mismo y las segundas se refieren a aquellas que afecten intereses de índole particular.

20. Expresó que frente a la primera causal de irregistrabilidad alegada, que resulta evidente que no tiene aplicación respecto de la marca M, pues en un sencillo ejercicio de lógica permite concluir con extrema facilidad que el signo M es susceptible de representación gráfica, pues de lo contrario no podría estar plasmado tantas veces en la demanda o en esta contestación.

21. Adujo que no comparte el cargo atinente a que la marca M carece de distintividad, pues la misma si lleva un diseño gráfico que permite diferenciarla y que desconocer lo anterior también haría carente de distintividad el signo opositor, pues en ambos casos se trata de la letra M que va acompañada de un diseño particular y caprichoso que permite individualizarlas y distinguirlas.

22. Argumentó “Que tratándose de marcas mixtas compuestas por una única letra –Mpero con un diseño particular, M y M, se debe precisar que el cotejo marcario debe hacerse ya no por sus elementos nominativos, sino únicamente sobre los gráficos. Lo anterior tiene todo el sentido porque, pese a que normalmente el elemento nominativo de las marcas mixtas el preponderante, en los casos en que

se trata de una única letra o número, la jurisprudencia del Tribunal Andino2 ha entendido que el carácter o letra como tal no podrá ser apropiable (pues otros comerciantes lo necesitarán para sus propias marcas), sino sus rasgos gráficos. O lo que es igual, lo gráfico, será su arte, más no la denominación”.

23. Manifestó sobre la notoriedad de la marca del demandante “Por lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta que el signo M no ha sido declarado como marca notoriamente conocida, se caen por sustracción de materia de todos los supuestos jurídicos y fácticos que dan lugar a que la parte demandante solicite la declaración de nulidad de los actos atacados por el supuesto desconocimiento del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, que ofrece especial protección a marcas que efectivamente gocen de la declaratoria de notoriedad”.

24. Concluyó no se encuentran demostrados actos de competencia desleal en los términos de la Ley 256 de 1996, por lo que solicita se denieguen las pretensiones de la demanda. 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso 88IP-2004.

II.2. INTERVENCIÓN DE TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A.

25. El apoderado de la Sociedad Telefónica Móviles Colombia S.A., coadyuvante en el presente proceso, manifestó que la marca mixta M solicitada por las Empresas Públicas de Medellín para la Clase 39 no tiene carácter distintivo, toda vez que por poseer características similares a la marca M del demandante

previamente registrado para la misma clase, no permite que los consumidores de los servicios para los cuales fue otorgada las distingan ni identifiquen la procedencia empresarial.

26. Expresó que la marca de las Empresas Públicas de Medellín contiene la marca M y la figura es similar a la de la demandante, lo que determina que las marcas descritas son casi idénticas, tanto en sus denominaciones como en su parte gráfica, aunado a que pertenecen a la misma clase.

27. Adujo que la letra M solicitada por Empresas Públicas de Medellín, cuya semejanza con la marca del demandante es innegable, puede llegar a causar una incalculable pérdida de la fuerza distintiva de la marca notoriamente conocida.

28. Por último, indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo de la Ley 256 de 1996, al proferir las resoluciones demandadas y conceder el registro de la marca M, siendo irregistrable.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 081-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 136 literal a) y de oficio los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En lo relacionado con la interpretación de los artículos 134,135, 148, 150 y 172 de la Decisión 486 de 2000 consideró que los mismos no

resultaban aplicables Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes consideraciones: “[…] PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: Al comparar signos mixtos se determina que si predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar al riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

El Juez consultante deberá tomar los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial al momento de valorar la distintividad del signo solicitado M (mixto) y deberá determinar los elementos relevantes en los signos conformados por una sola letra, los cuales deberán ser capaces de otorgarle distintividad al signo solicitado.

TERCERO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. Sobre la base de lo expuesto en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario […]”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

30. Mediante auto de 16 de febrero de 20163, se corrió traslado a las partes,

intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido dicho plazo las partes demandante, demandada y el tercero interviniente, reiteraron sus argumentos. 3 Folio 382 cuaderno principal IV.1 Concepto del Ministerio Público. Dentro de la oportunidad el representante del Ministerio Público rindió concepto, en el cual se manifestó lo siguiente:

31. Manifestó que la marca “M” registrada a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que cuenta con un diseño propio que le imprime fuerza distintiva frente a la marca previamente registrada de Telefónica S.A.

32. Frente al argumento de la notoriedad de la marca perteneciente a Telefónica S.A, indicó: “De ahí que dicha marca sea notoriamente reconocida, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, sin embargo, como quedó evidenciado en líneas atrás, no se evidencia la existencia de ninguno de los riesgos a que hace mención la jurisprudencia del Tribunal Andino para que opere la protección de dicha marca notoriamente reconocida”.

33. Concluyó que la Superintendencia de Industria y Comercio con la expedición de los actos acusados, no incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

34. De conformidad con el artículo 128, numeral 7º del Código Contencioso

Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. V.2. La clase de acción incoada

35. En primer lugar, la Sala estima necesario pronunciarse en relación con la procedencia de la acción incoada por la parte actora, en tanto que se invoca la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del CCA, para controvertir el acto administrativo a través del cual la SIC concedió un registro marcario.

36. Al respecto, la Sala recuerda que en materia marcaria existen tres clases de acciones para cuestionar la legalidad de actos administrativos de propiedad industrial.

37. La de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, la cual resulta procedente cuando se hubiese concedido el registro marcario en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la referida disposición.

38. La de nulidad relativa, consagrada en el inciso 2º del mismo artículo 172 de la Decisión 486, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 ibidem, o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe; y

39. La de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del CCA, la cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.

40. Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos

administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen una concesión o cancelen un registro por no uso.

41. La Sección Primera del Consejo de Estado, al pronunciarse respecto de la naturaleza de la acción de nulidad relativa, en providencia de 28 de septiembre de 20174, precisó que este tipo de acción tiene un carácter sui generis “[…] en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios; (ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años;

(iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro (o en la causales establecidas en el artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena); y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa […]”.

42. En este sentido agregó que la acción de nulidad relativa “[…] se encuentra supeditada a que la concesión de un registro marcario afecte el derecho de un tercero, esto es, que la marca registrada sea idéntica o se asemeje a otra, o a un nombre comercial o lema comercial previamente solicitados por ese tercero para registro o registrados a nombre de ese tercero. Incluso, cuando se apele a la mala fe en la obtención del registro que afecte el derecho del tercero cuya marca,

lema o nombre comercial se haya registrado previamente o se encuentre en trámite una solicitud en ese sentido, resulta viable acudir a tal procedimiento […]”5.

43. Ahora bien, tal y como esta Sección lo ha precisado, “la correcta escogencia 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Auto de 28 de septiembre de 2017; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2011-00258-00; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que el juez analice y resuelva el conflicto planteado6.

44. Para evitar lo anterior, el juez debe interpretar la demanda al trámite que corresponda, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se interpreta no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes7.

45. En ese orden de ideas, y toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario con fundamento en la presunta infracción del literal a) del artículo

136 de la Decisión 486 de 2000, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 inciso 2º ibidem, por lo que se estima necesario interpretar el trámite de la demanda admitida como de nulidad -con base en el artículo 84 del CCAal de nulidad relativa. V.3.- El problema jurídico

46. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Telefónica S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 13644 de 26 de marzo de 2009, 33045 de 30 de junio de 2009 y 39013 de 31 de julio de 2009, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y 5 Ibídem. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 6 de noviembre de 2020; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00027-00; C.P. Dr. Hernando

Sánchez Sánchez. 7 Ibídem. Comercio concedió el registro de la marca M para distinguir productos de la clase 39 a favor de la Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

47. La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que la marca M (mixta) concedida para amparar servicios de la clase 39 del nomenclátor internacional, es confundible y genera riesgo de asociación con las marcas M previamente registradas por TELEFÓNICA S.A.

V.4.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

48. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de articulo 136 literal a) y de oficio de los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.