CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00224-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto USD y la marca nominativa y enseña comercial USED / SIGNO DE FANTASIA – Es el formado por una o más palabras en idioma extranjero / MARCA EN IDIOMA EXTRANJERO – Cuando se encuentre vocablos en inglés, la pronunciación debe hacerse en español / ENSEÑA COMERCIAL – Las pruebas allegadas para demostrar la enseña comercial no se tuvieron en cuenta, toda vez que no es similar a la marca solicitada / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto USD por no existir identidad ni riesgo de confusión con la marca nominativa y enseña comercial USED Cabe señalar […] que los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero, que no formen parte del conocimiento común, podrían considerarse como signos de fantasía. […] [E]n cuanto a la similitud ideológica o conceptual, que la marca cuestionada “USD” es un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. A lo sumo podría invocar la idea de dólar. Por su parte, la expresión “USED” de la marca previamente registrada proviene del idioma inglés, que traduce usado, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía y desde esta perspectiva bien podría ser registrable. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no existe semejanza en los signos enfrentados. Respecto a la similitud ortográfica entre las expresiones “USD” y “USED”, es preciso indicar

que la primera de las nombradas es una marca simple que contiene 3 letras, 1 vocal, 2 consonantes y la segunda también es una marca simple, estructurada por 4 letras, 2 vocales y 2 consonantes. Al tener diferente número de vocales, consonantes y terminaciones, no hay una similitud ortográfica. En relación con la similitud fonética, cabe destacar que no se da en este caso pues la pronunciación es diferente en cada una de las marcas. Así, “USD” se pronuncia como se escribe; e igualmente acontece con “USED”. […] [S]e debe puntualizar que aunque un signo se encuentre compuesto por vocablos en inglés, su pronunciación debe hacerse en español, pues son palabras que no son reconocidas conceptualmente por los consumidores. […] [S]e debe puntualizar que aunque un signo se encuentre compuesto por vocablos en inglés, su pronunciación debe hacerse en español, pues son palabras que no son reconocidas conceptualmente por los consumidores. […]la Sala advierte que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, teniendo en cuenta que las consonantes “S” y “D” de la expresión “USED”, de las marcas previamente registradas y de la enseña comercial de la actora, se encuentran combinadas con la vocal “E”, la cual le imprime una sonoridad distinta con respecto al conjunto resultante de la marca cuestionada, habida cuenta que dicha vocal asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la referida denominación, lo que no ocurre en la marca cuestionada, en la cual las consonantes “S” y “D”, están unidas sin una vocal y emiten un sonido diferente.

[…] Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, la Sala no encuentra similitud ortográfica, fonética, ni ideológica, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “USD” es lo suficientemente distintiva y diferente de los signos opositores. . […] [L]a Sala estima que no serán valoradas las pruebas allegadas para demostrar el uso de la enseña comercial “USED”, teniendo en cuenta que ésta no es similar a la marca solicitada cuestionada y, por ende, no puede causar confusión o riesgo de asociación con el origen empresarial de la actora o con sus productos.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 2 de marzo de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2013-00054-00, C.P. María Elizabeth García González; 17 de agosto de 2017, Radicación 11001-03-24-0002014-00259-00, C.P. María Elizabeth García González; 6 de diciembre de 2007, Radicación 11001-03-24-000-2004-00321-00, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón; y 22 de julio de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2004-00065-00, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno. COTEJO MARCARIO – La expresión genérica no puede ser apropiada por un solo titular marcario / EXPRESIÓN GENERICA – Lo es el termino JEANS / EXPRESIÓN GÉNERICA – Debe excluirse del estudio de registrabilidad

[S]e observa que la expresión “JEANS” es “genérica”, por describir o designar directamente uno de los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y que no puede ser considerada, al realizar el examen comparativo, a efectos de determinar si existe confusión. Por consiguiente, ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “USD” y “USED”, toda vez que la expresión “JEANS” es genérica, como se dijo anteriormente, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 21 de enero de 2016, Radicación 11000-03-24-000-2009-00539-00, C.P. María

Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 200

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00224-00

Actor: CREARAMOS LIMITADA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: LA MARCA CUESTIONADA “USD” NO ES SIMILAR A LA ENSEÑA COMERCIAL “USED”, NI A LAS MARCAS “USED”, NI “USED JEANS” DE LA ACTORA, DADO QUE LAS CONSONANTES “S” Y “D” DE LAS

EXPRESIONES DE LA ACTORA SE ENCUENTRAN COMBINADAS CON LA

VOCAL “E”, LA CUAL LE IMPRIME UNA SONORIDAD DISTINTA CON RESPECTO AL CONJUNTO RESULTANTE DE LA MARCA CUESTIONADA, LO QUE NO OCURRE EN LA MARCA CUESTIONADA, EN LA CUAL LAS CONSONANTES “S” Y “D” ESTÁN UNIDAS SIN UNA VOCAL Y EMITEN UN

SONIDO DIFERENTE. ADEMÁS, LA EXPRESIÓN “JEANS” SE DEBE EXCLUIR

DEL COTEJO POR SER GENÉRICA.

La Sala decide, en única instancia la demanda1 promovida por la sociedad CREARAMOS LIMITADA, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Las Resoluciones 13527 de 26 de mayo de 2006, “Por la cual se decide una

solicitud de registro de marca” y 21738 de 18 de agosto de 2006, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y 01237 de 29 de enero de 2007, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: El 17 de junio de 2005, la señora SANDRA CATALINA ESCOBAR MARTÍNEZ presentó solicitud de registro de la marca “USD” (mixta), para distinguir los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza2. 1 En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante CAN. 2 “Vestidos, calzados, sombrerería”. 2º: Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial nro. 554 de 29 de julio de 2005, la actora formuló oposición con fundamento en el registro previo de sus marcas “USED” (nominativa) y “USED JEANS” (nominativa), para identificar productos de la misma Clase Internacional. 3º: Mediante la Resolución 13527 de 26 de mayo de 2006, la Jefe de División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “USD” (mixta), para distinguir los

productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Contra la citada Resolución la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, contra dicho acto administrativo. 5º: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones nros. 21738 de 18 de agosto de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y 01237 de 29 de enero de 2007, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que, se violaron los artículos 134 (primer párrafo), 135 y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que la marca solicitada para registro “USD”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, es susceptible de producir confusión con la marca previamente registrada “USED”, para amparar los mismos productos. Adujo que, el tercero interesado en las resultas del proceso mutiló una marca que estaba bien posicionada en el mercado, para lo cual suprimió la letra “E” a la marca nominativa “USED”, previamente registrada. Dicha mutilación no le da suficiente fuerza distintiva a la nueva denominación para que se le hubiese concedido el registro. Consideró que, existe riesgo de confusión y de asociación entre los signos en conflicto, además de que distinguen los mismos productos de la Clase 25 Internacional. Anotó que, un comprador desprevenido no advierte la mutilación de la marca y no

va a detectar que a la marca “USED” le falta la letra “E”. Expresó que, en el análisis comparativo se deberá excluir el término “JEANS”, ya que este constituye una expresión genérica, descriptiva y de uso común para los productos de la citada Clase 25. Indicó que, entre los signos cotejados existe conexión competitiva y confusión desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual. No cumple con el requisito de distintividad. Explicó que, existe coincidencia en las primeras letras que conforman las marcas, esto es, en la “US”, y en la terminación de sus últimas letras, vale decir, “D”. Así mismo, en la sílaba tónica, que es la que retiene el consumidor y determina la existencia de la confusión. Alegó que, ha utilizado el signo “USED” de manera personal, continua, efectiva y pública como enseña comercial desde 1986. Manifestó que, se violó el artículo 61 de la Constitución Política, al conceder el registro la marca “USD”, que es confundible con sus marcas previamente registradas. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC presentó extemporáneamente la contestación de la demanda, por lo cual no se tiene en cuenta. II.1.2.- La señora SANDRA CATALINA ESCOBAR MARTÍNEZ, tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las

pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Señaló que, al observar los signos en conflicto en conjunto no son confundibles entre sí. Explicó que, tienen diferente pronunciación, pues la expresión “USED” tiene en su composición una vocal, que permite que sea pronunciada de forma conjunta. Expresó que, no evocan las mismas ideas, debido a que el signo solicitado “USD” es una expresión caprichosa o de fantasía, ya que no hace relación a un concepto, mientras que “USED” es una expresión en inglés, que significa usado y es conocida por el público consumidor. Manifestó que, el hecho de una marca tenga en su composición la mayoría de las letras de las que está compuesta la otra, no implica que las mismas sean confundibles, si dada su estructura ortográfica se pronuncian en forma diferente. Agregó que, tampoco implica que sean confundibles el hecho de que tengan la misma sílaba tónica. Adujo que, no se han violado los artículos 134, ni 135, literal b, de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, ya que el signo solicitado es distintivo, dado que se encuentra dotado de los suficientes componentes nominativos y figurativos, que permiten que el signo cuestionado sea percibido y asimilado por el público consumidor. Expresó, con respecto al argumento de que la actora usa la enseña comercial “USED”, “que si en el caso de la comparación de marcas se aplican los mismos parámetros que al comparar las marcas con enseñas o nombres comerciales”, claramente se puede concluir en este caso que no existe confundibilidad entre la marca “USD” y la enseña comercial “USED”, desde el punto de vista fonético,

ortográfico, conceptual y visual, razón por la cual no tiene trascendencia que la actora haya usado la enseña comercial con anterioridad a la marca cuestionada. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se acceda a las súplicas de la demanda, por haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. Señaló que, el elemento denominativo predomina sobre el gráfico. Con relación a la marca “USED JEANS”, indicó que, la misma emplea la palabra “JEANS” de uso común en la Clase 25 Internacional, razón por la cual se debe extraer del cotejo dicha denominación. Manifestó que, existe similitud ortográfica y fonética entre los signos “USD” (mixto), “USED” (denominativo) y “USED JEANS” (denominativo). En cuanto a la similitud ideológica, expresó que, el signo distintivo opositor es “USED”, que pertenece al idioma inglés y significa usado; mientras que el signo “USD” es empleado usualmente para identificar la moneda de Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, dichos signos no evocan los productos que distinguen ni alguna de sus propiedades. Estimó que, los signos cotejados distinguen productos de la misma Clase 25 Internacional, por lo tanto comparten los mismos canales de comercialización y, por ende, existe semejanza entre los signos cotejados. Advirtió que, los documentos aportados por la actora resultan suficientes para acreditar el uso real, efectivo y constante en el comercio de la enseña comercial

“USED” con anterioridad a la solicitud de registro de la marca “USD” (mixta). Trajo a colación lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las Interpretaciones Prejudiciales, rendidas dentro de los procesos nros. IP-87, 4IP98, 118-IP2004 y por la Sección Primera del Consejo de Estado en las sentencias de 31 de marzo de 2005 (Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), 2 de junio de 2006 (Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón), 19 de agosto de 2010 (Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla), y 30 de junio de 2011 (Consejera ponente doctora María Elizabeth García González). IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó3: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo USD (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para

registro o a una enseña comercial protegida, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

CUARTO: La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: 3 Proceso 158-IP-2013.

1. Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.

2. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro

de un signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signo mixto comparado con uno denominativo es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo mixto y uno denominativo se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

SEXTO: El juez consultante, deberá determinar si el signo USD

(mixto) constituye un signo de fantasía de acuerdo a lo manifestado en la presente interpretación prejudicial.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de los actos acusados, declaró infundada la oposición formulada por la actora y concedió el registro de la marca “USD” (mixta), en favor de la señora SANDRA CATALINA ESCOBAR MARTÍNEZ, para distinguir los productos

de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la actora adujo que la marca “USD” (mixta) es confundible con su marcas previamente registradas “USED” y “USED JEANS” (nominativas) y su enseña comercial “USED”, para identificar productos de la misma Clase Internacional, dado que dichos signos tienen semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales, al mutilar la letra “E” de las marcas previamente registradas, además de que entre ellos existe conexidad competitiva. Así mismo, alegó que, ha utilizado el signo “USED” de manera personal, continua, efectiva y pública como enseña comercial desde 1986, para lo cual allegó pruebas. Ahora bien, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literales a), b), 136, literales a), b), y 200 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca “USD” para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Los textos de las normas aludidas son los siguientes: “Decisión 486. “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual

se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]” Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro. […]”. De acuerdo con lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, “constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir

productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.” El Tribunal, agregó que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal en este proceso:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que

aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).”4

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)

4Ibídem USED

MARCA Y ENSEÑA COMERCIAL PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)

USED JEANS MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA) Como en el presente caso se van a cotejar la enseña comercial “USED”, así como las marcas nominativas “USED” y “USED JEANS” de la parte actora frente a la marca mixta cuestionada “USD” de la señora SANDRA CATALINA ESCOBAR MARTÍNEZ, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en dichos signos y no así las gráficas que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia. De manera que, no existe duda alguna de que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto de sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”5 La Doctrina ha sostenido que para que pueda existir identidad o similitud visual debe analizarse la semejanza de las letras que componen cada uno de los signos que deben cotejarse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el

número de sílabas, las raíces o desinencias permiten detectar el grado de confusión entre las mismas. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó: “1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad 5 Ibídem penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Ahora, es del caso traer a colación la sentencia de 21 de enero de 2016 (Expediente nro. 2009-00539-00, Actora: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.6), en la cual se precisó que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras genéricas, al realizar el examen comparativo de las marcas. Así, discurrió la Sección en la precitada sentencia: “Antes de ello, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones genéricas, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

“Palabras genéricas: Al respecto, este Tribunal ha señalado que una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio. La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo. Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras descriptivas o genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras descriptivas o genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario. 6 Consejera ponente María Elizabeth García González Es importante tener pre