CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00230-00A-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo DAY FRESH 2000 y la marca nominativa previamente registrada DAY FRESH / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD – No es absoluto / RIESGO A LA SALUD - Se puede generar para el consumidor al registrar marcas similares que amparan productos conexos y complementarios: productos farmacéuticos y cosméticos o de tocador / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo DAY FRESH 2000 para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud con la marca registrada en la clase 5 y riesgo de confusión o de asociación en los consumidores [L]a Sala encuentra que los signos enfrentados presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en tanto el signo solicitado reproduce en su integridad la marca previamente registrada a favor de la sociedad Laboratorios Cosméticos y Químicos Cosquím S.A.S. Además, ambos signos se encuentran escritos en inglés y las palabras que los integran se ubican en idéntica posición, y tan solo se prescinde del guion que se encuentra presente en la marca registrada. Ahora bien, es cierto que la extensión de los signos es diferente ya que el signo solicitado reproduce la marca previamente registrada y se encuentra compuesto, además, por la expresión <<2000>> que sucede las palabras comunes en los signos confrontados. Sin embargo, el elemento que se agrega no tiene entidad suficiente para superar el riesgo de confusión y/o de asociación derivado de la coincidencia entre el signo solicitado y la marca registrada previamente, toda vez

que la incorporación de un número en el signo no determina una diferenciación clara por parte del público consumidor y, por el contrario, podría inducirlo a pensar que se trata en una innovación respecto de los productos identificados con la marca <<DAY-FRESH>> previamente registrada, o llevarlo a considerar que se trata de una versión alternativa de ésta. Lo anteriormente constatado es indicativo de que, desde el punto de vista fonético, existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. […] Del mismo modo, en cuanto al aspecto ideológico o conceptual, la coincidencia de las expresiones entre los signos confrontados lógicamente repercute en que ambos evocan una idea idéntica. Al respecto, debe tenerse cuenta que las dos expresiones comunes en los signos confrontados corresponden al idioma inglés; sin embargo, tal como lo ha advertido esta Sección en pronunciamientos anteriores, en el asunto bajo examen no se requiere de un conocimiento especializado ni de un grado medio de aprendizaje del idioma inglés, para saber de qué tratan las palabras <<FRESH>> y <<DAY>>, pues “[…] se trata de una expresión de traducción casi inmediata por parte del consumidor promedio destinatario de este tipo de productos y/o servicios […]”. En este orden de ideas, aunque dos (2) de las expresiones del signo solicitado se encuentran en idioma inglés, lo cierto es que resulta viable su comprensión y su significado es conocido por la mayoría de los consumidores. […] En el asunto bajo examen, se solicitó el registro de la marca nominativa <<DAY FRESH 2000>> para distinguir “artículos de perfumería y tocador, jabones, cosméticos y desodorantes”, productos

comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, el registro de la marca <<DAY-FRESH>> fue concedido para identificar “productos farmacéuticos”, pertenecientes a la Clase 5 Internacional. Sobre el particular, la Sala encuentra que, a pesar de que los signos se encuentran en diferentes clases del nomenclátor internacional, los productos que pretenden identificar el signo solicitado y la marca registrada son conexos y resultan complementarios. En efecto, los productos farmacéuticos de la Clase 5 de la citada Clasificación, en particular aquellos con propiedades dermatológicas, tienen finalidades conexas a las de los productos de tocador, jabones, cosméticos y desodorantes, identificados con la Clase 3, en tanto que se trata de productos para el cuidado personal que se presentan alternativamente en el mercado como cosméticos y farmacéuticos. MARCA – Concepto / MARCA – Elementos esenciales / susceptibilidad de representación gráfica – Concepto / DISTINTIVIDAD – Concepto [L]a marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., susceptibles de representación gráfica, individual o conjuntamente estructurados que sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. Los requisitos exigidos expresamente en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca son la representación gráfica y la distintividad. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en la aptitud del signo de ser

descrito o reproducido en palabras, imágenes u otros soportes que le permiten al consumidor percibirlo y conocerlo a través de los sentidos, y solicitarlo en el mercado de productos. Por su parte, la característica de distintividad alude a la capacidad del signo para identificar y diferenciar en el mercado unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la selección por parte del consumidor y es considerada el requisito esencial para que un signo pueda ser registrado como marca. El signo es distintivo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, que se refiere a la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 147 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 150 / DECRETO 2153 DE 1992 – ARTÍCULO 14 / DECRETO 2153 DE 1992 – ARTÍCULO 15 / DECRETO 3523 DE 2009 – ARTÍCULO 11 / DECRETO 3523 DE 2009 – ARTÍCULO 12

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00230-00

Actor: VALEBRON & CÍA. C.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: Registro marca nominativa SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad Valebron & Cía. C.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del CCA, contra las Resoluciones números 47432 de 24 de noviembre de 2008, 01791 de 26 de enero de 2009 y 73258 de 28 de diciembre de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad La Foret (Suisse) Ltd. y se negó el registro de la marca nominativa DAY FRESH 2000 solicitada por la demandante para identificar productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos en contra del primer acto, confirmándolo.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda La sociedad Valebron & Cía. C.A., a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del

Código Contencioso Administrativo, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “PRIMERA. Que se declare la nulidad del artículo segundo de la Resolución 47342 de 24 de noviembre de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que declaró infundada la oposición presentada por LA FORET (SUISSE) LTD. que negó la marca DAY FRESH 2000 solicitado por VALEBRON & CIA., C.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. SEGUNDA. Que se declare parcialmente la nulidad del artículo primero de la Resolución 01791 de 26 de enero de 2009 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solo en cuanto confirmó el artículo segundo de la Resolución 47342 de 24 de noviembre de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. TERCERA. Que se declare parcialmente la nulidad del artículo primero de la Resolución 73258 de 28 de diciembre de 2010 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, solo en cuanto confirmó el artículo segundo de la Resolución 47342 de 24 de noviembre de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. CUARTA. Que como restablecimiento del derecho se ordene de conformidad con el artículo 176 del C.C.A. a la Dirección de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio expedir dentro de los treinta días siguientes a la comunicación de la sentencia una resolución en donde se conceda a VALEBRON & CÍA., C.A. el registro de la marca DAY FRESH 2000 para distinguir “ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA Y TOCADOR, JABONES, COSMÉTICOS Y DESODORANTES”, productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. QUINTA. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar la Resolución que se expida en consecuencia de la sentencia de éste proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.”1 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1.2.1. El 6 de agosto de 2003 la sociedad La Foret (SUISSE) LTD. solicitó el registro de la marca nominativa <<FRESH DAY>> para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza (expediente núm. 03-67443). En dicho trámite, la sociedad Valebron & Cía. C.A. se opuso a la solicitud con fundamento en sus derechos anteriores sobre la marca <<DAY FRESH 2000>>, registrada en Venezuela para distinguir productos de la misma Clase, y previamente solicitada en el mismo país para identificar productos comprendidos en la Clase 5 internacional. Mediante Resolución 73292 de 28 de diciembre de 2010 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial declaró fundada la oposición presentada por Valebron Cía. C.A. y negó el registro de la marca <<FRESH DAY>> solicitada por la sociedad La Foret (SUISSE) LTD.

1.2.2. El 16 de diciembre de 2003 la sociedad Valebron & Cía. C.A. solicitó el registro de la marca nominativa <<DAY FRESH 2000>> para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 Internacional (expediente núm. 03-109935). El 27 de febrero de 2004 se publicó dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 537. 1 Folios 130 y 131 del expediente. Dentro del término legal, la sociedad La Foret (SUISSE) LTD. presentó oposición con fundamento en que el signo pretendido resultaba confundible con la marca <<FRESH DAY>>, cuyo registro había solicitado previamente para identificar productos comprendidos en las Clases 3 y 5 de la Clasificación. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución número 47342 de 24 de noviembre de 2008, declaró infundada la oposición y negó el registro de la marca <<DAY FRESH 2000>> argumentando, en primer lugar, que el signo solicitado se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000, en tanto consiste exclusivamente en menciones descriptivas de los productos que pretenden distinguir. En segundo lugar, indicó que, como lo que se pretende es reivindicar derechos de exclusividad sobre expresiones descriptivas, no era procedente efectuar el análisis de confundibilidad sobre dichos elementos, al ser estos inapropiables y que, por lo tanto, “[…] la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) […]”.

Contra la anterior Resolución, tanto la solicitante como la sociedad opositora interpusieron recurso de reposición y apelación, el primero de ellos resuelto mediante la Resolución núm. 01791 de 26 de enero de 2009, en el sentido de confirmar la decisión recurrida, al encontrar acreditados los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. De otra parte, en la misma Resolución se modificó la decisión sobre la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136, pues se descartó el riesgo de confusión entre el signo solicitado y el opositor <<FRESH DAY>>, ya que las semejanzas entre ellos se derivaban del hecho de que estos comparten expresiones descriptivas que, por lo mismo, son inapropiables. El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución número 73258 de 28 de diciembre de 2010, acto que confirmó en todas sus partes la decisión impugnada. En dicho acto se señaló, en primer lugar, que la combinación de las tres palabras que integran el signo solicitado configuran un término evocativo de los productos de la clase 3 internacional, por lo que conforman un conjunto apto para distinguir los productos pretendidos y, por lo mismo, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. En segundo lugar, de oficio, la demandada advirtió que el signo solicitado resultaba confundible con la marca <<DAY FRESH>>, registrada en la Clase 5ª en favor de

la sociedad Laboratorios Cosméticos y Químicos S.A., Laboratorios Cosquim S.A.S. y que, por tal motivo, no había lugar a conceder el registro del signo solicitado, al configurarse la causal prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 136, literal a), 147 y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como del Decreto 2153 de 1992 (artículos 14 y 15) y del Decreto 3523 de 2009 (artículos 11 y 12). 1.3.1. Al respecto afirmó que los actos acusados negaron el registro de la marca <<DAY FRESH 2000>> en consideración a que la entidad demandada advirtió, de oficio, que resultaba confundible con la marca <<DAY-FRESH>> previamente registrada. En criterio de la demandante, dicha decisión desconoce los presupuestos de configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión, esto es, que para que se niegue el registro de un signo, este debe ser idéntico a una marca anteriormente registrada para los mismos productos, o idéntico o semejante a una marca registrada para productos respecto de los cuales exista riesgo de confusión o asociación. Señaló que en el presente asunto no se cumple el primer supuesto, en tanto que la marca <<DAY-FRESH>> identifica productos farmacéuticos de la Clase 5, mientras que el signo solicitado pretende identificar productos cosméticos que

corresponden a la Clase 3 de la Clasificación Internacional. Del mismo modo, tampoco se acredita el segundo supuesto de la norma señalada, toda vez que no se configura ninguno de los ocho criterios de conexidad competitiva reconocidos por la entidad demandada. En efecto, las marcas confrontadas son distintas gráfica y conceptualmente, los productos de la Clase 5 Internacional requieren en su mayoría prescripción médica, por lo que su publicidad y lugares de comercialización se encuentran restringidos, no son productos relacionados ni se usan de manera complementaria, no corresponden al mismo género de productos y tampoco son intercambiables los productos farmacéuticos y cosméticos. 1.3.2. Agregó que en la primera de las Resoluciones demandadas la entidad demandada no realizó el examen de registrabilidad exigido en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que, en dicho acto, solamente se concluyó que el signo <<DAY FRESH 2000>> correspondía a menciones descriptivas que no son apropiables. Asimismo, reprochó que en la Resolución 73258 de 2008 la Superintendencia realizó un análisis extemporáneo sobre la confundibilidad y registrabilidad del signo, desconociendo igualmente los artículos 14 y 15 del Decreto 2153 de 1992 y 11 y 12 del Decreto 3523 de 2009. 1.3.3. De otra parte, manifestó que la demandada violó el artículo 147 de la Decisión 486 de 2000, al confirmar la decisión de negar el registro de la marca <<DAY FRESH 2000>> mediante Resolución 73258 de 28 de diciembre de 2010.

En su criterio, dicha decisión desconoce la Resolución 73292 de la misma fecha, expedida dentro del expediente administrativo 03-67443 (solicitante: La Foret Suisse Ltd.) por cuanto, en este último acto, se declaró fundada la oposición de Valebron & Cía. C.A. tras concluir que entre el signo que entonces se solicitaba (FRESH DAY) y las marcas <<DAY FRESH 2000>> y <<DAY-FRESH>>, de titularidad de la demandante, existían semejanzas conceptuales susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor y conexidad competitiva entre los productos identificados. En consideración a lo anterior, señaló que no resulta coherente que la normatividad andina disponga que los titulares de marcas tienen legítimo interés para presentar oposiciones a solicitudes de registro de marcas confundibles, y que estas se declaren fundadas, pero, al mismo tiempo, se niegue la petición de registro del signo que fundamenta la oposición que se encontró fundada. 1.3.4. Finalmente, adujo que la Resolución 73258 de 2010 adolece de falsa motivación por cuanto confirmó lo dispuesto en las Resoluciones 47342 de 2008 y 01791 de 2009, con fundamento en una argumentación diferente y que se contradice con la tesis que sustentó la decisión adoptada en el acto recurrido. Al respecto, explicó que la Jefe de la División de Signos Distintivos (mediante Resoluciones 47342 y 01791) concluyó que el signo <<DAY FRESH 2000>> no era distintivo por incurrir en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del

artículo 135 de la Decisión 486. Por su parte, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación en contra de las anteriores decisiones, determinó que el mismo signo sí es distintivo y que no se encuentra incurso en ninguna causal de irregistrabilidad. Sin embargo, pese a la contradicción entre los fundamentos de este último acto y los argumentos expuestos en los dos anteriores, se confirmó la decisión de denegar el registro solicitado, cuando lo lógico era revocarla. En concreto, identificó como contradicciones de la Resolución 73258 de 2010 las siguientes: a) Mientras que en la Resolución 73258 de 2010 se considera que el signo <<DAY FRESH 2000>> es distintivo y registrable como marca, en la Resolución inicial (47342 de 2008) se dijo: “el signo solicitado DAY-FRESH 2000 consiste exclusivamente en menciones descriptivas de los productos, razón por la cual se negará el registro solicitado”. b) En el expediente 03-067443, correspondiente a la solicitud de registro radicada por la sociedad La Foret (SUISSE) LTD. se declaró fundada la oposición que allí presentó la sociedad Valebron & Cía. C.A. con base en su marca <<DAY FRESH 2000>> registrada en Venezuela y se negó el registro de la marca <<FRESH DAY>>, debido a que se trata de la transliteración de los elementos nominativos de una marca previamente solicitada. Así, “la Resolución 73258 está confundiendo las marcas venezolanas DAY FRESH 2000 para productos de la clase 3 y DAY FRESH para productos de la clase 5, pues no existe ningún signo FRESH DAY

que date el 3 de mayo de 2002, sino que tal fecha corresponde a la solicitud de la marca venezolana DAY FRESH en la clase 5, además señala que FRESH DAY es un signo registrado, cuando no ha pasado de ser una solicitud de marca negada en las clases 3 y 5 debido a las oposiciones de Valebron & Cía. C.A. con sus marcas registradas DAY FRESH”2. c) En la Resolución 73258 de 2010 se realizó de oficio un análisis de confundibilidad entre el signo solicitado y la marca <<DAY-FRESH>>, registrada a favor de la sociedad Laboratorios Cosquim S.A. para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pese a que dicho análisis no se hizo oportunamente por la Jefe de Signos Distintivos de la entidad demandada al 2 Folio 137 del cuaderno principal. proferir la Resolución que decidió la solicitud de registro del signo <<DAY FRESH 2000>>, ni en la Resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto en su contra. En efecto, en ninguno de dichos actos se menciona la existencia de la marca <<DAY-FRESH>> como un elemento del examen de registrabilidad sobre el signo <<DAY FRESH 2000>>, ni como razón para negar de oficio la marca solicitada. En ese sentido, insistió en que la decisión adoptada obedeció a un análisis de conexidad competitiva errado, según el cual los productos comprendidos en las clases 3 y 5 comparten canales de comercialización, se publicitan a través de los mismos medios y que en el mercado concurren productos cosméticos de aplicación farmacéutica, cuando lo evidente es que los productos farmacéuticos requieren prescripción médica y en Colombia tienen la publicidad restringida.

2. Contestación de la demanda 2.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda3. Al respecto, señaló que el signo solicitado <<DAY FRESH 2000>> y la marca <<FRESHDAY>>, apreciados en conjunto y de manera sucesiva, evidencian similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, y que el hecho que las dos palabras que comparten se encuentren ubicadas en distinto orden no es suficiente para dotar al primer signo de distintividad. Asimismo, el aspecto fonético no es diferenciador y el componente <<2000>> no logra desvirtuar el riesgo mencionado; por el contrario, esa partícula insinuaría la idea de que se trata de una innovación hecha a la marca <<FRESH DAY>>.

De otra parte, desde el punto de vista de la distintividad, manifestó que, a pesar de que los signos confrontados pretenden identificar productos que pertenecen a diferentes clases internacionales (5 y 3 respectivamente), entre ellos sí existe conexidad competitiva en la medida en que en el mercado existen productos cosméticos de aplicación farmacéutica, de manera que los productos de la clase 3 y 5 comparten lugares de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad. Por ende, de concederse el registro del signo solicitado se generaría riesgo de confusión en el mercado. En consecuencia, el signo solicitado 3 Folio 164 a 172 del expediente. se enmarca en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136

de la Decisión 486. Por último, frente al cargo por falsa motivación, indicó que los actos acusados fueron expedidos con fundamento en las normas legales vigentes sobre la materia y con suficiente sustento fáctico, de manera que dicha acusación no se configura. 2.2. La sociedad La Foret (SUISSE) LTD., tercero con interés directo en las resultas del proceso, no presentó escrito de contestación de la demanda. 2.3. Mediante auto de 20 de mayo de 2019 el Despacho ordenó vincular a la sociedad Laboratorios Cosméticos y Químicos Cosquim S.A.S (antes, Laboratorios Cosquim S.A. Laboratorios Cosquim S.A.), por ser titular de la marca <<DAY-FRESH>>, analizada en el estudio de confundibilidad que dio lugar a la negativa del signo solicitado por la demandante, en la última de las Resoluciones acusadas. El 4 de junio de 2019 la referida sociedad, actuando por intermedio de apoderado judicial, allegó escrito en el que manifestó coadyuvar las pretensiones de la demanda así como la solicitud de pruebas, la actuación desplegada por la demandante en el proceso y los argumentos que esta expuso en los alegatos de conclusión. Asimismo, indicó que saneaba expresamente cualquier nulidad derivada de su intervención en el proceso.

3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 3.1 La Sociedad demandante4 reiteró en líneas generales los cargos de nulidad que expuso en la demanda. Sobre el cargo de falsa motivación de los actos acusados, insistió en que cada una de las tres Resoluciones acusadas aduce

causales distintas para negar el registro de la marca solicitada, a saber: descriptividad, falta de distintividad y confundibilidad con una marca encontrada de oficio. En esas condiciones, al solicitante de una marca le resulta imposible ejercer su derecho de defensa, pues existe discordancia entre los actos que resuelven su petición y aquellos que resuelven los recursos formulados en contra de este. 4 Folios 238 a 252 del expediente. 3.2. La parte demandada5 reiteró en líneas generales los cargos de nulidad que expuso en la demanda. 3.3. Ni el Ministerio Público ni la sociedad La Foret (SUISSE) LTD. intervinieron en esta etapa del proceso.

4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 139-IP-20136, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo DAY FRESH 2000

(denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo

que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

CUARTO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria descritas en la presente interpretación prejudicial, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

El signo denominativo que además sea compuesto será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí 5 Folios 227 a 233 del expediente. 6 Folios 212 a 224 del expediente. mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

QUINTO: Una marca que contenga una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

El Juez consultante deberá determinar si el signo DAY FRESH 2000 (denominativo) es de uso común en los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, o si está conformado por palabras de uso común como DAY, FRESH o 2000 para así proceder al cotejo de signos distintivos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEXTO: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

SÉPTIMO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por palabras descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado es descriptivo o está dotado

de otros elementos que lo hagan distintivo.

OCTAVO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumido