CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00240-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / REGISTRO MARCARIO – Puede registrarse un signo si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica / SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA – Concepto / DISTINTIVIDAD – Concepto El Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de la susceptibilidad de representación gráfica se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Y el requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. SIGNO TRIDIMENSIONAL – Concepto / SIGNO - Irregistrable cuando consiste exclusivamente en formas de uso común / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Envase. Distintividad / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Irregistrable cuando constituye exclusivamente la forma usual de los productos o sus envases /

MARCA TRIDIMENSIONAL – Irregistrable al carecer del requisito de distintividad. Envase de perfume con una forma usual de los productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza [L]a Sala considera que, en el caso sub lite, las características que conforman al signo objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad (ni intrínseca, ni extrínseca). Se trata de la simple representación de un envase de perfumes carente de distintividad. En efecto, si bien es cierto que, conforme a la gráfica adjuntada por la demandante del signo “TRIDIMENSIONAL”, cuyo registro se solicita, el mismo corresponde a un envase con bordes redondeados, con tapa en forma rectangular y plana y cuya base se encuentra formada por una franja de vidrio ancha, también lo es que estas características son secundarias o no sustanciales y no adicionan una creación que se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto y que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, de modo que el consumidor promedio pueda en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado, como los que aparecen en las imágenes anteriormente puestas de presente. En otras palabras, la forma tridimensional de dicho envase es una forma usual o común en el mercado para los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que no se aparta significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener habitualmente con respecto a esos productos en el mercado. Por lo tanto, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 135, literales b) y c) de la Decisión 486 y el signo analizado no cumple con

los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 mencionada, por lo que no puede constituir marca.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 LITERAL C

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ(E)

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00240-00

Actor: BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: EL SIGNO TRIDIMENSIONAL SOLICITADO ES LA FORMA USUAL O COMÚN EN EL MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 3ª DE

LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL, EN TANTO NO SE APARTA

SIGNIFICATIVAMENTE DE LO QUE ACOSTUMBRA UN CONSUMIDOR MEDIO

A TENER HABITUALMENTE CON RESPECTO A ENVASES DE PERFUMES EN

EL MERCADO.

La sociedad BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad

con el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 42829 de 19 de agosto de 2010, “Por la cual se niega un registro”; 64261 de 23 de noviembre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 72219 de 23 de diciembre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se le conceda el registro como marca del signo “TRIDIMENSIONAL”, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 3 de abril de 2009, solicitó el registro como marca del signo TRIDIMENSIONAL (ENVASE), para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición contra el registro solicitado. 3°: Agregó que mediante la Resolución núm. 42829 de 19 de agosto de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC negó el registro del signo TRIDIMENSIONAL (ENVASE), para distinguir productos de la citada Clase 3ª

Internacional1, por cuanto no poseía la distintividad suficiente que le permitiera diferenciarse de otros diseños en el mercado. 4º: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de ellos mediante la Resolución núm. 64261 de 23 de noviembre de 2010, expedida 1 El signo fue solicitado para identificar “ […] Perfumes, agua de colonia, desodorantes para uso personal (perfumería), aceites esenciales, aceites para fines cosméticos, jabones líquidos, leche de limpieza para propósitos de tocador, cosméticos, preparaciones de maquillaje; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel, para efectos adelgazantes, para el baño, para el bronceado, máscaras de belleza, enjuagues para la boca para fines no médicos, lociones para el cabello y preparaciones no médicas para el cuidado del cabello, champús […] ”. por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo mediante la Resolución núm. 72219 de 23 de diciembre de ese año, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 1342 de la Decisión 486 de de 14 de septiembre de 20003, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486. Aseguró que el signo solicitado cumple con las condiciones exigidas en el citado artículo por cuanto se trata de un diseño perceptible por los sentidos, esto es, un

envase con volumen que ocupa un lugar en un espacio determinado. Sostuvo que también es susceptible de representación gráfica porque el diseño puede plasmarse en un papel, convirtiéndose en una imagen captable por el público consumidor. Indicó que el signo es suficientemente distintivo en el mercado comoquiera que posee elementos especiales que lo diferencian de las formas usuales de los envases. Adujo que la SIC al expedir la resoluciones acusadas violó el artículo 135, literal c)4, de la Decisión 486 porque el signo cuestionado es un envase que puede acceder al registro marcario, teniendo en cuenta que posee elementos originales, 2 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 3 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 4“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] c. consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […]”. distintivos y únicos que lo diferencian de los demás diseños previamente registrados, con la capacidad de identificar los productos que comercializa la sociedad. Respaldó lo anterior, con los argumentos expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 82-IP-2008, en la que señaló: “[…] Será registrable como marca la forma del producto, o su envase,

“si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que este provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…). Para llegar a construir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado5 […]”. Alegó que los envases comunes y usuales para contener líquidos corresponden a botellas redondas, que son de plástico o de vidrio, con tapas de rosca o dispositivos para rociar el líquido en forma de spray, sin ninguna característica especial o relevante. Manifestó que el envase que pretende registrar como marca tiene los bordes redondeados, la tapa es rectangular y plana y la base está conformada por una franja de vidrio más ancha de lo normal. No se trata de un envase común. Sostuvo que en el mercado de la perfumería los frascos creados son siempre especiales, algunos más originales que otros, pero todos presentan alguna característica que los diferencia entre sí y de los envases comunes.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 5 ? Proceso 66-IP-2006.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a

derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que al efectuar el análisis del signo cuestionado, consistente en un envase de forma cilíndrica, cuya base posee un diseño formado por pétalos en relieve, se observa que corresponde a la forma usual de un envase. Indicó que en atención a que se solicitó el signo cuestionado para amparar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, se tiene que el diseño solicitado “[…] viene a ser el correspondiente a la forma usual de algunos tipos de envases de estos productos, habida cuenta que no contiene elementos característicos que le den la suficiente distintividad […]”. Afirmó que resulta indudable que este tipo de forma usual de envase es el utilizado por la gran mayoría de los comercializadores y productores de los referidos productos y, en general, de los productos líquidos que los requieren, constituyéndose en la forma usual. Alegó que el signo cuestionado carece de la distintividad para constituirse como marca por la incapacidad de distinguir en el mercado los productos que pretende identificar. Agregó que resulta claro que el solicitante del signo cuestionado no puede apropiarse exclusivamente del mismo porque se le estaría privando a los demás competidores de una forma usada normalmente para presentar los productos. Manifestó, además, que la forma solicitada no posee elementos adicionales, que le impriman la distintividad requerida para ser registrada como marca debido a que en el mercado existen diversos tipos de frascos de perfume como tal. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo

del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 210 del CCA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de octubre de 20186, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Dentro del plazo, el demandante guardó silencio y la demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. El Ministerio Público en esta oportunidad emitió concepto7, considerando lo siguiente: Señaló que el signo tridimensional solicitado no es apto para diferenciar un producto en el mercado en el cual existen envases similares, dada la naturaleza del producto a contener, para ofrecer productos contenidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por carecer de elementos particulares y suficientemente distintivos que permitan atribuirle la condición de marca. 6 Cfr. Folio 212 7 Cfr. Folios 143 a 150, concepto recibido en la Secretaría del Consejo de Estado el 20 de noviembre de 2018. Concluyó que el signo cuestionado no cumple con el requisito de distintividad necesario para ser registrado como marca e incurre en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal c), al ser la botella, objeto de estudio, una forma usual de los productos contenidos en la citada Clase 3ª y al no tener elementos suficientemente distintivos. Por tal razón, solicitó denegar las

pretensiones de la demanda. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó8: “[…] 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. […] 1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. […] 2.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintividad intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. […] 2.10. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. […] 8 Proceso 308-IP-2017. 2.12. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación.

[…] 3.6. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza eltitular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 3.7. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. […] 3.9. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (i) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(iii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La SIC, mediante la Resolución núm. 42829 de 19 de agosto de 2010, negó el registro como marca del signo “TRIDIMENSIONAL”, (correspondiente a un envase), a la sociedad BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, para distinguir “[…] perfumes, agua de colonia, desodorantes para uso personal (perfumería), aceites esenciales, aceites para fines cosméticos, jabones líquidos, leche de limpieza para propósitos de tocador, cosméticos, preparaciones de maquillaje; preparaciones removedoras de maquillaje; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel, para efectos adelgazantes, para el baño, para el bronceado, máscaras de belleza, enjuagues para la boca para fines no médicos, lociones para el cabello y preparaciones no medicada para el cuidado del cabello, champús […]”, esto es, productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que la figura del signo solicitado es conocida tradicionalmente para perfumes y aguas de colonia, por lo que no es capaz de identificar un origen empresarial determinado.

Sobre el particular, la demandante adujo que el signo solicitado cumple con las condiciones para ser registrado como marca en cuanto posee elementos

originales, distintivos y únicos que lo diferencian de los demás diseños previamente registrados, con la capacidad de identificar los productos de la citada Clase 3ª Internacional. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134 y 135, literales b) y c) de la Decisión 486. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se

trate; […].” El Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de la susceptibilidad de representación gráfica se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Y el requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. La figura objeto de la solicitud de registro9 se representa así:

SIGNO TRIDIMENSIONAL

SOLICITADO

Solicitante:

BEAUTE PRESTIGE

INTERNATIONAL Clase 3ª “[…]Perfumes, agua de colonia, desodorantes para uso personal (perfumería), aceites esenciales, aceites para fines cosméticos, jabones líquidos, leche de limpieza para propósitos de tocador, cosméticos, preparaciones de En el mercado se encuentran las maquillaje; preparaciones cosméticas para el cuidado de la

siguientes formas de envases, para piel, para efectos adelgazantes, para el baño, para el bronceado, identificar productos de la citada Clase 3ª máscaras de belleza, enjuagues para la boca para fines no médicos, Internacional, cuyos diseños son10: lociones para el cabello y preparaciones no médicas para el cuidado del cabello, champús […]”. MARCA REGISTRO TITULAR 9 Cfr. Folio 37. 10 Cfr. Folios 13 a 14 del Cuaderno Principal.

300732 COFINLUXE

470527 SAVITAL BRANDS

INC.

418609 CRISTIAN LAY, S.A.

430082 JAFER ENTERPRISES

R&D, S.L.U.

246213 BULGARI S.P.A.

Tratándose de signos tridimensionales, esta Sección en la sentencia proferida el 22 de enero de 201511, precisó lo siguiente: “[…] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de signos tridimensionales. Sobre el particular, dijo: “En virtud a que el signo solicitado a registro constituye un signo tridimensional, el Tribunal interpretará el tema. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible

no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005). La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial. En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-0002008-00342-00. sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: […] b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. […]”. En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la marca tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto […].”12

Ahora, respecto a la irregistrabilidad de esos signos, cuando constituyen formas usuales de los productos o sus envases, el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, señaló: “[…] La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases o envolturas […] “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […]” 3.3. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 12 ibídem 3.4. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 3.5. Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en: a) Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas

que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. V.g. el diseño de gafas. b) Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos. 3.6. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 3.7. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. […] 3.9. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (i) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (ii) Si la forma solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (ii) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma. […]” (Destacado fuera de texto). A este respecto, conviene destacar que la sentencia de esta Sección inicialmente invocada, esto es, la de 22 de enero de 2015, también se pronunció sobre la irregistrabilidad de signos que constituyen la forma usual de envases de los productos13 y, al efecto, razonó así: “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que la forma tridimensional de un producto pueda constituir un sign