CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00273-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto COAX y la marca mixta KOAJ / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo son COAX y KOAJ / REGLA DE ESPECIALIDAD DE REGISTRO MARCARIO – Alcance / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto COAX en la clase 25 por existir similitud y conexión competitiva con la marca mixta KOAJ previamente registrada en las clases 14 y 25 [U]na vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada COAX y la marca registrada KOAJ, presentan, en primer lugar, similitud ortográfica por tener identidad en las vocales y en su ubicación, en el número de sílabas y longitud de la palabra y, en segundo lugar, similitud fonética, por cuanto las letras “C” y “K” suenan igual, y la única diferencia, esto es, la letra “X” adicional que tiene la marca solicitada y registrada, no le otorga suficiente distintividad para diferenciarla en el mercado; aspectos que conllevan a configurarse un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor. En atención a que la marca solicitada y registrada es similar a la marca previamente registrada y, en consecuencia, puede generarse un riesgo de confusión, es necesario analizar el siguiente requisito, esto es, la conexión competitiva. (…) [R]esulta claro para la Sala que la marca mixta solicitada y la marca mixta registrada identificarían los mismos productos de la clase 25, toda vez que ni el solicitante de la marca, ni el titular del registro marcario KOAJ, limitaron los

productos de la clase en su registro sino que fue general. Ahora, en cuanto a los productos de la clase 14, en donde también se encuentra registrada la marca KOAJ, si bien es cierto, son clases diferentes, no puede determinarse, a priori, que no existe conexidad, toda vez que los artículos de joyería y relojería, piedras preciosas y semipreciosas, pueden, en algunos casos, hacer parte de accesorios de las prendas de vestir que identifica la clase 25. (…) Atendiendo a que la marca solicitada y la marca registrada identificarían los mismos productos de la clase 25, por no haberse limitado su registro, para la Sala resulta claro que los medios de publicidad y de comercialización son idénticos y, en ese sentido, existiría conexión competitiva. Ahora, respecto de los productos de la clase 14 en donde también está registrada la marca KOAJ, a juicio de la Sala es posible que los medios sean afines, pues se refieren al vestuario y sus accesorios, siendo común en algunas tiendas que se comercialicen simultáneamente las prendas de vestir, con artículos complementarios y accesorios, como joyería, relojería o pulseras, entre otros, sin perjuicio, que existan tiendas especializadas para los productos de la clase 14. (…) Corolario de lo expuesto, esta Sección considera que en el caso bajo estudio, existe una conexidad entre los productos que la marca solicitada y la marca registrada identificarían, porque en primer lugar, la marca registrada para la clase 25 identifica los mismos productos, lo que conlleva a que los canales de comercialización y publicidad, el género de los productos, su uso conjunto y complementario sea el mismo, y, en segundo lugar, a pesar de que los productos

de la clase 14 están en una clase diferente, tienen canales de comercialización y publicidad afines y los productos son complementarios.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00273-00

Actor: PERMODA LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad Referencia: Confundibilidad entre la marca mixta solicitada COAX y la marca mixta registrada KOAJ por existir similitud entre las marcas y conexidad competitiva de los productos a identificar. Criterios de comparación entre marcas mixtas.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Permoda Ltda. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 22397 de 29 de abril de 2010 y 19063 de 7 de abril de 2011. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Permoda Ltda., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado especial, presentó demanda1, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 1722 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 1 Cfr. Folio 23. 2 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la 2000 de la Comunidad Andina3, en adelante, Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 22397 de 29 de abril de 2010,

“Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y la Resolución núm. 19063 de 7 de abril de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca mixta COAX para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

2. La demandante solicitó que se ordene a la demandada cancelar el registro de la marca mixta COAX, concedida a favor de José Nair Hernández, para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones:

“[…]

1. QUE SE DECLARE LA NULIDAD y se ordene el restablecimiento del derecho en relación con los actos administrativos contenidos en las Resoluciones número 22397 del 29 de abril de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos y la Resolución 19063 del 17 de abril de 2011 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual se informe que son nulas las Resoluciones número 22397 del 29 de abril de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos y la Resolución 19063 del 17 de abril de 2011 proferida por

el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. 3 Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

3. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención y a título de restablecimiento del derecho se proceda a declarar la oposición presentada por mi representada.

4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos expedir Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del

Código Contencioso Administrativo. [...]"4. Presupuestos fácticos

4. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. José Nair Hernández, el 18 de junio de 2009, solicitó el registro como marca del signo mixto COAX para distinguir productos comprendidos en la clase 255 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 607 de fecha 31 de agosto de 2009, habiendo sido objeto de oposición6 por parte de Permoda Ltda., con fundamento en la existencia previa de la marca mixta KOAJ, de la cual es titular para identificar productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, con el certificado núm. 323560. 4.2. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 22397 de 29 de abril de 2010,

declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta COAX para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Cfr. Folio 24 5 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 6 Cfr. Folio 8 C. antecedentes administrativos. 4.3. Permoda Ltda. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 22397 de 29 de abril de 2010. 4.4. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 32001 de 23 de junio de 2010, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de revocar la Resolución núm. 22397 de 29 de abril de 2010, declarar fundada la oposición y, en consecuencia, negar el registro como marca del signo mixto COAX, solicitado por José Nair Hernández, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.5. José Nair Hernández interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 32001 de 23 de junio de 2010. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 19063 de 7 de abril de 2011, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 32001 de 23 de junio de 2010, declarar infundada la oposición y,

en consecuencia, conceder el registro como marca del signo mixto COAX para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas

5. Permoda Ltda. adujo la vulneración del literal “a”7 del artículo 136 de la

Decisión 486. Concepto de la violación 7“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”

6. La demandante, en síntesis, expuso los cargos de violación así: 6.1. Afirmó que la demandada vulneró el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 por cuanto “[…] omitió tener en cuenta que [...] frente a la existencia de una mínima posibilidad de confusión debido a la similitud visual, fonética o conceptual que exista entre los signos es suficiente para que se niegue el registro de una marca pues se debe atender a la actitud del consumidor que por naturaleza es desprevenida, más aún si se tiene en cuenta que estos son productos de consumo masivo [...]"8. 6.2. Explicó que "[...] el consumidor al momento de adquirir el producto en el mercado no solicitará el mismo haciendo referencia o una descripción del signo o de la parte gráfica que acompaña el vocablo Coax, sino que por el contrario lo solicitará con la expresión que compaña el signo [...]"9.

6.3. En relación con la Resolución que resolvió el recurso de apelación, indicó que "[...] el estudio se hizo de forma absolutamente fraccionada, situación esta que no es viable, bajo ningún punto de vista, dado que el consumidor al momento de adquirir el producto, no va a hacer los análisis planteados en el acto administrativo [...]"10. 6.4. Sostuvo que "[...] los signos objeto de estudio, son complemente confundibles, máxime si se tiene en cuenta que por la fuerza expresiva que tienen las palabras, son estas las que se utilizaran al momento de solicitar el producto en el mercado [...]"11. 6.5. En cuanto a la conexidad de los productos afirmó que "[...] los productos están directamente relacionados por tal razón se puede concluir que los consumidores, los canales de comercialización y los medios a través de los cuales se publiciten estos, son los mismos [...]"12. Contestación de la demanda 8 Cfr. Folio 27 9 Cfr. Folio 28 10 Cfr. Folio 29 11 Ibidem. 12 Cfr. Folio 30

7. La Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio de su apoderado especial, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante argumentando lo siguiente: 7.1. Afirmó que “[…] no se configuraron los presupuestos para la aplicación de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […]”13. 7.2. Indicó que “[…] el accionante pone de presente la importancia de no separar los elementos que componen las marcas. Sin embargo, cuando procede a hacer la

comparación, descompone los vocablos “KOAJ” y “COAX” en sílabas y analiza cada carácter de los signos […] esta comparación realizada por el accionante, evidencia que al pretender argumentar una supuesta violación de la normatividad marcaria a esta Superintendencia – la cual no existe – no se tuvo en cuenta la unidad ortográfica ni auditiva, debido que al separar la palabra en sílabas, se separa también su pronunciación […]”14. 7.3. Sostuvo que “[…] su se realiza la comparación sin descomponer la marca, es evidente que las mismas no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgos de confusión o asociación […]”15. 7.4. Por último, manifestó que “[…] en consideración a que las marcas cotejadas, analizadas en conjunto y sucesivamente presentan diferencias que permiten su individualización; no se puede predicar la existencia de identidad o semejanza entre ellas […]”16.

8. José Nair Hernández, vinculado al proceso como tercero con interés directo en el resultado del proceso17, no se pronunció respecto de la demanda.

Interpretación Prejudicial 13 Cfr. Folio 55 14 Cfr. Folio 56 15 Ibidem. 16 Cfr. Folio 57 17 Notificación Cfr. folio 50

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de agosto de 201418, ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación

prejudicial 423-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, en adelante Interpretación Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso debía interpretarse el artículo 136 literal “a” de la Decisión 486 y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 2 de enero de 198419, en adelante Código Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de agosto de 201720, corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial; vencido el plazo, la demandante y la demandada reiteraron los argumentos de nulidad y defensa; mientras que el tercero con interés directo en el resultado del proceso no hizo manifestación alguna. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

12. Vistos los artículos 151 del Código Contencioso Administrativo, sobre la comparecencia de las entidades públicas en los procesos contencioso administrativos, y 7521 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201222, sobre la designación y sustitución de apoderados, aplicable por remisión expresa del 18 Cfr. Folio 69 artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, y atendiendo a que el abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía núm. 19.214.395 y con tarjeta profesional núm. 25.742 expedida por el

C. S. de la J., allegó al expediente poder especial23, para actuar en calidad de apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala reconocerá personería, en los términos y para los efectos del poder conferido, al mencionado abogado en la parte resolutiva de esta sentencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

13. Visto el artículo 128 numeral 724 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30825 de la Ley 1437 de enero 18 de 201126, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 127 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 19 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.

20Cfr. Folio 89 21“[…] Artículo 75. Designación y sustitución de apoderados. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. […] Podrá sustituirse el poder siempre que no esté prohibido expresamente. […]”. 22Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 23 Cfr. Folio 106 24“[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 25“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se

inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 26 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 27 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y 200328, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) Interpretación Prejudicial 423-IP-2015 de 4 de febrero de 2016 y vii) análisis del caso concreto.

15. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

16. Los actos administrativos demandados son los siguientes: 16.1.Resolución núm. 22397 de 29 de abril de 201029, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos decidió la solicitud de registro de marca, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por Permoda Ltda. y, en consecuencia, conceder el registro como marca del signo mixto COAX,

a favor de José Nair Hernández, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó: “[…] Teniendo en cuenta los argumentos planteados por las partes, así como los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial, esta Dirección, al analizar los signos previamente representados, encuentra que, si bien los signos comparten su conformación vocálica, los mismos cuentan con restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 28“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. 29 Cfr. Folios 11 a 15 elementos que logran diferenciarlos, siendo en el caso del signo solicitado, la terminación en el fonema “X” la que le garantiza una pronunciación particular , mientras que en el signo opositor la terminación irregular en la letra “j” genera un sonido el cual aleja de la impresión causada por la barca objeto de estudio. Adicionalmente, las denominaciones confrontadas cuentan con relevantes diferencias desde el punto de vista visual, pues mientras el signo solicitado comienza con la letra “'C, el registrado lo hace con la letra “K” y finaliza la primera con la letra “X” y la segunda con la “J” igualmente la letra “A" sobre la que se incluye una diéresis, junto con las diferencias mencionadas, contribuye a causar un impacto visual disímil en cada signo. Es claro que el aspecto gráfico facilita tal distinción al tratarse de expresiones escritas en un tipo y tamaño de letra completamente diferente, dando preponderancia la marca COAX al fonema final, el

cual se separa del resto del texto al escribirse en un tamaño mucho mayor, y decorarse con un punto en la parte superior, el cual da la impresión de tratarse de un tipo de letra distinto, más delgado y con igual tamaño en cada uno de sus componentes. Por tanto, se considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, no son confundibles. En consecuencia, esta Oficina no considera necesario referirse a la conexión competitiva, toda vez que los signos confrontados cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia de riesgo de confusión, ya que el consumidor promedio no tendrá dudas acerca del origen empresarial de los productos que estos identifican, por lo que es viable su coexistencia pacífica en el mercado. En conclusión, esta Dirección considera viable el registro del signo solicitado, puesto que este no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto, RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. Declarar infundada la oposición presentada por

PERMODA S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de: La marca: COAX (Mixta).

Para distinguir: VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERERÍA.

(Productos de la clase 25ª de la Clasificación Internacional de Niza).

Titular: JOSE NAIR HERNANDEZ

Domicilio: MEDELLIN - ANTIOQUIA - COLOMBIA

Dirección: CALLE 42 No. 36 A - 12

Vigencia: DIEZ (10) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA

DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. […]”. 16.2.Resolución núm. 19063 de 7 de abril de 201130, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 32001 de 23 de junio de

201031. En la resolución se indicó: “[…] 2.1.3 Análisis comparativo de los signos.

Como puede observarse desde un primer impacto y después del anterior análisis los signos no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión. En efecto, si bien comparten la utilización de las vocales O y A, nótese que la utilización de consonantes ubicadas en los extremos C y X, en la marca solicitada, frente a la utilización de las consonantes ubicadas en los extremos K y J, en el signo opositor, determinan variaciones, ortográficas y fonéticas determinantes. Aunado a ello, la estructura gráfica de cada uno de los conjuntos refuerzan las diferencias antes anotadas. Por tanto, esta Delegatura considera que las marcas confrontadas, como tales analizadas en conjunto y sucesivamente, presentan diferencias que permiten su individualización, pues el consumidor tendrá las herramientas suficientes para identificar los productos amparados por cada uno de los signos en conflicto, así como el origen empresarial 2.1.4 Relación de productos o servicios Debido a la conclusión del párrafo precedente, encontramos que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios. Pues, nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos conexos o incluso

idénticos, si las marcas son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

3. Conclusión 30 Cfr. Folios 16 a 21 31 por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de revocar lo la Resolución núm. 22397 de 29 de abril de 2010, declarar fundada la oposición y, en consecuencia, negar el registro del signo solicitado.

Según las consideraciones antes expuestas, si bien los signos coinciden en algunas de las vocales estas coincidencias se ven diluidas por las variaciones ortográficas y fonéticas anotadas, así como por la estructura grafica de cada conjunto, contando la marca solicitada con elementos suficientes para diferenciarse de la marca opositora […] En mérito de lo expuesto, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 32001 de 23 de junio de 2010, proferida por la Directora de signos Distintivos. ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Permoda S.A ARTÍCULO TERCERO. Conceder el registro de: La marca: COAX (Mixta).

Para distinguir: VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERERÍA.

(Productos de la clase 25ª de la Clasificación Internacional de Niza).

Titular: JOSE NAIR HERNANDEZ

Domicilio: MEDELLIN - ANTIOQUIA - COLOMBIA

Dirección: CALLE 42 No. 36 A - 12

Vigencia: DIEZ (10) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

[…]”. El problema jurídico

17. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda y la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso, determinar si la marca mixta COAX solicitada por José Nair Hernández y concedida por la demandada para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486, con base en la semejanza y el riesgo de confusión o de asociación con la marca mixta KOAJ registrada previamente a favor de la demandante, para distinguir productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

18. En ese orden de ideas, la Sala determinará si hay o no lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, expedidos por la

Superintendencia de Industria y Comercio. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

19. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena32, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200033 de la Comisión de la Comunidad Andina34. 32 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron

declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 33 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, Principios y características del Derecho Comunitario Andino

20. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad,

aplicación y efecto directos.

21. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente35 sobre las normas en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial And