CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00283-00-2017

EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es SIETE ESENCIAS para amparar servicios en la clase 3 / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – No es apropiable y debe excluirse del examen de confundibilidad De acuerdo con los criterios antes expuestos por el Tribunal, la Sala estima que las expresiones “SIETE ESENCIAS” son descriptivas, en tanto informan acerca de las características o propiedades de los productos que identifica, esto es, sobre los ingredientes de los mismos, pues los productos de aseo y limpieza se caracterizan por su olor y aroma. De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de excluir del cotejo las partículas “SIETE ESENCIAS,” las cuales son descriptivas y no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos débiles, pueden ser utilizados por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva, conforme se señaló anteriormente. Por lo tanto, la actora, como titular de un signo con unos vocablos descriptivos, esto es “SIETE ESENCIAS”, no puede impedir la inclusión de dichas partículas en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general, inapropiable. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS y la marca mixta SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES / REGISTRO MARCARIO – Procedencia respecto del signo mixto HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS por no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca mixta SIETE

ESENCIAS DE LOS ANDES

[L]as palabras, partículas o expresiones descriptivas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. […] [L]a Sala estima que entre los vocablos “HEROFLOR 7 X” de la marca cuestionada y “DE LOS ANDES” del signo previamente registrado de la actora no existe similitud ortográfica, ni fonética, ya que “HEROFLOR 7 X”, genera un signo completamente distintivo y diferente al previamente registrado, que está acompañado de las partículas “DE LOS ANDES”. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar. Se precisa que la marca “HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS”, como ya se dijo, se encuentra formada por unas expresiones descriptivas “SIETE ESENCIAS” y por las denominaciones “HEROFLOR 7 X”, suficientemente distintivas frente al signo previamente registrado, que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, 22 de mayo de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2008-00053-00, C.P. María

Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE

2000 LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00283-00

Actor: BELLEZA EXPRESS S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad relativa Referencia: TESIS: LA MARCA “HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS” SI BIEN

POSEE UNAS EXPRESIONES DESCRIPTIVAS, ESTO ES, “SIETE ESENCIAS”,

CONTIENE LAS EXPRESIONES “HEROFLOR 7 X” SUFICIENTEMENTE

DISTINTIVAS QUE LA HACEN REGISTRABLE.

La sociedad BELLEZA EXPRESS S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, que se debe interpretar como acción de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Las Resoluciones 7549 de 12 de febrero de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, y 17920 de 26 de marzo de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 05791 de 10 de febrero de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de

apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: El 25 de marzo de 2009, la sociedad OROZCO PINEDA & COMPAÑÍA S. EN C., presentó solicitud de registro de la marca “HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS” (mixta), para distinguir los productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza1. 2º: Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial nro. 605 de 30 de junio de 2009, la sociedad BELLEZA EXPRESS S.A. formuló oposición con fundamento en la evidente similitud frente a su marca “SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES”, la cual había sido previamente registrada para distinguir productos de la misma Clase 3ª Internacional. 3º: Mediante la Resolución 7549 de 12 de febrero de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, concedió la solicitud de registro de la marca “HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 3ª. de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que el elemento predominante de la misma era la expresión “HEROFLOR”, la cual la dotaba de la suficiente fuerza distintiva para diferenciarla de las demás, sumado a los diversos elementos gráficos que generaban percepciones visuales totalmente particulares.

Aunado a lo anterior, la autoridad marcaria sostuvo que las palabras “SIETE ESENCIAS” simplemente eran accesorias y explicativas de una de las cualidades del producto. 4º: Contra la citada Resolución la sociedad BELLEZA EXPRESS S.A. interpuso recurso de reposición y en, subsidio, apelación. 1 “Productos de aseo y limpieza.” 5º: A través de la Resolución 17920 de 26 de marzo de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC confirmó la decisión recurrida y concedió el recurso de apelación. 6º: Mediante la Resolución 05791 de 10 de febrero de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la decisión recurrida, ya que, a su juicio, si bien los signos confrontados coincidían en la utilización de la expresión “SIETE ESENCIAS”, los demás elementos nominativos y gráficos contenidos en sus conjuntos marcarios, permitían su diferenciación. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que, se violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que las Resoluciones demandadas desconocieron la similitud evidente entre las marcas “SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES” y “HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS” y el innegable riesgo de confusión y asociación existente. Señaló que, al realizar un cotejo entre las marcas controvertidas, se puede advertir una clara similitud en sus elementos gráficos, fonéticos, ortográficos e ideológicos.

Alegó que, las expresiones “SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES” y “HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS” evocan en la mente del observador la misma idea. Afirmó que, una simple observación visual desprevenida permite determinar la similitud entre los signos estudiados, pues la expresión “SIETE ESENCIAS”, que es la preponderante en la marca previamente registrada, es totalmente copiada de su marca. Adujo que, los signos no solo comparten la expresión “SIETE ESENCIAS”, sino que se componen del mismo número de palabras, por lo tanto tienen la misma longitud. Recordó que, la expresión “SIETE ESENCIAS”, no es de aquellas consideradas como genéricas o de uso común para distinguir productos de la Clase 3ª Internacional, lo cual se puede corroborar al consultar los signos distintivos registrados ante la SIC, en los que se observa que ocho de las nueve marcas que contienen dicha expresión son de su titularidad. Manifestó que, si bien existen diferencias entre las marcas cotejadas, por la utilización de las expresiones “HEROFLOR” y “DE LOS ANDES”, estas no aportan mayor distinción, teniendo en cuenta que el elemento principal es la expresión “SIETE ESENCIAS”, la cual se reproduce en ambos signos. Indicó que, la impresión comercial y la apariencia de las dos marcas es la misma: envase amarillo cilíndrico, tapa blanca, etiqueta en forma similar a un trapecio pegada en el frente del envase, con letras color rojo y negro y figura de flores en tonalidades amarillas y verdes.

Expresó que, las similitudes que resultan del cotejo ideológico, demuestran que las marcas evocan la misma idea y la misma representación en la mente del consumidor. Anotó que, las marcas comparadas distinguen productos que se encuentran íntimamente relacionados, ya que, por un lado, el signo “SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES” se registró para productos como jabones, preparaciones hechas a base de esencias y ambientadores y el signo “HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS” para productos de aseo y limpieza. Sostuvo que el tipo de consumidor de estos productos es el de compra por repetición, es decir, que una vez se identifica con el origen empresarial y con su aval corporativo, suele nuevamente buscar los productos que había adquirido con anterioridad, por lo que sus años de posicionamiento en el mercado que le han costado dinero, esfuerzo y tiempo, se puede ver afectado con el registro de la marca “HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS”. Agregó que, la innegable similitud entre las marcas comparadas, agravada por la coincidencia de los productos que distinguen, demuestra la existencia del típico caso de riesgo de confusión y asociación. Finalmente, consideró que las Resoluciones demandadas no aplicaron el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, pues la marca “HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS” no cumple con la función principal de todo signo distintivo, esto es, la aptitud diferenciadora en relación con los productos o servicios de otras personas o empresarios.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico. Adujo que, no existe violación de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Por el contrario, las decisiones acusadas se fundamentaron en la normativa vigente. Señaló que, al comparar los dos signos, no se presentan semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, en razón a que si se observa la marca cuestionada el elemento predominante es la expresión “HEROFLOR”, la cual la dota de la suficiente fuerza distintiva que permite diferenciarlas. Anotó que, la sociedad OROZCO PINEDA & COMPAÑÍA S.EN C. ya ha registrado otras marcas con el uso de la expresión “HEROFLOR”. Manifestó que, si bien ambas comparten las expresiones “SIETE ESENCIAS” en su parte denominativa, dicha similitud se ve desvirtuada al momento en que introducen al conjunto marcario en el signo solicitado la expresión de fantasía “HEROFLOR”, así como en el signo ya registrado, la expresión caprichosa “DE LOS ANDES”, palabras que coadyuvan a que desde otra perspectiva, el consumidor vea representada en su mente una idea distinta respecto de la marca registrada. Expresó que, ambos signos incorporan las palabras “SIETE ESENCIAS”, las

cuales describen de manera directa la composición de los productos que identifican, por lo que se debe permitir la existencia de otros signos que usen dicha expresión en el mercado. Alegó que, las marcas en conflicto no evocan la misma idea. Indicó que, si bien ambas marcas amparan productos de la Clase 3ª Internacional, la cuestionada cuenta con la suficiente distintividad para que no sea confundida en el mercado. II.1.2.- La sociedad OROZCO PINEDA &CIA. S. EN C., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Señaló que, el signo solicitado es suficientemente distintivo, pues la posición en la que se encuentran ubicadas las palabras, el diseño, el tipo de letra y los trazos, es distinta respecto de la marca registrada. Manifestó que, en el aspecto gráfico, no existe similitud entre los signos enfrentados. Advirtió, que el signo “HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS” (mixto) no intenta apropiarse de las palabras “SIETE” o “ESENCIA”, ya que son términos de uso común para la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Que, el término “ESENCIA” es una denominación descriptiva de los productos de la citada Clase. Indicó que, el análisis de las marcas debe realizarse entre “HEROFLOR 7 X” y “DE LOS ANDES”, encontrándose a todas luces que no hay similitud ortográfica, conceptual, ni fonética entre los signos en conflicto.

Expresó que, no existe riesgo de confusión que lleve al consumidor a considerar que el signo solicitado proviene del mismo origen de la marca registrada “SIETE

ESENCIAS DE LOS ANDES” (mixta).

Adujo que, la SIC actuó en total apego de la ley, al conceder el registro del signo “HEROFLOR 7 x SIETE ESENCIAS” (mixto). III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO El agente del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó2: “1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. […] 2.7. En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que

2 Proceso 209-IP-2016. evocan o en los colores que contiene, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.8. En el presente caso, como el elemento denominativo en las marcas en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.8.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.8.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.8.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.8.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.8.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras

no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.8.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.8.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.8.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.8.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.9. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […] 3.1. Afirma la SIC y la solicitante del signo que la expresión “SIETE ESENCIAS” es descriptiva y las palabras “SIETE ESENCIAS” son términos de uso común y no deben entrar al cotejo de los signos en conflicto, por lo tanto, en el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. […] 3.9. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la

posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 3.10. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común o descriptivo en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común y descriptivos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Se deberá tener en cuenta la previsión plasmada en el punto precedente [...].” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución nro. 7549 de 12 de febrero de 2010 concedió el registro de la marca “HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS” (mixta),”, en favor de la sociedad OROZCO PINEDA & COMPAÑÍA S. EN C. para distinguir productos de la Clase 3a3 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Al respecto, la actora alegó que la marca solicitada para registro se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 134 y 136,

3 “Productos de aseo y limpieza”. literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, porque, de una parte, presenta similitudes susceptibles de causar riesgo de confusión con su marca previamente registrada “SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES” (denominativa), para distinguir productos de la misma Clase 3ª. de la Clasificación Internacional de Niza y, de otra, una relación entre los productos que identifican los signos en conflicto. Explicó que, las marcas cotejadas tienen la misma longitud; que las expresiones “HEROFLOR” y “DE LOS ANDES” no aportan distinción, teniendo en cuenta que la expresión “SIETE ESENCIAS” es la predominante y se reproduce en ambos signos, además de que no es de uso común en la citada Clase 3ª. Por su parte, el tercero interesado en las resultas del proceso manifestó que la expresión “SIETE ESENCIAS” es de uso común para los productos comprendidos en las Clases 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y que la marca registrada “HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS” goza de distintividad y que el término “ESENCIA” es una denominación descriptiva de los productos de la citada Clase. El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literales e) y g), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, no así del artículo 134, ibidem. Corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, procedía el registro de la marca “HEROFLOR 7 X

SIETE ESENCIAS” para la Clase 3ª. de la Clasificación Internacional de Niza. Los textos de las normas aludidas, son los siguientes: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […]” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es

preciso adoptar las reglas que para el cotejo marcario, ha señalado el Tribunal en este proceso, así: “1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, ortográfica, figurativa conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en diferentes momentos. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar en las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. […] 1.6.5. De la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos que identifican los signos en conflicto.”

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA SOLICITADA PARA REGISTRO (MIXTA) MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA) Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, con otra marca mixta, previamente registrada, en favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en ambas marcas, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que si los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor se hace por su denominación y no por la descripción de aquella. De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Para el efecto, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los

signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante.”4 Además, es menester resaltar que tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 20145, precisó: “Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 4 Ibidem 5 Expediente nro. 2008-00053-00, Actora: RENEWAL CIA LTDA., Consejera ponente María Elizabeth García González. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre

su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). Ahora, es del caso señalar que la referida Interpretación Prejudicial, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, prohíbe el registro de los signos descriptivos, pero que tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. Así mismo, indicó que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común o descriptivas al realizar el examen comparativo de las marcas. Así, lo expresó: “[…] 3.5. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 3.8. El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda

servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” 3.9. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 3.10. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común o descriptivo en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de