CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00321-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto F&X y la marca mixta FOX / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA - Por regla general es el predominante / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA - Predomino sobre elemento gráfico / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo son FOX y FX en la clase 25 / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto FX para distinguir productos comprendidos en la clase 25 al no existir similitud con la marca mixta previamente registrada FOX Corresponde a la Sala examinar la legalidad de las Resoluciones No. 42563 del 27 de agosto de 2009, No. 23619 del día 30 de abril de 2010 y No. 13027 del día 14 de marzo de 2011 a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro del signo F&X (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que la parte actora considera que se desconoció lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al no concederle el registro. […] [U]na vez revisados los antecedentes administrativos allegados al presente proceso, encontramos que la denominación de la marca previamente registrada bajo el No. 280.600 es FOX, y que en su representación gráfica se elimina la letra O y se remplaza por la figura de un zorro […] Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en

conflicto con miras a determinar si entre ellas existe similitud ortográfica, fonética, conceptual o visual que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. […] En cuanto a la similitud ortográfica, el signo solicitado está conformado por una sola expresión (F&X) que tiene tres (3) letras, con dos (2) consonantes y un (1) signo. La marca previamente registrada (FOX), está también conformada por una sola expresión que tiene tres (3) letras, dos (2) consonantes y una (1) vocal. La Sala encuentra que si bien es cierto que los signos comparten las letras de inicio y final (F-X), también lo es que se diferencian en el signo & y en la letra O. En el presente caso, para la Sala es claro que la letra O de la marca registrada y el signo & del signo solicitado poseen una función diferenciadora en el conjunto, lo que permite que el consumidor promedio los distinga. Lo anterior se corrobora con el análisis desde el punto visto fonético […] En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa se observa que no se pronuncian de manera similar, pues la marca registrada está compuesta por las letras F y X y la letra 0, que al pronunciarse se oiría como FOX, lo cual crearía una diferencia con el signo solicitado que está compuesto por las letras F y X y el signo & que al pronunciarse se oiría como FIX, teniendo en cuenta que el signo & se deriva de la conjunción española Y. Otro aspecto que vale la pena destacar, es que la combinación de las letras FX y la palabra FOX son de

uso común en la clase 25 del nomenclátor internacional […] En lo referente a la similitud ideológica, la Sala encuentra que al revisar la palabra “F&X” se aprecia que esta no posee significado alguno, lo que la enmarcaría dentro de los signos denominados de fantasía; de otro lado, al estudiar la expresión FOX, se encuentra que es una palabra en idioma inglés, la cual igualmente es de fantasía, en tanto que su significado no es conocido por el consumidor promedio. Al ser dos signos de fantasía, al no tener un significado en sí mismo, y que tampoco generan un concepto en la mente del consumidor, no se puede afirmar que existe similitud ideológica entre los signos en conflicto. De otra parte, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en cuanto a que el análisis a realizar debe tener en cuenta el conjunto marcario, la Sala estima la importancia de verificar los elementos gráficos, en la medida en que, como se anotó, la marca registrada tiene una representación gráfica diferente a la denominación registrada. En este sentido, resulta relevante precisar que el elemento gráfico del signo solicitado tiene un diseño que permite otorgar una suficiente distintividad y diferenciación respecto de la marca previamente registrada. Ciertamente, los signos en conflicto visualmente no presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor en tanto, como se explicó líneas atrás, la marca registrada es representada intercambiando la letra O con la figura de un zorro y las letras que la acompañan están en relieve, mientras que la caligrafía del signo solicitado es diferente. […] Por las razones anteriores, la Sala considera que no

existe similitud ortográfica, fonética, ideológica y visual entre los signos objeto de análisis. SIGNO - Requisitos para su registro / RIESGO DE CONFUSIÓN - Elementos para su configuración / RIESGO DE CONFUSIÓN - Clases / RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA - Concepto / RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTAConcepto / RIESGO DE ASOCIACIÓN - Concepto / COTEJO MARCARIO – Reglas para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera de 29 de agosto de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2010-00474-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 21 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-201000471-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00321-00

Actor: SKY BRAND S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento Tema: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Marcas en Conflicto: F&X y FOX.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad Sky Brand S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones números 42563 del 27 de agosto de 2009, 23619 del día 30 de abril de 2010 y 13027 del día 14 de marzo de 20111, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio -en adelante SICnegó el registro del signo F&X (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Sky Brand S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1.1 Que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 42563 del día 27 de agosto de 2009, No. 23619 del día 30 de abril de 2010 y 13027 del día 14 de marzo de 2011, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo 09103, mediante las cuales en su orden, declaró fundada la oposición

formulada por la sociedad Fox Racing, Inc., y negó el registro a la demandante de la marca F&X (mixta) para distinguir productos de la clase 25 del nomenclátor internacional y resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera resolución mencionada, en el sentido de confirmarla. 1 La Resolución 13027 del día 14 de marzo de 2011, con la cual quedó en firme la actuación administrativa al haberse agotado los recursos en sede administrativa, fue notificada por listado número 43, desfijado el 12 de abril de 2011 (Folio 44 del cuaderno principal). Los cuatro meses para la presentación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 136 del CCA, empezaban a correr al día siguiente de la notificación, esto es el día 13 de abril de 2011 y finalizaba el 13 de agosto de la misma anualidad, que, al ser sábado, se trasladaba al día siguiente hábil el día martes 16 de agosto, en tanto que día 15 fue festivo. Como la demanda fue presentada el día 8 de agosto de 2011, la misma fue presentada dentro de la oportunidad legal. 1.2 Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca F&X (mixta), para identificar los siguientes productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: ropa, calzado y sombrerería. 1.3 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, la inscripción de dicho registro en los libros de la propiedad industrial.

1.4 Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que pongan fin al proceso de la referencia. […]”. I.2. Los hechos

2. Manifestó que la Sociedad Sky Brand S.A., solicitó el registro de la marca F&X

(mixta), para identificar productos pertenecientes a la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar “Ropa, zapatos y sombrerería”.

3. Expresó que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad Fox Racing Inc. (hoy Fox Head Inc.), presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca F&X (mixta), con base en el registro previo de su marca FOX (mixta) en la misma clase 25 internacional.

4. Indicó que igualmente presentaron oposición la sociedad Stanton & Cia. con base en la marca AFX (mixta) de la Clase 25 internacional y el señor Juan Camilo Vergara con base el registro marcario FXA SHOP (mixto) igualmente de la mencionada clase.

5. Recordó que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución No. 42536 del 27 de agosto de 2009, declaró fundada la oposición de la sociedad Fox Head Inc. negando el registro de marca F&X (mixta), para identificar productos de la clase 25 internacional.

Respecto de las oposiciones de la sociedad Stanton & Cia. y del señor Juan Camilo Vergara, fueron declaradas como infundadas.

6. Afirmó, que dentro de la oportunidad legal la sociedad actora, presentó recurso

de reposición y apelación en contra de la Resolución 42536 del 27 de agosto de 2009.

7. Informó que la Directora de Signos Distintivos mediante la Resolución 23619 del 30 de abril de 2010, decidió el recurso de reposición confirmando la Resolución 42536 del 27 de agosto de 2009 y concediendo el recurso de apelación.

8. Finalmente, puso de presente que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución 13027 del 14 de marzo de 2011, decidió el recurso de apelación, confirmando en su totalidad la Resolución 23619 del 30 de abril de 2010

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

9. Manifestó que con la expedición de los actos administrativos demandados se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto el signo F&X cumple con los requisitos exigidos por la norma comunitaria para que sea procedente su registro.

10. En efecto, afirmó que la marca F&X es perceptible por cuanto la misma es susceptible de ser apreciada por los sentidos del ser humano y que el consumidor está en condiciones de apreciarla, captarla o distinguirla.

11. Indicó que la marca F&X es por si distintiva para identificar productos de la clase 25 internacional y no se encuentra en ella ninguna causal de irregistrabilidad.

12. Expresó que, si bien los signos en conflicto comparten dos consonantes, tal situación no conlleva ningún riesgo de confusión para el público consumidor de los productos amparados por las mismas y resaltó que la ilegalidad de las decisiones

que negaron el registro de la marca solicitada está dada por la aplicación indebida del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

13. Consideró que el signo solicitado está compuesto de un elemento denominativo y de un elemento gráfico, con lo cual se logra imprimirle capacidad distintiva suficiente para distinguir los productos que pretende identificar.

14. De otro lado, sostuvo que cuando se pronuncian las consonantes (F y X) de la marca solicitada, se evidencia una clara diferenciación entre los dos signos, de manera que no existen semejanzas desde el punto de vista fonético, pues el sonido y pronunciación de cada uno de ellos difiere ostensiblemente.

15. En relación con el riesgo de confusión indirecta, expresó que al no existir un vínculo de identidad o semejanza entre los signos, claramente no existe riesgo de asociación ni de confusión para el consumidor, pues son más fuertes las diferencias que las semejanzas entre las marcas.

16. Finalmente. manifestó que el elemento grafico es el imperante en el signo registrado y le imprime una evidente diferenciación.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio

17. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan tanto en ésta decisión, como en la jurisprudencia y en la doctrina

aplicable al caso concreto.

18. Argumentó que es evidente que la marca F&X., si bien es susceptible de representación gráfica, carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto del signo solicitado con la marca FOX, resulta indudable que presentan similitudes de ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los servicios y su origen empresarial, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado.

19. Expresó que, en el presente caso, de la simple apreciación de los signos en conflicto, se evidencia que las mismos son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, lo que claramente no le otorga al solicitado la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado.

20. Manifestó, igualmente, que entre los signos F&X y FOX existen similitudes en el aspecto fonético, ortográfico e ideológico que conllevarían al público consumidor en error respecto del origen empresarial de los servicios y que las marcas pertenecen a un mismo titular.

II.2. Intervención de la sociedad Fox Head Inc.

21. El apoderado judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso precisó que la marca cuya registrabilidad se cuestiona en la demanda era evidente, se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que los actos administrativos demandados estaban ajustados a la ley.

22. Expresó que, de la lectura de los argumentos expuestos por el demandante, se observa que no existe ningún elemento de juicio que permita afirmar que la

Superintendencia de Industria y Comercio aplicó indebidamente la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

23. Así mismo, adujo que el riesgo de confusión y la inducción en error al consumidor sobre el origen, calidad y procedencia de los signos que pretende amparar el demandante con el signo F&X, se generaría al permitir su coexistencia con el signo previamente registrado por la sociedad Fox Head INC, toda vez que el signo reproduce la marca de su representado, como lo determinó la

Superintendencia de Industria y Comercio.

24. Manifestó que los signos desde el punto de vista ortográfico son similares, pues el signo F&X no solo reproduce en sus extremos las letras F y X, sino que presenta la misma longitud de ésta.

25. Adicionalmente, expresó que, desde el punto de vista fonético, la similitud entre los signos F&X y FOX resulta evidente, pues para el consumidor medio la pronunciación de los signos genera el mismo sonido correspondiente a las letras F y X, lo que llevaría a un riesgo de confusión y asociación.

26. Por último, indicó que ambos signos comparten la misma naturaleza de productos, clase del nomenclátor, finalidad, medios de publicidad, canales de comercialización, así como también que resultan intercambiables, lo que determina que la coexistencia en el mismo mercado llevaría a confusión y riesgo de asociación al consumidor que se enfrente a ellos.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 60-IP-2013 de fecha 25 de abril de 2013, en la que se exponen las

reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen. Al respecto considero que las normas aplicables y sujetas a la interpretación judicial son los artículos 134 literales a), b) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: […] PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos F&X y FOX, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia. […]” .

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

28. Mediante auto de 6 de noviembre de 20152, se corrió traslado a las partes,

intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, la entidad demandada y el tercero interviniente, reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Publico no se pronunció en esta etapa procesal. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico

29. Corresponde a la Sala examinar la legalidad de las Resoluciones No. 42563 del 27 de agosto de 2009, No. 23619 del día 30 de abril de 2010 y No. 13027 del día 14 de marzo de 2011 a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro del signo F&X (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que la parte actora considera que se desconoció lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al no concederle el registro..

V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

30. El apoderado de la parte actora invoca como causales de irregistrabilidad de una marca las consagradas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas que son del siguiente tenor: 2 ? Folio 150 cuaderno principal “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de

representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. […]”. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]” (Negrillas fuera de texto). V.3.- El examen de registrabilidad

31. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

32. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos, sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

33. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo

[…]”3.

34. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de

asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

35. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha indicado que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común4.

36. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”5. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

37. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4.- Las reglas de cotejo marcario

38. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria6 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente

6 Ibídem. informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

39. De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

V.5.- El caso concreto

40. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.5.1. Comparación de los signos

41. La Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Signo solicitado

(Mixta) Marca previamente registrada (Mixta)

42. Una vez establecido que las marcas en controversia se encuentran conformadas por elementos nominativos y elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

43. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

44. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación allegada a este Proceso, señaló: “[…] Por lo general, el elemento

denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. […]”.

45. Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”7.

46. En este aparte, resulta importante mencionar que, una vez revisados los antecedentes administrativos allegados al presente proceso, encontramos que la denominación de la marca previamente registrada bajo el No. 280.600 es FOX, y que en su representación gráfica se elimina la letra O y se remplaza por la figura de un zorro, como se observa a continuación: 7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala.

47. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existe similitud ortográfica, fonética, conceptual o visual que determinen

la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Signo solicitado F & X 1 2 3 Marca registrada previamente F O X 1 2 3 Denominación de acuerdo con el registro de marca No. 280.600 Representación gráfica de acuerdo con el registro de marca No. 280.600

48. En cuanto a la similitud ortográfica, el signo solicitado está conformado por una sola expresión (F&X) que tiene tres (3) letras, con dos (2) consonantes y un (1) signo. La marca previamente registrada (FOX), está también conformada por una sola expresión que tiene tres (3) letras, dos (2) consonantes y una (1) vocal. La Sala encuentra que si bien es cierto que los signos comparten las letras de inicio y final (F-X), también lo es que se diferencian en el signo &8 y en la letra O.

49. En el presente caso, para la Sala es claro que la letra O de la marca registrada y el signo & del signo solicitado poseen una función diferenciadora en el conjunto, lo que permite que el consumidor promedio los distinga.

50. Lo anterior se corrobora con el análisis desde el punto visto fonético, en tanto que de la pronunciación sucesiva de los signos en conflicto se puede observar su diferencia: FOX - F&XFOX – F&X - FOX – F&X FOX - F&XFOX – F&X - FOX – F&X FOX - F&XFOX – F&X - FOX – F&X FOX - F&XFOX – F&X - FOX – F&X

51. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa se observa que no se pronuncian de manera similar, pues la marca registrada está compuesta por las letras F y X y la letra 0, que al pronunciarse se oiría como FOX, lo cual crearía una diferencia con el signo solicitad