CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00325-00A-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / RECURSO DE SÚPLICA – Frente a decisión que niega el decreto y práctica de pruebas / RECHAZO IN LIMINE – Procede mediante providencia motivada respecto de las ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes y manifiestamente superfluas o inútiles / PRUEBA DOCUMENTAL – Pertinente por estar relacionada directamente con los hechos que se pretenden demostrar / PRUEBA DOCUMENTAL – Al estar relacionada con el objeto del litigio, debe resolverse en la sentencia En el sub lite, el Consejero ponente rechazó de plano la prueba documental solicitada por la parte demandante, consistente en obtener copia auténtica de la Resolución No. 12864 de 8 de marzo de 2010, a través de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “MARLBORO COOL MINT”, por considerar que la misma era impertinente, en razón a que “no tiene relación con el objeto del litigio, […]. En virtud de lo anterior, la parte actora interpuso recurso ordinario de súplica, con miras a que se revoque el ordinal quinto de dicha providencia, argumentando que el propósito de incorporar tal documento es demostrar que con la expedición del acto acusado la entidad demandada desconoció los parámetros de comparación aplicables a las marcas que incorporan términos de uso común, comoquiera que no se tuvo en cuenta lo resuelto por la misma entidad en la Resolución No. 12864 de 8 de marzo de 2010, en la cual se determinó que el término “COOL” no era apropiable para distinguir productos comprendidos en la

clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala resalta que de conformidad con el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil – CPC, las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará de plano aquellas que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y manifestaciones superfluas. Ahora bien, la Sala estima que, contrario a lo expuesto por el Despacho sustanciador, la prueba en comento sí es pertinente, dado que guarda relación directa con el concepto de violación alegado por la parte actora, […]. [R]esulta claro que la prueba documental solicitada se encuentra directamente relacionada con uno de los cargos de violación esgrimidos en la demanda, el cual, conforme al principio de congruencia de las sentencias, deberá ser estudiado por esta Sala al momento de emitir la decisión que ponga fin al proceso, de ahí que resulte pertinente incorporar al proceso la Resolución No. 12864 de 8 de marzo de

2010. En ese orden de ideas, y en atención al citado principio, la Sala revocará el ordinal quinto de la providencia de 26 de abril de 2019, por la cual se rechazó de plano la práctica de la prueba documental en comento, […].

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / RECURSO DE SÚPLICA – Frente a decisión que niega el decreto y práctica de pruebas / PRUEBA DOCUMENTAL – Impertinente por cuanto no tiene relación con los hechos que se pretenden demostrar / RECHAZO IN LIMINE DE LA PRUEBA – Procede en providencia motivada respecto de las ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes y manifiestamente superfluas o inútiles /

SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Negada por no cumplir con los requisitos para su procedencia / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA De otro lado, el Despacho conductor del proceso rechazó por impertinente la prueba documental solicitada por el tercero interesado, consistente en que la sociedad British American Tobacco (South America) Limited, certifique sobre el uso, volumen de ventas, trayectoria y reconocimiento en el mercado de la presentación comercial del producto identificado con la marca “KOOL”, con fundamento en que la misma no tiene relación con el objeto del presente litigio, pues el problema jurídico a resolver consiste en determinar si existe riesgo de confusión entre el signo mixto solicitado “HIGH COOLING STRIPE” y las marcas mixtas registradas de “KOOL”. […] Al respecto, la Sala advierte que, en el caso concreto, tal como lo afirmó el Consejero conductor del proceso, el problema jurídico se encuentra circunscrito a determinar si se configuró alguna de las causales de irregistrabilidad entre las marcas “KOOL” y “HIGH COOLING STRIPE”. De ahí que, como lo ha manifestado esta Sección en reiteradas oportunidades, la prueba tendiente a demostrar la notoriedad de una marca en estos asuntos, resulta impertinente, en razón a que: “[…] no puede colegirse que el uso de la marca para los fines para los que fue concedida sea un aspecto que deba ser tenido en cuenta al momento de realizar el juicio de legalidad de los actos acusados (…) pues la utilización de la marca por fuera de los términos establecidos en la resolución que concedió el registro, en nada vicia de nulidad los

actos acusados ni afecta la competencia de la Sala para proferir la decisión que nos ocupa […]”. En consecuencia, la Sala confirmará el ordinal séptimo de la providencia de 26 de abril de 2019, de conformidad con las razones expuestas. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / RECURSO DE SÚPLICA – Frente a decisión que niega el decreto y práctica de pruebas / INSPECCIÓN JUDICIAL - Impertinente por cuanto no tiene relación con los hechos que se pretenden demostrar / INSPECCIÓN JUDICIAL – Innecesaria por cuanto los hechos pretendidos con la prueba se pueden demostrar mediante otro medio / RECHAZO IN LIMINE DE LA PRUEBA – Procede en providencia motivada respecto de las ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes y manifiestamente superfluas o inútiles / SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Negada por no cumplir con los requisitos para su

procedencia / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[E]l Consejero ponente rechazó de plano la prueba de inspección judicial con exhibición de los libros contables de la sociedad British American Tobacco (South America) Limited, solicitada por el tercero interviniente, al estimar que: “los documentos que pretende el tercero interesado en las resultas del proceso que se revisen no tiene relación con el objeto del litigio y, en este sentido, no permiten el esclarecimiento de los hechos; comoquiera que, se insiste, la notoriedad de la marca mixta KOOL no es un aspecto que se deba analizar, en la medida en que no se estudió en el acto administrativo que negó el registro como marca del signo

mixto HIGH COOLING STRIPE”. El tercero interesado manifestó su inconformidad con la anterior decisión, pues considera que la notoriedad de la marca, pese a no ser objeto de estudio en sede administrativa, sí es un hecho relevante en sede judicial, en tanto permite reforzar la legalidad del acto acusado. Por su parte, el apoderado judicial de la parte actora, al descorrer traslado del recurso de súplica interpuesto por el tercero interviniente, indicó que la notoriedad de la marca “KOOL” no era un hecho significativo para el resultado del final del proceso, razón por la cual el decreto y práctica de los medios probatorios encaminados a demostrar dicho hecho, resultan impertinentes. De igual forma, señaló que de ser relevante demostrar la notoriedad de la marca “KOOL”, el medio de prueba idóneo para extraer dicha información, era la prueba documental, […] por lo que hubiese sido suficiente que el tercero interesado la hubiera aportado junto con la contestación de la demanda. En este punto, la Sala recuerda que, conforme a lo expuesto en párrafos anteriores, la notoriedad de la marca “KOOL” no es un hecho pertinente para la resolución del caso concreto, de ahí que la práctica de la inspección judicial que pretende demostrarlo sea impertinente, tal como se dispuso en el auto suplicado. Aunado a lo anterior, esta Sección también ha señalado que la inspección judicial es innecesaria para demostrar la notoriedad de una marca, comoquiera que existen otros medios probatorios de los cuales se pueden extraer los mismos hechos, tal como son los documentos que

convencionalmente sirven para inferir la trayectoria y notoriedad de las marcas. En virtud de ello, la Sala estima que la inspección judicial solicitada también es innecesaria, toda vez que para verificar la información contenida en los libros contables de la sociedad British American Tobacco (South America) Limited, no es indispensable que el Juez se dirija al lugar donde estos se encuentran, y basta con que la parte que tiene dicha información a su disposición la allegue al proceso en calidad de documento dentro de la oportunidad procesal correspondiente. En ese orden de ideas, la Sala confirmará el ordinal octavo de la providencia de 26 de abril de 2019, por las razones expuestas. RECURSO DE SÚPLICA – Frente a decisión que niega el decreto y práctica de pruebas / RECURSO DE SÚPLICA – Es el que procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia / RECURSO DE SÚPLICA – Es el que procede contra el auto que resuelve sobre el decreto y práctica de pruebas en segunda o única instancia / AUTO QUE NIEGA EL DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS EN ÚNICA INSTANCIA – Es susceptible del recurso de súplica La Sala advierte, en primer lugar, que de conformidad con el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente asunto por remisión del artículo 267 del C.C.A., “[e]l recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado sustanciador en el curso de la segunda o única instancia, o durante el trámite de la apelación de un

auto…”. En ese sentido, es importante precisar que el artículo 181 del C.C.A. dispone cuáles son los autos susceptibles de apelación, entre los cuales incluye el que deniegue la apertura a prueba. […] Así las cosas, en la medida en que el auto objeto de súplica en el asunto sub examine es susceptible del recurso de apelación, se concluye que es procedente el recurso de súplica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 del CCA.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 1 de noviembre de 2012, Radicación 11001-03-24-000-2010-00064-00, C.P.

María Elizabeth García González; y 15 de diciembre de 2017, Radicación 1100103-24-000-2013-00318-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 178 /

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 363 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 85 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 181 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 267

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00325-00A

Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: RECURSO DE SÚPLICA CONTRA DECISIÓN QUE NIEGA PRUEBAS Auto que resuelve recurso de súplica La Sala procede a decidir los recursos ordinarios de súplica interpuestos oportunamente por los apoderados judiciales de la parte actora y del tercero interesado en las resultas del proceso, en contra del auto del 26 de abril de 20191, por medio del cual el Consejero de Estado, doctor Hernando Sánchez Sánchez, rechazó de plano el decreto y práctica de unas pruebas solicitadas.

I.- ANTECEDENTES La sociedad Philip Morris Products S.A., a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme a lo establecido en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – C.C.A., en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con la finalidad de que se decrete la nulidad de la Resolución No. 24606 de 4 de mayo de 2011, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, por medio de la cual revocó la Resolución No. 42485 de 17 de agosto de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la misma entidad, para, en su lugar, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad British American Tobacco (Brands) INC y, en consecuencia, negar el registro de la marca “HIGH COOLING STRIPE” que identifica productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

La parte actora, en el acápite de pruebas de la demanda, solicitó el decreto y práctica de la prueba que se relaciona a continuación2: “[…] 8.2. Oficios que se solicitan: 1 Folios 143 a 149. 2 Folios 23 a 24. (…) iii) Solicito al Despacho oficiar a la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio para que remita copia auténtica de la Resolución N° 12864 del 8 de marzo de 2010, por medio de la cual se concedió, en apelación, el registro de la marca MARLBORO COOL MINT, (nominativa) en la Clase 34, tramitada bajo el Expediente N° 08 86512. […]” (Negrilla original del texto). Por su parte, la sociedad British American Tobacco (Brands) INC, en virtud de su vinculación como tercera interesada en las resultas del proceso3, contestó la demanda y solicitó el decreto y práctica de las siguientes pruebas: “[…]

1. OFICIOS 1.2. De la manera más atenta solicito que a costa de mi representada se libre oficio a la sociedad British American Tobacco (South

America) Limited, a la Av. Calle 57R Sur No. 76-61 de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, a fin de que remita con destino a este proceso, la documentación, que se encuentre en poder de dicha compañía sobre el uso, volumen de ventas, trayectoria y reconocimiento en el mercado de la presentación comercial del producto identificado con la marca KOOL, así como inversiones en publicidad y las demás circunstancias que acrediten la notoriedad de los signos distintivos del producto identificado con la marca KOOL.

2. INSPECCIÓN JUDICIAL CON EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS Prueba el uso, volumen de ventas e inversiones de publicidad de la marca KOOL.

Para esto solicito se ordene la práctica de una inspección judicial en la compañía British American Tobacco (South America) Limited, con exhibición de sus libros de contabilidad, (…) en la cual se debe constatar el uso de la marca KOOL y los productos que ampara con anterioridad al 16 de mayo de 2008. […]” (Negrilla original del texto).

II. LA PROVIDENCIA RECURRIDA El trámite de la controversia le correspondió al Despacho del doctor Hernando Sánchez Sánchez, Consejero de Estado de la Sección Primera, quien mediante auto de 26 de abril de 2019 resolvió sobre la reanudación del proceso y el decreto, práctica y traslado de las pruebas aportadas y solicitadas por las partes e intervinientes. En la citada providencia, se dispuso, entre otras cosas, lo siguiente: 3 Vinculada en virtud del Auto admisorio de la demanda, visible de folios 76 a 77. “[…] QUINTO: RECHAZAR IN LIMINE la prueba documental solicitada por la parte demandante consistente en la copia de la Resolución núm. 12864 de 8 de marzo de 2010, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa MARLBORO COOL MINT, para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. (…) SÉPTIMO: RECHAZAR IN LIMINE la prueba documental solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso consistente en que

British American Tobacco (South America) Limited, certifique sobre el uso, volumen de ventas, trayectoria y reconocimiento en el mercado de la presentación comercial del producto identificado con la marca KOOL, así como inversiones en publicidad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: RECHAZAR IN LIMINE la prueba documental solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso consistente en la inspección judicial con exhibición de documentos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]” (Negrilla original del texto).

III. LOS RECURSOS ORDINARIOS DE SÚPLICA III.1 De la parte actora El apoderado judicial de la sociedad demandante, mediante escrito de 8 de mayo de 20194, interpuso recurso de súplica en contra del auto de 26 de abril del mismo año, con miras a que esta Sala de decisión revoque el ordinal quinto de la parte resolutiva de dicha providencia, a través del cual se negó por impertinente la práctica de una prueba documental. El recurso fue sustentado en los siguientes términos: “[…] es preciso indicar que el propósito de la incorporación al expediente de la Resolución No. 12864 de 8 de marzo de 2010 es el de ilustrar los errores advertidos en la decisión cuya nulidad se solicita, Resolución Nº 24606 de 4 de mayo de 2011. Como se advirtió dentro del texto de la demanda inicial, la Resolución No. 24606 de 4 de mayo de 2011 no se ajusta a los parámetros de comparación aplicables a las marcas que incorporan términos de uso

común, inapropiables en exclusiva, específicamente en el término COOL, como sí lo hizo en su momento y correctamente la Resolución No. 12864 de 8 de marzo de 2010. De esta forma, las consideraciones relativas a la naturaleza de la palabra COOL, contenidas en la Resolución Nº 12864 de 8 de marzo de 2010, que fueron desconocidas y obviadas dentro del análisis adelantado en la Resolución Nº 24606 de 4 de mayo de 2011, permitirá al Despacho concluir la ilegalidad del acto acusado. 4 Visible de folios 151 a 152. En efecto, dentro del contenido de la decisión que concedió el registro de la marca MARLBORO COOL MINT, se evidencia que la propia entidad demandada ha considerado que el término COOL no es susceptible de apropiación exclusiva, respecto de los productos de la clase 34 de la clasificación Internacional de Niza, hecho que no fue tenido en cuenta al momento de emitir la Resolución Nº 24606 de 4 de mayo de 2011. (…) Por las razones expuestas, respetuosamente solicito que se sirva revocar el numeral quinto del auto de 26 de abril de 2019 […]”. II.2. Del tercero interesado en las resultas del proceso El apoderado judicial del tercero interesado, a través de escrito radicado el 8 de mayo de 20195, interpuso recurso de súplica en contra del auto de 26 de abril del mismo año, proferido por el Consejero de Estado, doctor Hernando Sánchez Sánchez, con miras a que esta Sala de decisión revoque los ordinales séptimo y octavo de la parte resolutiva de la citada providencia, por la cual, se rechazaron por

impertinentes la práctica de una prueba documental y de una inspección judicial con exhibición de documentos. El recurso fue sustentado de la siguiente manera: “[…] a) En primer lugar, en el presente caso son aplicables las disposiciones del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo por tratarse de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que involucra la negación de un registro marcario, iniciada antes de la entrada en vigencia del Código General del Proceso (…) [es decir] la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho debe ajustarse a lo establecido por las normas nacionales, así como al desarrollo jurisprudencial que de éstas normas se realice. b) El Consejo de Estado en múltiples sentencias ha manifestado que en el proceso contencioso administrativo se pueden alegar e invocar las censuras que bien tengan los interesados siempre que se encaminen a desvirtuar la presunción de legalidad con la que cuentan los actos administrativos objeto de examen. (…) El Despacho aduce que al analizar la notoriedad de las marcas registradas por mi representada resulta impertinente comoquiera que se trata de estudiar la legalidad del acto acusado. Es precisamente por esta razón que cabe estudiar nuevos y/o mejores argumentos a los expuestos en el procedimiento administrativo toda vez que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se encamina analizar la legalidad del acto administrativo acusado frente a las causales de nulidad del inciso segundo artículo 84 de Código Contencioso Administrativo. (…) Como se puede observar, el Consejo de Estado ha aceptado que la posibilidad de plantear hechos o argumentos nuevos o diferentes a los

presentados en la vía gubernativa garantiza la protección al derecho fundamental al acceso a la justicia […]”. 5 Visible de folios 157 a 161. A su vez, el apoderado judicial de la parte actora, mediante escrito visible a folio 168, descorrió traslado del recurso de súplica presentado por el tercero interesado, indicando lo siguiente: “[…] La notoriedad de la marca KOOL, así como los hechos tendientes a su demostración como los volúmenes de ventas, inversiones en publicidad y promoción, trayectoria y reconocimiento en el mercado, versan sobre hechos que no son relevantes al proceso. Aún si los oficios y la inspección judicial solicitada en efecto demostraran un altísimo grado de notoriedad de la marca KOOL, esto no es un hecho significativo para el resultado final del proceso. (…) El medio idóneo para demostrar la alegada notoriedad de la marca KOOL hubiera sido a través de pruebas documentales presentadas en conjunto con la contestación de la demanda (…) Los documentos relativos al uso, volúmenes de ventas, cifras de inversión, etc., tendientes a demostrar la notoriedad de la marca KOOL no requieren verificación in situ [pues] se trata de documentos que hubieran podido allegarse como anexos a la contestación de la demanda (…) El solo hecho de que los documentos que se pretenden hacer valer como prueba a través de oficios y una inspección judicial, se encontraran (sic) a nombre de otra compañía de grupo empresarial, BRITISH AMERICAN TOBACCO (SOUTH AMERICA) LIMITED, no exime al tercero interesado de la carga procesal antes descrita. Nada impedía a BAT presentar los documentos junto con la contestación de la demanda o solicitarlos a través

de procesos internos de su compañía […]”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala advierte, en primer lugar, que de conformidad con el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente asunto por remisión del artículo 267 del C.C.A.6, “[e]l recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado sustanciador en el curso de la segunda o única instancia, o durante el trámite de la apelación de un auto…”.

En ese sentido, es importante precisar que el artículo 181 del C.C.A. dispone cuáles son los autos susceptibles de apelación, entre los cuales incluye el que deniegue la apertura a prueba. El siguiente es el texto de la norma: “ARTÍCULO 181. Modificado por el art. 57, Ley 446 de 1998. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales, de los jueces y los 6 ARTÍCULO 267.En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo. siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus secciones o subsecciones, según el caso; o por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

2. El que resuelva sobre la suspensión provisional.

3. El que ponga fin al proceso.

4. El que resuelva sobre la liquidación de condenas.

5. El que apruebe o impruebe conciliaciones prejudiciales o judiciales.

6. El que decrete nulidades procesales.

7. El que resuelva sobre la intervención de terceros.

8. El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término para practicar pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o deniegue su práctica.

El recurso contra los autos mencionados deberá interponerse directamente y no como subsidiario de la reposición. Por regla general el recurso se concederá en el efecto suspensivo”. (Resaltado de la Sala). Así las cosas, en la medida en que el auto objeto de súplica en el asunto sub examine es susceptible del recurso de apelación, se concluye que es procedente el recurso de súplica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 del CCA. Precisado lo anterior, la Sala pasa a decidir si, en efecto, resultan impertinentes, como lo indicó el Despacho sustanciador, las pruebas solicitadas por la parte actora y el tercero interviniente y, en consecuencia, determinar si era procedente negar el decreto y práctica de las mismas. En el sub lite, el Consejero ponente rechazó de plano la prueba documental solicitada por la parte demandante, consistente en obtener copia auténtica de la Resolución No. 12864 de 8 de marzo de 2010, a través de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “MARLBORO COOL MINT”, por considerar que la misma era impertinente, en razón a que “no tiene relación con el objeto del litigio, toda vez que en el caso sub examine no se analizará la legalidad de la concesión de ese registro marcario, ni tampoco los argumentos que tuvo en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio en ese trámite administrativo o el motivo

por el cual consideró que ese signo podía registrarse como marca, aunado al hecho que se trata de solicitudes independientes que no tienen relación”. En virtud de lo anterior, la parte actora interpuso recurso ordinario de súplica, con miras a que se revoque el ordinal quinto de dicha providencia, argumentando que el propósito de incorporar tal documento es demostrar que con la expedición del acto acusado la entidad demandada desconoció los parámetros de comparación aplicables a las marcas que incorporan términos de uso común, comoquiera que no se tuvo en cuenta lo resuelto por la misma entidad en la Resolución No. 12864 de 8 de marzo de 2010, en la cual se determinó que el término “COOL” no era apropiable para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala resalta que de conformidad con el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil – CPC, las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará de plano aquellas que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y manifestaciones superfluas. Ahora bien, la Sala estima que, contrario a lo expuesto por el Despacho sustanciador, la prueba en comento sí es pertinente, dado que guarda relación directa con el concepto de violación alegado por la parte actora, el cual fue sustentado en los siguientes términos: “[…] es claro que el análisis de resgistrabilidad de las marcas se rige por un principio de autonomía e independencia entre caso y caso. Sin embargo, anotamos que ese principio de autonomía e independencia no puede oponerse al deber de coherencia que tiene la administración en el ejercicio de sus

funciones. (…) En el caso de la marca solicitada HIGH COOLING STRIPE (mixta) y en el de MARLBORO COOL MINT (nominativa), ambas en la clase 34, se involucran las mismas partes y en situaciones análogas; en ambos casos la Superintendencia tuvo que comparar las marcas KOOL de BAT con un signo que incluye la expresión descriptiva “COOL”. Ante esta situación la Superintendencia estaba obligada a actuar de manera coherente, aplicando criterios análogos y parejos en ambos casos. Lo anterior con la finalidad de no defraudar la confianza legítimamente creada en cabeza de los administrados involucrados en ambos asuntos, en cumplimiento del deber de coherencia, derivado de los principios de seguridad jurídica, de respeto al acto propio y buena fe […]”. Así las cosas, resulta claro que la prueba documental solicitada se encuentra directamente relacionada con uno de los cargos de violación esgrimidos en la demanda, el cual, conforme al principio de congruencia de las sentencias, deberá ser estudiado por esta Sala al momento de emitir la decisión que ponga fin al proceso, de ahí que resulte pertinente incorporar al proceso la Resolución No. 12864 de 8 de marzo de 2010. En ese orden de ideas, y en atención al citado principio, la Sala revocará el ordinal quinto de la providencia de 26 de abril de 2019, por la cual se rechazó de plano la práctica de la prueba documental en comento, para en su lugar, disponer que, por Secretaría, se oficie a la Superintendencia de industria y Comercio, para que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del correspondiente oficio, allegue con

destino al presente proceso copia auténtica de la Resolución No. 12864 de 8 de marzo de 2010. De otro lado, el Despacho conductor del proceso rechazó por impertinente la prueba documental solicitada por el tercero interesado, consistente en que la sociedad British American Tobacco (South America) Limited, certifique sobre el uso, volumen de ventas, trayectoria y reconocimiento en el mercado de la presentación comercial del producto identificado con la marca “KOOL”, con fundamento en que la misma no tiene relación con el objeto del presente litigio, pues el problema jurídico a resolver consiste en determinar si existe riesgo de confusión entre el signo mixto solicitado “HIGH COOLING STRIPE” y las marcas mixtas registradas de “KOOL”. Por su parte, el tercero interesado sustentó la pertinencia de la prueba denegada, en los siguientes términos: “[…] si al actor se le permite incluir nuevos argumentos en la instancia judicial, se puede inferir que a las partes interesadas también les es permitido tener en cuenta nuevos argumentos o diferentes a los esgrimidos en la instancia administrativa. Independientemente de si la notoriedad de la marca KOOL fue estudiada en el procedimiento administrativo, procede el estudio de dicho argumento en esta instancia, máxime cuando el estudio de la notoriedad de dicha marca refuerza la legalidad de los actos acusados. […]”. Al respecto, la Sala advierte que, en el caso concreto, tal como lo afirmó el Consejero conductor del proceso, el problema jurídico se encuentra circunscrito a determinar si se configuró alguna de las causales de irregistrabilidad entre las marcas “KOOL” y

“HIGH COOLING STRIPE”.

De ahí que, como lo ha manifestado esta Sección en reiteradas oportunidades, la prueba tendiente a demostrar la notoriedad de una marca en estos asuntos, resulta impertinente, en razón a que: “[…] no puede colegirse que el uso de la marca para los fines para los que fue concedida sea un aspecto que deba ser tenido en cuenta al momento de