CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00336-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Respecto del signo nominativo PIK-NIK / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / REQUISITO DE DISTINTIVIDAD – Concepto / SIGNO GÉNERICO – Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / GENERICIDAD – Determinación / SIGNO GÉNERICO – No lo es PIK-NIK / SIGNO DESCRIPTIVO – No lo es PIK-NIK / MARCA EVOCATIVA – Concepto / MARCA EVOCATIVA – Lo es PIK-NIK / MARCA DÉBIL / MARCAS EVOCATIVAS – Registrabilidad / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo PIK-NIK en la clase 29 al poseer la suficiente distintividad y cumplir con la función de indicar el origen empresarial / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En el caso sub examine, los productos que distingue la marca “PIK-NIK” son de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, carnes; frutas y verduras; mermeladas y compotas; y huevos, productos lácteos, aceites y grasas comestibles, entonces la respuesta obvia no hace referencia alguna a tales elementos, pues no existe en dicha Clase algún producto cuya denominación genérica sea “PIK-NIK”. Dicha marca tampoco es descriptiva, pues para juzgar si un signo es descriptivo o no, el Tribunal y esta Corporación han señalado que es necesario formular la pregunta: ¿cómo es? el producto o servicio amparado por el signo. Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho

signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir dicha marca. En ese orden de ideas, la Sala considera que la expresión en mención puede ser catalogada como evocativa, porque despierta o suscita, en la mente del consumidor, la idea de un “PICNIC”, esto es, de una excursión que se hace para comer o merendar sentados en el campo. Además, al estar las partículas, “PIK” y “NIK” unidas por medio de un guion “-”, en la marca cuestionada, y esta no poseer un significado conocido en el español, la idea de un “PICNIC”, no sería precisa o unívoca en algún sentido, sino que es el resultado de un esfuerzo mental del lector en el campo de su imaginación, es decir, el consumidor debe realizar un proceso deductivo entre la marca y el producto que distingue. […] [L]a marca nominativa “PIK-NIK”, resulta suficientemente distintiva, pues se trata de una marca evocativa, debido a que despierta o suscita, en la mente del consumidor, la idea de un “PICNIC”. No obstante, cabe precisar que, conforme lo señaló el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso bajo examen, por ser evocativa la marca cuestionada “PIK-NIK” y por suscitar la idea en el consumidor de la palabra “PICNIC”, la cual es usualmente utilizada en el

mercado para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, la misma debe considerarse como marcariamente débil, toda vez que existe una proximidad con el producto que pretende distinguir y, por lo tanto, la actora tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen al aquí analizado. […] Aclarado la anterior, la Sala considera que palabra “PIK-NIK” sí resulta registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado. Y al ser distintivo el referido signo, cumple con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000

– ARTÍCULO 135 LITERAL F

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00336-00

Actor: COLOMBINA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad absoluta

TESIS: EL SIGNO NOMINATIVO “PIK-NIK” ES REGISTRABLE COMO MARCA EN LA CLASE 29 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, AL SER

DISTINTIVO. NO ES GENÉRICO NI DESCRIPTIVO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COLOMBINA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 39096 de 29 de julio de 2010, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario"; 49811 de 20 de septiembre de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 18525 de 31 de marzo de 2011, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 14 de diciembre de 2009 la sociedad TRANSAMERICA TRADING CORPORATION, INC. solicitó el registro como marca del signo nominativo "PIKNIK", para amparar productos comprendidos en la Clase 294 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que una vez publicada la solicitud formuló oposición contra el registro solicitado, debido a que el signo carecía de distintividad por su condición genérica y descriptiva, por lo que no era apto para identificar productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante Resolución núm. 39096 de 2010, la Directora de Signos Distintivos6 de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo nominativo "PIK-NIK", en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad TRANSAMERICA TRADING CORPORATION, INC. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 49811 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 18525 de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 134 y 135, literales b), e) y f), de la Decisión 486, por indebida de aplicación, teniendo en cuenta que para que un signo sea considerado como marca debe cumplir con las

siguientes condiciones: i) perceptibilidad; ii) susceptibilidad de representación gráfica; y iii) distintividad; requisitos estos que no cumple la expresión objeto de 4 Este signo fue solicitado para los siguientes productos: “[...] carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles [...]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. controversia, por cuanto, a su juicio, carece de distintividad y contiene elementos tanto genéricos como descriptivos que no le aportan capacidad para distinguir los productos que ampara. Indicó que la principal función de un signo es generar en el público consumidor un efecto identificador sobre un producto determinado, por lo que se requiere que este contenga suficientes elementos de perceptibilidad, fantasía y fuerza distintiva, que permitan, a su vez, diferenciar los productos que ampara de aquellos iguales o similares que coexistan en el mercado. Señaló que los signos son genéricos cuando se confunden con la especie y descriptivos cuando describen las características de los productos que pretenden amparar. Que, por lo anterior, la expresión objeto de controversia, “PIK-NIK”, no puede ser registrable como marca teniendo en cuenta que es genérica y descriptiva. Adujo que la expresión solicitada no cumple con la función individualizadora exigida por la Ley y la jurisprudencia marcaria, que no es otra que gozar de capacidad distintiva suficiente, proteger al consumidor y con ello permitir

diferenciar un producto de otro en el mercado. Insistió en que la palabra “PIK-NIK” es genérica, toda vez que es una actividad que describe el momento en que se consumen productos en un “picnic”; y que de seguir permitiendo su registro, se le atribuiría el privilegio de exclusividad e impediría que otras personas o sociedades utilicen esta expresión. Sostuvo que la SIC se equivocó al conceder el registro del signo objeto de conflicto al estimar que era evocativo o sugestivo, puesto que, precisamente, la característica principal de la expresión cotejada es su carácter descriptivo, carente de originalidad y de fuerza distintiva, que no exige un esfuerzo mental por parte del consumidor para relacionar la marca con el producto, dado que indica de manera clara, inequívoca, evidente y directa, las características del producto que pretende amparar. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Adujo que el signo “PIK-NIK”, en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad establecidos en los literales b), e) y f), del artículo 135, de la Decisión 486, por cuanto no es el nombre genérico de los productos de dicha Clase, no describe en forma directa e indirecta las características usuales de tales productos y no es la designación común o usual de estos. Manifestó que como lo indicó en los actos administrativos acusados, aunque el signo “PIK-NIK” contiene semejanzas en el aspecto fonético con la expresión

“PICNIC”, la forma como se presenta permite un impacto visual diferente, que hace que además sea distintivo y susceptible de acceder a su registro. Aseguró que la expresión “PIK-NIK” es evocativa y, por lo tanto, no es descriptiva respecto de las características de los elementos que identifica la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, como tampoco constituye el producto mismo, lo que significa que dicho signo posee cualidades propias que le imprimen fuerza distintiva que se requiere para ser registrado como marca. Por último, propuso la excepción de caducidad de la acción, habida cuenta que la parte actora presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 17 de agosto de 2011, esto es, transcurridos 4 meses después de haberse notificado el último acto administrativo acusado. II.-2. La sociedad TRANSAMERICA TRADING CORPORATION, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Indicó que el signo “PIK-NIK” no es genérico, descriptivo o carente de distintividad, por lo que la SIC al conceder su registro no obró en contravía del interés público, como lo afirma la parte actora; y que, además, ninguno de los productos que esta ampara se distinguen o tienen una característica equivalente a su expresión. Aseguró que en el caso sub lite el signo “PIK-NIK” no es descriptivo, pues no describe características o finalidades de un producto en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; que, a su juicio, dicha expresión evoca la actividad humana de una comida informal en un espacio abierto y no un producto;

y que, además, tal actividad es realizada por personas que llevan sus propios alimentos que eventualmente y no necesariamente pueden ser productos comprendidos en la referida Clase. Sostuvo que la expresión objeto de controversia carece de significado, ya que es de fantasía y, por tanto, tiene una gran capacidad distintiva e incluso si se le atribuyera el mismo significado de la palabra “PICNIC”, es decir, “una comida informal al aire libre”, ello no obsta para que tenga distintividad, pues sería evocativa para un servicio de comida o de restaurante ubicado en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, pero no de un alimento comprendido en la Clase 29. Añadió que la expresión nominativa “PIK-NIK” es perceptible, susceptible de representación gráfica e intrínsecamente distintiva, por lo que no es procedente declarar la nulidad de los actos administrativos controvertidos. Finalmente, propuso la excepción de caducidad de la acción, habida cuenta que las pretensiones incoadas no corresponden a la acción de nulidad simple, ni nulidad relativa, sino a la de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual caduca a los cuatro meses luego de haberse notificado la última resolución acusada; y que en el presente caso, la sociedad actora presentó la demanda mucho después de ese término. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la actora como la parte demandada, el tercero con

interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 134 y de los literales b), e) y f), del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente, con excepción del artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto no se encuentra en controversia el concepto de marca y sus requisitos.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.1. En el proceso interno, el demandante alegó que no correspondía conceder el registro como marca del signo PIK-NIK (denominativo), toda vez que el mismo carecería de distintividad para identificar o distinguir productos que pretende distinguir correspondientes a la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. En atención a ello, es pertinente analizar el artículo 135 de la Decisión 486, específicamente, en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos

que: […] b) carezcan de distintividad. […] 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o 7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 337-IP-2019. servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los

seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 1.3. La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. […] 1.6. El análisis de este tipo de distintividad –intrínsecase encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En este sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distinta en abstracto. 1.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En

este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. […]

2. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. 2.1. En el proceso interno, Colombina S.A. argumentó que el signo PIK-NIK (denominativo), solicitado a registro, estaría conformado exclusivamente por denominaciones descriptivas y genéricas referidas a un tipo de comida informal que por costumbre se hace al aire libre (picnic), que incluye alimentos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por ende, el signo solicitado sería irregistrable. En consecuencia, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 2.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 2.3. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos

que: […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho

signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 2.5. Por su parte, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. 2.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que las palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. […]

2.8. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 2.9. No obstante si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 2.10. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

3. Marcas evocativas 3.1. En el proceso interno, la SIC señaló que el signo PINK-NIK

(denominativo), solicitado a registro, no sería descriptivo ni genérico respecto de las características de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, sino una expresión evocativa o

sugestiva por cuanto “no es fácilmente comprensible, como aquella acción de una comida informal en un espacio abierto”. En ese sentido, resulta pertinente analizar el presente tema. 3.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 3.3. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretenda registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a un signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 3.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad del signo es marcadamente fuerte. 3.5. En este sentido se deberá establecer el grado evocativo del signo PINK-NIK (denominativo) solicitado a registro y, posteriormente,

realizar el respectivo análisis de registrabilidad. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción propuesta por la SIC y la sociedad TRANSAMERICA TRADING CORPORATION, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso. En el caso sub examine tanto la SIC como la referida sociedad propusieron la excepción de “caducidad de la acción”, por cuanto la parte actora dejó transcurrir más de 4 meses luego de haberse notificado el último acto administrativo acusado, para hacer uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, máxime si se tiene en cuenta que no puede hablarse de una acción de nulidad relativa y/o simple9. Al respecto, cabe precisar que comoquiera que los actos acusados CONCEDEN un registro marcario, es enjuiciable mediante la acción de nulidad absoluta10, de conformidad con el artículo 17211 de la Decisión 486, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del CCA, la cual, entre otras circunstancias, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario. En el presente caso, la causal alegada por la demandante es de nulidad absoluta y conforme al primer inciso del artículo 172 puede ser presentada en cualquier momento, por lo que no tiene un término de prescripción. Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm. 39096 de 29 de julio de 2010, declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en

consecuencia, concedió el registro del signo nominativo “PIK-NIK”, a favor de la sociedad TRANSAMERICA TRADING CORPORATION, INC., para distinguir los siguientes productos: “[…] carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y 9 Se resalta que en providencia de 13 de diciembre de 2012, en la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad TRANSAMERICA TRADING CORPORATION, INC. contra el auto admisorio, ya se había dado respuesta a este último reparo. En dicha oprtunidad se dijo: […] Como quiera que los actos acusados conceden el registro de la marca “PIK-NIK (nominativa), Clase 29 Internacional de Niza, […] los mismos son enjuiciables a través de la acción de nulidad a que alude el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en armonía con el artículo 84 del C.C.A y no la de nulidad y restablecimiento del derecho, de que trata el artículo 85 del C.C.A. como lo indica el recurrente, el cual, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario […]”. (Resaltado fuera de texto). 10 Relativa o absoluta. 11 “[…] Artículo 172La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto). productos lácteos, aceites y grasas comestibles […]”, comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la actora alegó que la expresión “PIK-NIK” carece de distintividad por cuanto contiene elementos genéricos y descriptivos que no le aportan capacidad para distinguir los productos que ampara. Sostuvo que la palabra “PIK-NIK” es genérica, toda vez que es una actividad que describe el momento en que se consumen productos en un “picnic”; y que de seguir permitiendo su registro se le atribuiría el privilegio de exclusividad e impediría que otras personas o sociedades utilicen esta expresión. Indicó que la SIC se equivocó al conceder el registro del signo, objeto de conflicto, al considerar que era evocativo o sugestivo, puesto que, precisamente, la característica principal de la expresión cotejada es su carácter descriptivo, carente de originalidad y de fuerza distintiva, que no exige un esfuerzo mental por parte del consumidor para relacionar la marca con el producto, dado que indica de manera clara, inequívoca, evidente y directa, las características del producto que pretende amparar. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló

que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 135, literales b), e) y f) de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la del artículo 134, por cuanto no se encuentra en controversia el concepto de marca y sus requisitos. El texto de las normas aludidas es el siguiente: “Decisión 486. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad. […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate […]”. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consum