CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00342-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo BIOMAX y la marca mixta BIOMAS previamente registrada / ESTUDIO SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN CUANDO SE TRATA DE PRODUCTOS DE USO VETERINARIO – Rigurosidad / SIGNO DE FANTASÍA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es BIO en la clase 5 / SIGNO COMPUESTO DE UNA PALABRA – No puede fraccionarse / ANÁLISIS BAJO LA VISIÓN DE CONJUNTO / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo BIOMAX para identificar productos de la Clase 5 porque a pesar de tener similitud con la marca mixta BIOMAS previamente registrada en la clase 1, no existe conexión competitiva ni riesgo de asociación [L]a Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas, visuales o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión para el público consumidor. […]. Al comparar las marcas, la Sala observa lo siguiente en lo relativo a la comparación ortográfica: […]. Como se observa, la única diferencia entre los dos vocablos que conforman las marcas radica en la consonante final, pues mientras la registrada con posterioridad termina con la consonante equis (X), la registrada con anterioridad termina con la letra ese (S); lo que fuerza la conclusión que los vocablos que identifican las marcas en conflicto presentan una notoria similitud ortográfica. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca

registrada se puede concluir que visualmente también son muy similares, […] En lo que respecta a la similitud fonética, de acuerdo con lo dicho por el Tribunal de Justicia dentro de este proceso «[S]e da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir[...]», por lo que es necesario evaluar las particularidades en cada caso. Teniendo en cuenta que las marcas confrontadas solo difieren en la última letra, cuestión sobre la cual las partes son coincidentes, se procede a analizar lo pertinente. En el caso de la marca BIOMAX, la última letra es una equis (X) la que, de conformidad con la Real Academia de la Lengua es la «Vigesimoquinta letra del abecedario español, que, al igual que la s, representa el fonema fricativo dentoalveolar sordo en posición inicial de palabra, como en xilófono, y el grupo formado por el fonema oclusivo velar sordo y el fonema fricativo dentoalveolar sordo en posición intervocálica, y a final de sílaba o de palabra, como en examen, mixto y relax […]». En cuanto a la letra ese (S), que es la consonante con la que termina la marca previamente registrada, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua «corresponde a la Vigésima letra del abecedario español, que representa el fonema consonántico fricativo dentoalveolar sordo, el cual, entre muchas variedades de articulación, tiene dos principales: la apical y la predorsal». A pesar de que las consonantes x y s se pronuncian diferente, no es

menos cierto que de la pronunciación de las expresiones en su conjunto se puede observar similitud en este aspecto. En efecto, las letras x y s no tienen la fuerza fonética suficiente para restarles similitud a los signos. Es claro que al pronunciar la segunda sílaba de la marca BIOMAX suena «maks», y la previamente registrada suena «mas», diferencia fonética que, al ser sutil las hace confundibles, lo que fuerza el análisis de los demás aspectos señalados por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial. En lo referente a la similitud ideológica, la Sala encuentra que las expresiones BIOMAX y BIOMAS, en su conjunto, no poseen significado alguno en la lengua castellana, lo que la enmarcaría dentro de los signos denominados de fantasía, razón por la cual no es posible efectuar el análisis desde el punto de vista conceptual. En conclusión, la Sala considera que entre las marcas cotejadas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión y que podrían determinar la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado. […] Conexidad Competitiva - Riesgo de Confusión y/o Asociación […] En relación con los productos que pretenden identificar los signos en conflicto, cabe indicar que BIOMAX busca amparar de la clase 5ª, esto es “Preparaciones y productos veterinarios, alimento, comida y forraje medicado para animales, aditivos para el alimento, la comida y el forraje, incluyendo culturas bacteriales”. A su turno, la marca BIOMAS comprende los productos identificados

en la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, para los siguientes: “Productos químicos, destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto; materias plástica en estado bruto, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, materiales curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.”.En este sentido, en primer lugar, para la Sala no existe conexidad competitiva entre los productos que amparan, pues se trata de bienes que se encuentran comprendidos en diferentes clases del nomenclátor internacional, pues los de BIOMAX son amparados en la clase 5ª y los de BIOMAS en la clase 1ª. En segundo lugar, tampoco se evidencia la referida conexidad o complementariedad en la medida que mientras la marca controvertida ampara productos químicos destinados a la industria, la ciencia, fotografía, horticultura, silvicultura o materiales curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, la previamente registrada revindica productos veterinarios que buscan proteger la salud y el bienestar de los animales. De otro lado, es pertinente indicar que los productos sometidos están dirigidos o destinados a consumidores especializados, lo cual impide que se genere un riesgo de confusión, pues una persona dedicada a una actividad veterinaria, industrial, agrícola o ganadera posee los conocimientos que le permiten escoger los productos de manera más precisa. De igual manera, es evidente que, en la promoción de productos veterinarios, como los productos químicos utilizan sus propios medios de publicidad, como también utilizan sus

propios canales de comercialización, teniendo en cuenta que están dirigidos a diferentes consumidores. […] La Sala considera que si bien es cierto que los signos en conflicto son similares y presentan semejanzas, también lo es que los mismos amparan productos de diferentes clases del nomenclátor internacional, los cuales resultan ser de disímil naturaleza y género, por lo que no puede afirmarse que existe conexión competitiva y riesgo de asociación, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. MATERIA MARCARIA – Clases de acciones / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Naturaleza / CONCESIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Acción procedente para cuestionar su legalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede respecto del acto que concede un registro marcario / ADECUACIÓN DE LA ACCIÓN – De nulidad a nulidad relativa [T]oda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 inciso 2º ibidem, por lo que se estima necesario adecuar el trámite de la demanda admitida como de nulidad -con base en el artículo 84 del CCAal de nulidad relativa -de que trata el referido artículo 172-, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Término de caducidad / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No probada

[E]n relación con el término de caducidad la acción de nulidad relativa, la Sala recuerda que el artículo 172 ibidem señala que la demanda se debe intentar dentro de los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro demandado. Ahora bien, para determinar desde cuándo se debe contabilizar el término de caducidad aplicable a la pretensión de nulidad relativa, es necesario definir en qué momento se entiende concedido el registro de la marca por parte de la autoridad nacional competente, para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio. Al respecto, la norma comunitaria a la que se viene haciendo alusión no especifica desde qué fecha se entiende concedido el registro de la marca, razón por la cual existe un vació en relación al cómputo del término de caducidad de este tipo de acciones, por lo que para llenar el mismo, es necesario acudir al principio de complemento indispensable, establecido en el artículo 276 de la Decisión 486, según el cual “los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. Por lo anterior, atendiendo a la naturaleza administrativa de los actos que conceden el registro marcario emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, es procedente acudir a la legislación interna que regula la firmeza de los actos administrativos en aplicación del referido principio. Así las cosas, el artículo 62 del CCA, establece la forma en la cual los actos

administrativos cobran firmeza, […] De la disposición transcrita se deduce que la conclusión del procedimiento administrativo se produce cuando el debate sobre el contenido de la decisión de la administración ha culminado de manera definitiva, bien por la ausencia de recursos, o por la resolución de los que hayan sido interpuestos. […] Así las cosas, se concluye que el registro de una marca se entiende concedido cuando el correspondiente acto administrativo cobre firmeza, esto es, cuando se han resuelto los recursos que contra el acto primigenio hayan sido presentados. En el caso sub examine, se tiene que la resolución mediante la que se concedió el registro de la marca data de 30 de enero de 2009. En contra de este acto administrativo se interpusieron los recursos de reposición y apelación, los que se desataron con las Resoluciones Nos. 67327 de 30 de noviembre de 2010 y 18697 de 31 de marzo de 2011, respectivamente, esta última notificada el 6 de abril de 2011. Partiendo de este supuesto, se tiene que en razón a que la resolución que dejó en firme la decisión de concesión del registro marcario a favor de la sociedad Hansen se notificó el 6 de abril de 2011, la parte actora podía interponer demanda en contra de los actos administrativos acusados hasta el 6 de abril del año 2016. Comoquiera que la demanda se presentó el 23 de agosto de 2011, es evidente que la misma fue incoada dentro del término establecido por la norma comunitaria y, por consiguiente, la excepción de caducidad de la acción no está llamada a prosperar y así se declarará en la parte resolutiva del presente fallo.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A /

DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 62

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00342-00

Actor: NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. – NUTRIAVÍCOLA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: Nulidad Tema: Propiedad Industrial - Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Confundibilidad Marcaria – Principio de Especialidad – Conexión Competitiva – Marcas en conflicto BIOMAX (nominativa) y BIOMAS (mixta) SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad instauró la sociedad Nutrientes Avícolas S.A. - NUTRIAVÍCOLA S.A., con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 04487 de 30 de enero de 2009, 67327 de 30 de noviembre de 2010 y 18697 de 31 de marzo de 2011, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo BIOMAX (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad CHR. HANSEN A/S.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Nutrientes Avícolas S.A. - NUTRIAVÍCOLA S.A., en adelante NUTRIAVÍCOLA S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1. Sírvase decretar la NULIDAD de la Resolución 4487 de 30 de enero de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08 047741, donde se decidió sobre la solicitud de registro de la marca nominativa BIOMAX en clase 5 internacional a favor de la sociedad CHR. HANSEN A/S. 1 Folios 33 a 47

2. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 67327 de 30 de noviembre de 2010, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08 047741, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 4487 del 30 de enero de 2009, confirmando la concesión del registro de la marca nominativa “BIOMAX» en clase 5 internacional a favor de la sociedad

CHR. HANSEN A/S.

3. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 18697 de 31 de marzo 2011, proferida por la Superintendencia Delegada para la

Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 08 047741, por medio de la cual se resolvió el recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución 4487 del 30 de enero de 2011 (sic), confirmando la concesión del registro de la marca nominativa BIOMAX en clase 5 internacional a favor de la sociedad CHR. HANSEN A/S.

4. Que, como consecuencia de lo anterior, ordene a la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia cancelar el certificado de registro 421723 correspondiente a la marca nominativa BIOMAX de la sociedad CHR. HANSEN A/S, o de quien haga sus veces.

5. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

6. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

[…]». I.2. Los hechos

2. La parte actora manifestó que el 12 de mayo de 2008 la sociedad CHR.

HANSEN A/S, solicitó el registro de la marca nominativa BIOMAX para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. La mencionada solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial 593 el 27 de junio del mismo año.

3. Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad NUTRIAVÍCOLA S.A. presentó oposición al registro, con base en la titularidad de la marca BIOMAS (mixta), que ampara productos comprendidos en la clase 1ª de la Clasificación Internacional de

Niza.

4. Señaló que, mediante la Resolución No. 04487 de 30 de enero de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad CHR. HANSEN A/S el registro de la marca BIOMAX, para distinguir productos de la clase 5ª del nomenclátor internacional.

5. Expresó que, dentro de la oportunidad legal la sociedad NUTRIAVÍCOLA S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión, la cual fue confirmada en reposición a través de la Resolución 67327 de 30 de noviembre de 2010 y en apelación mediante la Resolución 18697 de 31 de marzo de 2011.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

6. La parte actora manifestó que son nulos los actos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio que concedieron a la sociedad CHR.

HANSEN A/S el registro de la marca BIOMAX en la clase 5ª del nomenclátor internacional, toda vez que se expidieron en contravención al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

7. Refirió que la marca BIOMAX es semejante al signo BIOMAS previamente registrado, a lo que se suma que busca amparar productos que están estrechamente relacionados con la marca anterior, pudiendo causar un riesgo de

confusión y asociación en los consumidores.

8. Sostuvo que la marca BIOMAX (nominativa) es similarmente confundible con la marca BIOMAS (mixta), porque presentan semejanzas desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual.

9. Consideró que, contrario a lo sostenido por la Superintendencia de Industria y Comercio, los productos que identifican dichas marcas sí tienen conexión competitiva, además que se puede generar un riesgo de asociación entre el público consumidor.

10. Mencionó sobre este aspecto, que los productos de la marca BIOMAX amparan productos veterinarios o para animales, y los de la marca BIOMAS amparan productos agropecuarios, lo que determina que dichos productos son comercializados y publicitados en un mismo lugar, unido a que existe estrecha relación entre las actividades veterinarias y agropecuarias.

11. Finalmente, manifestó que las marcas en conflicto amparan productos que se publicitan a través de los mismos medios y se comercializan en los mismos lugares, lo que eventualmente llevaría al consumidor a concluir que los productos que ampara una y otra misma marca tienen el mismo origen empresarial.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS VINCULADAS AL

PROCESO II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio2

12. El apoderado judicial de la entidad demandada contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

13. Inicialmente, propuso la excepción de caducidad de la acción, al considerar que la demanda no fue presentada en tiempo, por cuanto la acción procedente en el presente caso era la de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue

promovida cuando ya había transcurrido el término de cuatro (4) meses de que trata el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

14. De otra parte, expresó que los actos administrativos expedidos por la oficina nacional competente para el registro de la marca BIOMAX, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

15. Mencionó que teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad encuentra que los signos BIOMAX (nominativo) y BIOMAS

(mixto), después del primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues a pesar que coinciden con el prefijo BIO, el análisis de los signos distintivos debe excluir tal expresión por tratarse de un signo de orden común que no brinda elementos para determinar la originalidad de las marcas materias del debate.

16. Adujo que “los actos administrativos materia de análisis nunca desconocieron la similitud fonética y ortográfica existente entre los signos distintivos materia de disputa. Sin embargo, y de conformidad con las disposiciones comunitarias en la materia, para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, además de la igualdad o similitud entre los signos a cotejar, era requisito sine qua non la existencia de una relación de similitud o igualdad entre los productos que con cada uno de ellos se pretende cobijar, el cual constituye un aspecto vital para que la marca cumpla con su 2 Folios 64 a 73 capacidad de identificar el producto respecto de los demás existentes en el mercado, así como de determinar su origen empresarial”.

17. Respecto a los factores de conexión competitiva, manifestó que se trata de productos que no se encuentran en la misma clase del nomenclátor internacional y que no guardan relaciones de intercambiabilidad o estrechas de complementariedad.

18. Manifestó que los productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, hacen alusión a productos de naturaleza veterinaria para la salud de los animales, en tanto que aquellos comprendidos en la clase 1ª tienen un espectro más amplio que incluye productos como los químicos destinados a la industria, ciencia y agricultura, los cuales al compararlos no gozan de la relación de competitividad exigida por la normativa comunitaria.

19. En este mismo sentido, indicó que las marcas se diferencian en la presentación de los productos, sus mecanismos publicitarios, sus canales de comercialización, que se encuentran dirigidos a satisfacer las expectativas y necesidades de un grupo de consumidores distintos, que no tendrán posibilidad de causar riesgo de asociación alguno en relación con su correspondiente origen empresarial.

II.2 Intervención de la sociedad CHR. Hansen A/S. El tercero interviniente a pesar de haber sido notificado, no se pronunció en esta etapa procesal3.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 295-IP-20154 de fecha 25 de septiembre de 2015 en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen, en particular el

artículo 136 literal a) de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, señaló las siguientes conclusiones: 3 Folios 79 y 80 4 Folios 127 vto. a 133 «[…] PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro. La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BIOMAX (denominativo) y la marca registrada BIOMAS (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el

elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión.

TERCERO: La Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo solicitado a registro BIOMAX (denominativo), tomando en cuenta que podría ponerse en riesgo la salud humana.

Del mismo modo, la Sala Consultante deberá determinar si el prefijo “BIO” que comparten en su conformación los signos en conflicto, es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común.

QUINTO: (sic) La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen los signos confrontados en las Clases 5 y 1 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca. […]».

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

21. Mediante auto de 16 de febrero de 20165 se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de 5 Folio 135 conclusión y se rindiera el respectivo concepto; la parte demandante y la parte demandada reiteraron en esencia sus argumentos. El tercero interviniente y el Ministerio Público no hicieron pronunciamiento en esta etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

22. De conformidad con el artículo 128, numeral 7º del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

V.2. La clase de acción incoada

23. En primer lugar, la Sala estima necesario pronunciarse en relación con la procedencia de la acción incoada por la parte actora, en tanto que se invoca la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo – CCA, para controvertir el acto administrativo a través del cual la SIC concedió un registro marcario.

24. Al respecto, la Sala recuerda que en materia marcaria existen tres clases de acciones para cuestionar la legalidad de actos administrativos de propiedad industrial.

25. La de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, equiparable con la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del CCA la cual resulta procedente cuando se hubiese concedido el registro marcario en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la referida disposición.

26. La de nulidad relativa, consagrada en el inciso 2º del mismo artículo 172 de la Decisión 486, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe; y

27. La de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del CCA, la cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que

deniegan la cancelación de un registro por no uso.

28. Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen una concesión o cancelen un registro por no uso.

29. La Sección Primera del Consejo de Estado, al pronunciarse respecto de la naturaleza de la acción de nulidad relativa, en providencia de 28 de septiembre de 20176, precisó que este tipo de acción tiene un carácter sui generis “[…] en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios; (ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años;

(iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro; y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa […]”.

30. En este sentido agregó que la acción de nulidad relativa “[…] se encuentra supeditada a que la concesión de un registro marcario afecte el derecho de un tercero en una de las formas descritas en los literales del artículo 136 ibidem, esto es, que la marca registrada sea idéntica o se asemeje a otra, o a un nombre comercial o lema comercial previamente solicitados por ese tercero para registro o registrados a nombre de ese tercero. Incluso, cuando se apele a la mala

fe en la obtención del registro que afecte el derecho del tercero cuya marca, lema o nombre comercial se haya registrado previamente o se encuentre en trámite una solicitud en ese sentido, resulta viable acudir a tal procedimiento […]”7.

31. Ahora bien, tal y como esta Sección lo ha precisado, “la correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que el juez analice y resuelva el conflicto planteado8.

32. Para evitar lo anterior, el juez debe adecuar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Auto de 28 de septiembre de 2017; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2011-00258-00; C.P. Dr. Roberto

Augusto Serrato Valdés. 7 Ibídem. inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes9.

33. En ese orden de ideas, y toda vez que en el asunto que nos ocupa se

demanda la nulidad de un acto adminis