CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00344-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ANEXOS y las marcas mixtas NEXXOS y NEXXOS NXS STUDIO previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es STUDIO en la clase 25 y por ello se exluye del análisis / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es NEXXOS por no tener significado en idioma castellano / ACRÓNIMO – Lo es la expresión NXS / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto ANEXOS en la clase 25 por no tener similitud con las marcas mixtas NEXXOS y NEXXOS NXS STUDIO registradas en la misma clase A partir de la exclusión de la palabra STUDIO, la Sala advierte que el análisis de confundibilidad debe hacerse con los signos ANEXOS, NEXXOS y NEXXOS NXS. Al respecto, la Sala encuentra que entre las expresiones NO existe similitud que generaría riesgo de confusión para el público consumidor. […] Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala NO encuentra similitud ortográfica evidente, pues si bien es cierto que los signos comparten 2 vocales (E y O) y 2 consonantes (N y X), se diferencian en la vocal inicial – A – del signo solicitado y en una letra X adicional que tiene el signo previamente registrado, junto con la expresión NXS que acompaña esta última, las cuales tienen la capacidad suficiente para que las mismas se diferencien. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente NO presentan un grado de

similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente. Ciertamente, la vocal A del signo solicitado le da una sonoridad que permite su distintividad, además uno de los signos previamente registrado se encuentra acompañado de la expresión NXS que hace que su pronunciación sea disímil. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que a pesar de que la expresión ANEXOS tiene significado en el idioma español, la expresión NEXXOS no tiene un significado en idioma castellano y se trata una expresión de fantasía, y la expresión NXS es un acrónimo, por lo que no es posible hacer el cotejo en este aspecto. Por las razones anteriores, la Sala considera que NO existe similitud ortográfica, visual y fonética entre las marcas objeto de análisis. MATERIA MARCARIA – Clases de acciones / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Eventos en que procede / ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA – Eventos en que procede / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Eventos en que procede / CONCESIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Acción procedente para cuestionar su legalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede respecto del acto que concede un registro marcario / ADECUACIÓN DE LA ACCIÓN – De nulidad a nulidad

relativa [T]oda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 inciso 2º ibidem, por lo que se estima necesario adecuar el trámite de la demanda admitida como de nulidad -con base en el artículo 84 del CCAal de nulidad relativa -de que trata el referido artículo 172-, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Caducidad / ARTÍCULO 94 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – Inaplicabilidad al contencioso administrativo / NOTIFICACIONES – Las debe hacer la secretaría de la respectiva autoridad judicial / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD – No probada / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[L]a Sala advierte que el artículo 94 del CGP no resulta aplicable al proceso contencioso administrativo e incluso, en tanto no es compatible con la naturaleza del mismo, por las siguientes razones: - En materia de notificaciones en el procedimiento civil prima la actividad de las partes. El artículo 292 del CGP regula lo relacionado con la práctica de las notificaciones y su numeral 3º dispone que es a la parte interesada a quien le corresponde remitir la comunicación a quien deba ser notificado, por medio del servicio postal autorizado. Nótese, entonces, que la configuración de la caducidad de que trata el artículo 94 es una sanción a la parte

actora cuando omite o actúa negligentemente en el cumplimiento de una de las cargas que trae dicha codificación y que, para el caso que nos ocupa, se encuentran asociadas a la falta de diligencia en la realización de las actividades para la comunicación a quien debe ser notificado, esto es, la parte demandada. - Por su parte, en el Código Contencioso Administrativo las notificaciones se rigen por lo dispuesto en el artículo 150 del CCA, norma de la cual se desprende que la diligencia de notificación le corresponde adelantarla a la secretaría de la respectiva autoridad judicial, sin perjuicio del deber de colaboración de las partes en los casos en los cuales ello se requiera. - Para la Sala resulta improcedente considerar que se presenta el fenómeno jurídico de caducidad cuando la secretaría al servicio de la autoridad judicial no realiza la referida notificación en el término previsto en el artículo 94, dado que sería tanto como afirmar que la mora se traslada al ciudadano que no interviene en esa actuación, lo que iría en contravía de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso. Sumado a lo anterior, preciso es anotar que, en lo concerniente a la improcedencia de la aplicación del artículo 94 del CGP en casos como el que nos ocupa, esta corporación ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en providencias de la Sección Tercera y de la Sección Primera de esta Corporación. - Ahora, el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina consagra respecto de este tipo de acciones un término de caducidad de “cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”, en este sentido, y teniendo en cuenta que la Resolución 23267 de 2006 fue notificada el 5

de septiembre de 2006, y que la demanda se presentó el 31 de agosto de 2011, conforme consta a folio 51 del expediente, se tiene que la misma fue radicada dentro de los cinco (5) años a los que se refiere la norma en estudio, razón por la cual la demanda se presentó en tiempo. En este contexto, la Sala declara como no probada la excepción de caducidad propuesta por el apoderado del tercero interviniente.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 85 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00344-00

Actor: JULIO CÉSAR MORALES ALBARRACÍN

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: NULIDAD

Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL - REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE

REGISTRABILIDAD - CONFUNDIBILIDAD MARCARIA – MARCAS EN

CONFLICTO ANEXOS (MIXTA) - NEXXOS (MIXTA) Y NEXXOS NXS STUDIO

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad instauró el señor Julio César Morales Albarracín, con miras a que se declare la nulidad de la Resolución No. 23267 del 31 de agosto de 2006, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca ANEXOS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Germán Zuluaga Jiménez.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial del señor Julio César Morales Albarracín, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad que se interpreta como acción de nulidad relativa, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la resolución # 23267 del 31 de agosto del 2.006 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual revocó la resolución # 1419 del 27 de enero de 2006, mediante la cual se había negado el registro de la marca comercial ANEXOS (M) en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. Igualmente y como consecuencia de la nulidad solicitada y a título de restablecimiento del derecho, solicito se niegue el registro de la marca comercial ANEXOS (MIXTA) para distinguir productos tales

como prendas de vestir, pantalones de dama, pantalones de hombre, camisas, blusas, ropa para niños y ropa interior para ambos sexos, zapato sport, corbata y toda clase de asesoría de vestir, según certificado de registro # 321168 vigente hasta el día 31 de agosto del año de 2016, solicitada inicialmente por el señor DIEGO FERNANDO JIMENEZ CORRALES y cedida posteriormente al señor GERMAN ZULUAGA JIMENEZ, mediante traspaso inscrito en debida forma ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el pasado 16 de julio del año 2010 restableciendo de esta manera el derecho que le asiste al Señor JULIO CESAR MORALES ALBARRACIN al uso exclusivo de su marca comercial NEXOS (sic) (MIXTA) para distinguir productos de la clase 25, según certificado de registro # 205397 vigente hasta el día de 30 de Enero del año de 2018, certificado de registro # 267997 vigente hasta el día 19 de Febrero de 2.013, Certificado 297553 vigente hasta el día 13 de noviembre de 2.021 y por ende se le permita realizar sus actividades comerciales sin que existan en el mercado marcas similares que induzcan a error público consumidor, con el consabido detrimentos (sic) de su patrimonio. 2.3. Igualmente y a título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la nulidad se ordene a la División de signos Distintivos hoy Dirección de signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar en los libros de registro de esta entidad, el

certificado de registro asignado, correspondiente a la marca comercial ANEXOS (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación Internacional. 2.4. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio conforme a lo establecido en el artículo 2º Literal d) Decreto legislativo 209 de 1.957. 2.5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que establece el artículo 176 del C.C.A.”. […]” I.2. Los hechos

2. La parte actora manifestó que, con fecha 10 de mayo de 2005, el señor Diego Fernández Jiménez Corrales solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo ANEXOS (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional. La mencionada solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial 553 del 30 de junio del mismo año.

3. Señaló que, mediante la Resolución No 1419 del 27 de enero de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo ANEXOS (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 internacional, con fundamento en las marcas NEXXOS y NEXXOS NXS STUDIO previamente registradas.

4. Expresó que el solicitante del registro, dentro del término legal, presentó recurso

de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de la Resolución No 1419 del 27 de enero de 2006.

5. Recordó que la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición mediante la Resolución 10966 de 28 de abril de 2006, en la que confirmó el acto administrativo recurrido y concedió el recurso de apelación interpuesto.

6. Finalmente, indicó que el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución No. 23267 del 31 de agosto de 2006, revocó la Resolución No 1419 del 27 de enero de 2006, y concedió el registro de la marca ANEXOS (mixta) para distinguir productos en la clase 25 del nomenclátor internacional al señor Diego Fernando Jiménez Corrales.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

7. La parte actora manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con la expedición de la resolución demandada violó los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

8. Expresó que la entidad demandada desconoció los artículos 134 y 135 literal b ibidem, al conceder el registro de la marca ANEXOS, toda vez que dicho signo carece de la capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerada como marca, teniendo en cuenta que esta reproduce totalmente los signos previamente registrados NEXXOS y NEXXOS NXS STUDIO de propiedad del actor.

9. En cuanto a la vulneración del articulo 135 literal a), argumentó que la marca registrada con posterioridad es similarmente confundible con las previamente

registradas por el demandante NEXXOS, debido a su similitud fonética y gráfica, la cual induce al consumidor en error, vulnerando sus derechos.

10. Afirmó que la marca registrada por su sociedad está compuesta por seis letras, las cuales son reproducidas en forma idéntica por la marca registrada con posterioridad, donde la vocal A no imprime la suficiente distintividad para hacerla registrable como marca.

11. Advirtió que, desde el punto de vista fonético: “Es evidente que la silaba tónica en cada una de las expresiones es la última XOX -XXOS siendo la única diferencia entre ellas la inclusión de la vocal A en el signo objeto de la presente demanda, puesto que la omisión de una de las X en la última silaba no altera su pronunciación”.

12. Precisó que: “(...) la resolución cuya nulidad señala que la parte relevante en las marcas en conflicto son sus elementos figurativos, lo que con todo respeto debo afirmar no es cierto, las marcas en cuestión tienen como elemento predominante su parte nominativa de otro lado no se puede olvidar que estas marcas distinguen productos de la clase 25, donde el concepto de moda provoca que estas marcas, que por principio obviamente deben conservar su esencia, suelen cambiar su estilo de letras y colores.”.

13. Finalmente, indicó que: “(…) es fácil concluir que es evidente que la marca indebidamente registrada deja en la mente de cualquier persona la imagen de la marca ya registrada, por lo que la expresión ANEXOS a la luz de este criterio NO es registrable”.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO. Mediante auto de 11 de marzo de 20131, se determinó que a Superintendencia de Industria y Comercio no dio oportuna contestación a la demanda.

II.2. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR GERMÁN ZULUAGA JIMENEZ2

14. El apoderado del señor Germán Zuluaga Jiménez, tercero interviniente del proceso3, se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que el signo solicitado cumple con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina ya que “(…) su expresión es susceptible de representación gráfica como se demuestra, así mismo identifica claramente un producto a través de su composición en conjunto y cualquier consumidor o comprador la identifica claramente sin crear confusión o erro (sic)”.

15. Consideró que la marca ANEXOS y las marcas NEXXOS y NEXXOS NXS STUDIO pueden coexistir en el mercado a pesar de una similitud fonética y gramatical.

16. Expresó que la marca ANEXOS no puede asemejarse a la composición gráfica de los signos NEXXOS, circunstancias marcarias que permiten que coexistan en el mercado sin crear confusión o riesgo de error.

17. Finalmente, propuso la excepción de caducidad y prescripción de la acción nulidad, sustentándola en lo siguiente: “Como se observa el auto admisorio de la 1 Folio 87 y 88. 2 El 26 de julio de 2010 se inscribió la transferencia de la marca ANEXOS (mixta) del Señor Diego Fernando Jiménez Corrales al señor German Zuluaga Jiménez. Folio 19 cuaderno principal.

3 Folios 66 a 77 del cuaderno principal. acción de Nulidad de fecha 29 de Noviembre de 2011, fue notificado por estado del 2 de Febrero de 2012, por lo que la parte actora con base en el artículo 94 del NUEVO CODIGO GENERAL DEL PROCESO ley 1564 de 2012, tenía la obligación de notificar el auto admisorio a partir del 3 de Febrero de 2012 hasta el 3 de Febrero de 2013, un año. Como se observa en el acta de Notificación Personal, se realizó el 4 de febrero de 2013, por lo que en mi concepto se produjo la prescripción de la nulidad relativa de la resolución 23267 del 31 de Agosto de 2006, mediante la cual se concedió el registro de la marca ANEXOS mixta en la clase 25, y así solicito que se declare.”.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

18. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 123-IP-2015 de fecha 26 de octubre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso, en particular, el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina4. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que no debían interpretarse los artículos 134 y 135 literal b) por no ser pertinentes para resolver el caso bajo estudio; y luego de realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones,

formuló las siguientes consideraciones: “[…] PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de producto que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 4 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina determinó no interpretar los artículos 134 y 135 literal b) por no ser esenciales para resolver el caso bajo estudio.

La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto ANEXOS y las marcas mixtas NEXXOS NXS STUDIO y NEXXOS, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos. […]”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

19. Mediante auto de 29 de febrero de 20165, se corrió traslado a las partes,

intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido dicho plazo la parte demandante reiteró sus argumentos. El tercero interviniente y el Ministerio Publico no hicieron pronunciamiento en esta etapa procesal.

IV.1 INTERVENCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO

20. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio expresó que con la expedición del acto administrativo acusado no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

21. Expresó que los signos objeto del cotejo oficioso NEXXOS y NEXXOS NXS STUDIO constituyen expresiones arbitrarias que carecen de significado en lengua castellana, de tal manera que deben ser consideradas como marcas de fantasía, mientras que la marca cuyo registro se debate en la presente acción ANEXOS, es una palabra que denota adjunto o agregado a algo, encontrándose conformada por dos sílabas.

22. Manifestó que, si bien las expresiones confrontadas tienen en común tres consonantes y dos vocales, la realidad es que la ausencia absoluta de concepto asociable -por su carácter arbitrario y de fantasíaa las expresiones contenidas en los signos cuyo titular es el accionante, evidencian total ausencia de riesgo de materialización del alegado riesgo de confusión.

23. Adujo que: “Esta Superintendencia, consideró que la expresión “ANEXOS” en la estructura del signo mixto, transmite una idea creativa totalmente diferente a aquella que se desprende las expresiones arbitrarias “NEXXOS”, COMUNES A

LOS SIGNOS CUYO TITULAR ES EL ACCIONANTE la cual claramente no guarda una conexión conceptual, con los productos de la clase 25, de tal manera que el hecho de contener las letras “N-E-X-O y S”, no es de tal entidad que genere un riesgo de confusión o de asociación y muchísimo menos que de tales expresiones se derivará una conexión competitiva entre los signos.”. 5 Folio 145 cuaderno principal

24. Indicó que las similitudes conceptuales no son evidentes, teniendo en cuenta que las expresiones ANEXOS y NEXXOS carecen de elementos comunes, ya que estas no evocan ni mucho menos significan lo mismo, teniendo una carga conceptual de tal envergadura y fortaleza que hacen distinguibles los signos objeto de la presente acción.

25. Arguyó que la entidad que representa, al momento de desatar el recurso, llegó a la conclusión consistente en que los signos no presentaban identidad en su elemento distintivo, por lo cual no vio la necesidad de analizar la conexión competitiva de los productos.

26. Por último, concluyó que: “(…) por haberse fallado en el intento de probar, tanto el riesgo de confusión, como el de asociación y la conexión competitiva entre las marcas confrontadas, el único camino posible será el denegar las pretensiones de la demanda y como consecuencia de ello, ratificar la legalidad de la decisión por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio”.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

27. De conformidad con el artículo 128, numeral 7 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, esta Sala

es competente para conocer del presente asunto. V.2. La clase de acción incoada

28. En primer lugar, la Sala estima necesario pronunciarse en relación con la procedencia de la acción incoada por la parte actora, en tanto que se invoca la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo – CCA, para controvertir el acto administrativo a través del cual la SIC concedió un registro marcario.

29. Al respecto, la Sala recuerda que en materia marcaria existen tres clases de acciones para cuestionar la legalidad de actos administrativos de propiedad industrial.

30. La de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, equiparable con la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del CCA, la cual resulta procedente cuando se hubiese concedido el registro marcario en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la referida disposición.

31. La de nulidad relativa, consagrada en el inciso 2º del mismo artículo 172 de la Decisión 486, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe, y

32. La de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del CCA, la cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.

33. Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos

administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen una concesión o cancelen un registro por no uso.

34. La Sección Primera del Consejo de Estado, al pronunciarse respecto de la naturaleza de la acción de nulidad relativa, en providencia de 28 de septiembre de 20176, precisó que este tipo de acción tiene un carácter sui generis “[…] en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios; (ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años;

(iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro; y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa […]”.

35. En este sentido agregó que la acción de nulidad relativa “[…] se encuentra supeditada a que la concesión de un registro marcario afecte el derecho de un tercero en una de las formas descritas en los literales del artículo 136 ibidem, esto es, que la marca registrada sea idéntica o se asemeje a otra, o a un nombre comercial o lema comercial previamente solicitados por ese tercero para registro o registrados a nombre de ese tercero. Incluso, cuando se apele a la mala fe en la obtención del registro que afecte el derecho del tercero cuya marca, lema o nombre comercial se haya registrado previamente o se encuentre en trámite una

solicitud en ese sentido, resulta viable acudir a tal procedimiento […]”7. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Auto de 28 de septiembre de 2017; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2011-00258-00; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 7 Ibídem.

36. Ahora bien, tal y como esta Sección lo ha precisado, “la correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que el juez analice y resuelva el conflicto planteado8.

37. Para evitar lo anterior, el juez debe adecuar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes9.

38. En ese orden de ideas, y toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 136 literal

a) de la Decisión 486 de 2000, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 inciso 2º ibidem, por lo que se estima necesario adecuar el trámite de la demanda admitida como de nulidad -con base en el artículo 84 del CCAal de nulidad relativa -de que trata el referido artículo 172-, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. V.3. Excepción de caducidad 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 6 de noviembre de 2020; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00027-00; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 9 Ibídem.

39. El apoderado judicial del tercero interviniente formuló la excepción de caducidad del medio de control incoado, para lo cual señaló que si bien es cierto la demanda se presentó el 31 de agosto de 2011 dentro del término, esta solo fue admitida el 29 de noviembre de 2011 y notificada por estado el 2 de febrero de

2012.

40. Advirtió que la acción interpuesta es la de nulidad relativa y que, si bien fue presentada el 31 de agosto de 2011 dentro del término de “prescripción”, el auto admisorio tiene fecha 29 de noviembre de 2011 y la notificación de ese auto tiene fecha 2 de febrero de 2012.

41. Mencionó que: “(…) Como se observa el auto admisorio de la acción de

Nulidad de fecha 29 de noviembre de 2011, fue notificado por estado de febrero de 2012, por lo que la parte actora con base en el artículo 94 del NUEVO CODIGO GENERAL DEL PROCESO ley 1564 de 2012, tenía la obligación de notificar el auto admisorio a partir del 3 de Febrero de 2012 hasta el 3 de Febrero de 2013. Como se observa en el acta de Notificación Personal, se realizó el 4 de febrero de 2013, por lo que en mi concepto se produjo la prescripción de la nulidad relativa de la resolución 23267 del 31 de agosto de 2006, mediante la cual se concedió el registro de la marca ANEXOS mixta en la clase 25, y así solicito se declare”.

42. En el sub lite se advierte que el señor Julio Cesar Morales Albarracín, con fecha 31 de agosto de 2011, presentó acción de nulidad en contra de la Resolución No. 23267 del 31 de agosto de 2006, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca ANEXOS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Germán

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