CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00358-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca mixta DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[S]e encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] [L]a Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la

Decisión 486 de 2000, […] [L]a norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] [E]l Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulos los actos administrativos demandados, el pronunciamiento en torno a la legalidad de los mismos resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional. Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de la Resolución núm. 11628 de 2009, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, a favor de la sociedad DIEZ 1 S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso. En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. […] Así pues, en el caso concreto se configuró el

supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca mixta “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00358-00

Actor: PARK HOTEL S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

TESIS: LA MARCA “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA” (MIXTA),

OTORGADA EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE EL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO Y CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA

DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA

SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SU MARCA MIXTA “HOTEL PARK 10”,

SE ENCUENTRA CADUCADA. POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL

INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PARK HOTEL S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 11628 de 12 de marzo de 2009, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. I.1. La sociedad actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 26 de agosto de 2008 la sociedad DIEZ 1 S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 434 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º: Que mediante Resolución núm. 11628 de 2009, la Jefe de la División de Signos

Distintivos6 de la SIC, concedió el registro de la marca “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad DIEZ 1 S.A. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó los artículos 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, tal como lo ha indicado la jurisprudencia, el principal fundamento para que proceda el registro de un signo es que goce de capacidad distintiva, la cual permite al consumidor diferenciar un producto de otro en el mercado, situación que no ocurrió en el caso sub examine. Adujo que la SIC al realizar el cotejo marcario y conceder el registro del signo “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, para distinguir servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, no tuvo en cuenta la existencia previa de la marca “HOTEL PARK 10”, registrada a su favor en la misma Clase. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] de restauración (alimentación); hospedaje temporal (se reivindican los colores negros, gris, amarillo, azul, rojo, blanco, según patrones que aparecen en etiquetas conjuntas […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Indicó que el signo objeto de conflicto no tiene suficiente fuerza distintiva, dado a la existencia de otras marcas previamente registradas que se encuentran en el mercado, entre ellas, “HOTEL PARK 10”.

Manifestó que la distintividad de un signo se analiza en relación con los productos y/o servicios que pretende identificar; y que si carece de esta capacidad esencial no puede ser registrado como marca. Aseguró que ante la carencia de distintividad del signo “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA” se crea un estado de incertidumbre en el público consumidor, pues se vería afectado el derecho que tiene a la elección de un servicio al asociarlo con la marca registrada “HOTEL PARK 10”. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Adujo que el signo objeto de controversia goza de suficiente distintividad para ser registrado como marca; además, no presenta semejanza alguna frente a la expresión “HOTEL PARK 10”, desde los puntos de vista ortográficos, gráficos y fonéticos. II.2. La sociedad DIEZ 1 S.A. tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. Aseguró que la impresión visual, fonética y conceptual de los signos enfrentados ofrece al consumidor suficientes elementos de diferenciación que evitarían, de cualquier forma, algún tipo de confusión entre los productos o asociación entre sus origenes empresariales, lo que permite su coexistencia en el mercado. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La sociedad actora indicó que no es posible jurídicamente continuar con lo pretendido en el presente proceso, por cuanto desapareció su fundamento legal, teniendo en cuenta que la marca objeto de controversia se encuentra caducada. IV.-2. La sociedad DIEZ 1 S.A. tercero con interés directo en las resultas del proceso, indicó que la marca que era de su propiedad, esto es, la expresión “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, actualmente se encuentra caducada. IV.-3. La SIC señaló que la marca objeto de controversia cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486, además de que la demandante, encontrándose legitimada para oponerse a solicitudes de registro de marcas de terceros, prefirió guardar silencio y sólo hasta un año después advirtió de la irregistrabilidad del referido signo, lo que bien hubiera podido hacer en la oportunidad correspondiente con el lleno de los requisitos, pagando la tasa administrativa y un desgaste, que prefirió evitar. IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó7: “[…] 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2.1. En vista de que en el proceso interno la sociedad PARK HOTEL S.A.

solicitó que se declare la nulidad del registro de la marca DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA (mixta) pro presuntamente ser confundible con su marca HOTEL PARK 10 (mixta), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a). sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 2.2. Como se desprende de esta disposición, no es un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 2.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en

conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 7 Proceso 52-IP-2020. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,

pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

3. Comparación entre marcas mixtas 3.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre las marcas DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA (mixta) y HOTEL PARK 10 (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 3.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para

el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un

significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 11628 de 12 de marzo de 2009, concedió el

registro de la marca mixta “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, a la sociedad DIEZ 1 S.A. para amparar los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] de restauración (alimentación); hospedaje temporal (se reivindican los colores negros, gris, amarillo, azul, rojo, blanco, según patrones que aparecen en etiquetas conjuntas […]”. Al respecto, el demandante alegó que la SIC al realizar el cotejo marcario y conceder el registro del signo “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, para distinguir servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, no tuvo en cuenta la existencia previa de la marca “HOTEL PARK 10”, registrada a su favor en la misma Clase. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 1728, de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”; y no el 135, literal b), “[…] por cuanto no es materia controvertida la capacidad que debe poseer un signo distintivo para identificar los productos o servicios que ampara […]”. El texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. 8 Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada9, se advierte que la marca mixta “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, identificada con el certificado de registro núm. 375579, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad DIEZ 1 S.A.-, mediante el acto administrativo acusado, cuya nulidad pretende la

actora a través de la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su marca mixta “HOTEL PARK 10” previamente registrada-, se encuentra caducada. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 12 de marzo de 2019, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174 de la Decisión 486, el cual señala: “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la 9 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 3 de septiembre de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 79-IP-2015, sostuvo lo siguiente: “[…]El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto,

según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de

pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro […]”. Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del

término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 3 de septiembre de 2021, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 375579, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad DIEZ 1 S.A. con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su marca previamente registrada “HOTEL PARK 10” (mixta), previamente registrada-, se encuentra caducada, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el mencionado registro estuvo vigente hasta el 12 de marzo de 2019, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPIde la entidad demandada. Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, la Sala dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 375579, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de

agosto de 2020. Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. La Sala destaca que aún cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. De lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”. (Resaltado fuera de texto) Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse

respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200810, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”. Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 10 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 2002-0044201. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la

Decisión 486, ha señalado: “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente adverti