CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00412-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto cuestionado ORTOFLEX y la marca mixta previamente registrada ORTHOBED / ESTUDIO DE REGISTRABILIDAD – Exclusión de palabras de uso común / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo ORTOFLEX para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza al poseer la condición de distintividad necesaria y no inducir a confusión con la marca ORTHOBED [E]l cotejo debe recaer respecto de las expresiones “FLEX” de la marca cuestionada y “BED” de la marca previamente registrada, toda vez que las expresiones “ORTO” y “ORTHO” son palabras de uso común, las cuales no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva. Del análisis de los conceptos reseñados y de las denominaciones “FLEX” y “BED” no observa la Sala similitud ortográfica, ni fonética, pues es evidente que se trata de expresiones totalmente diferentes […] En este orden de ideas, al poseer la marca “ORTOFLEX” la condición de distintividad necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a confusión al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas, invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de

5 de febrero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2008-00065-00, C.P. María Elizabeth García González; y de 22 de julio de 2010, Radicación 11001-03-24000-2004-00065-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136

– LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00412-00

Actor: ORTHOBED S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad Referencia: TESIS: LAS EXPRESIONES “ORTO” Y “ORTHO” SON INAPROPIABLES, POR SER DE USO COMÚN EN LA CLASE 20 DE LA

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. DE AHÍ QUE EL SIGNO

“ORTOFLEX”, AL ESTAR ACOMPAÑADO DE OTRO ELEMENTO

DIFERENCIADOR, NO PRESENTA RIESGO DE CONFUSIÓN Y ES REGISTRABLE La sociedad ORTHOBED S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se debe interpretar como acción de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos

administrativos: Las Resoluciones núms. 4384 de 31 de enero de 2011, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” ; 013352 de 15 de marzo de 2011, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 038900 de 26 de julio de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: La señora BEATRIZ ELENA OSPINA DE BETANCUR presentó solicitud de registro de la marca “ORTOFLEX”, para distinguir los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Dentro del término legal, la sociedad actora ORTHOBED S.A. presentó oposición contra la anterior solicitud, en virtud de ser titular del signo “ORTHOBED”. 3º: Mediante la Resolución núm. 4384 de 31 de enero de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “ORTOFLEX” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 4°: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

5º: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones núms. 013352 de 15 de marzo de 2011, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 038900 de 26 de julio de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Adujo que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones acusadas violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, pues considera que la marca “ORTOFLEX” (mixta) no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro, los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Agregó que dado que el signo “ORTOFLEX” es similar a la marca previamente registrada “ORTHOBED”, el mismo no puede ser registrado para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. Estimó que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir los actos administrativos acusados violó el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca solicitada para registro “ORTOFLEX” y concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio para distinguir productos de la Clase 20, es susceptible de producir confusión con la marca previamente registrada “ORTHOBED”, por cuanto predomina el componente nominativo, concurriendo, a su juicio, los elementos que el Tribunal

de Justicia de la Comunidad Andina señala como factores de confusión, entre ellos, la coincidencia existente en el número de letras que conforman la marca, en la sílaba tónica, que en últimas es la que retiene el consumidor y determina la existencia de confusión, en la ubicación y número de las vocales y en la terminación de las palabras. Expresó que al asunto bajo examen resulta aplicable el criterio esgrimido por el Consejo de Estado en el caso de “VITASHAKE” (Expediente núm. 2001-00129).

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.-CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones, dado que carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó de manera razonada y motivada, con la finalidad de garantizar que el signo solicitado cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Que no se incurrió en alguna de las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la mencionada norma. Expresó que teniendo en cuenta el aspecto visual y ortográfico, los signos confrontados, si bien comparten algunas vocales y consonantes, las mismas son

disímiles, “dejando ver una estructura independiente en cada conjunto, del mismo modo que su pronunciación es diferente, no siendo esto suficiente para rechazar el registro del signo solicitado”. Que las marcas enfrentadas contienen un diseño diferente en su conformación, no presentando semejanza alguna, siendo posible su coexistencia en el mercado. Indicó que se debe tener en cuenta que en la comparación tiene gran influencia el hecho de que “ORTHOBED” (mixta) contiene un significado conceptual, lo que impide que el consumidor la confunda con el signo “ORTOFLEX” (mixto). Que a nivel auditivo, se advierten diferencias en la pronunciación de los signos, en dos aspectos: (i.) en razón de la extensión de las palabras que componen la marca, y (ii.) el signo solicitado se pronuncia de forma distinta ya que contiene palabras en otro idioma. Que lo signos en conflicto se encuentran conformados por una palabra de uso común (ORTO), la cual está acompañada de otras partículas, tales como FLEX, en el caso de la marca solicitada, y “BED”, en el caso de la marca opositora, lo que genera que se lean, se escriban y se entiendan diferentes, evocando conceptos distintos.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “1.5. Al analizar el caso concreto, es importante determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de

semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría o no incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. (…) 2.4. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, 1 Proceso 71-IP-2016. proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. (…) 3.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos y proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 3.4. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.”

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de La Resolución núm. 4384 de 31 de enero de 2011, concedió el registro de la marca “ORTOFLEX” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, y resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad demandante, al considerar que no era confundible con ninguna marca anteriormente registrada. Sobre el particular, la actora alegó que la marca solicitada no goza de la suficiente distintividad, teniendo en cuenta que dicha marca y su marca previamente registrada “ORTHOBED” (mixta), que ampara también productos para la Clase 20 de la citada Clasificación, son similares y, por ende, susceptibles de causar riesgo de confusión. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con la norma de la citada Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca “ORTOFLEX” para la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; (…)”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso: “a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual e ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos difíciles. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.” Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA ((MIXTA)

Como en el presente caso el cotejo recae en la marca mixta previamente registrada “ORTHOBED”, de la parte actora y la marca mixta cuestionada “ORTOFLEX”, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en dichas marcas, porque su sola lectura es la que trae a la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica de la marca mixta, sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas2 si son solicitados a su expendedor, ello se hace por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica, razón por lo cual el cotejo marcario habrá de realizarse a partir de dicho aspecto. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de las coincidencias en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también

en cuenta las particularidades de casa caso, con el fin de determinar 2 La Clase 20 Internacional ampara los siguientes productos: Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases. si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante.

Gráfica (o figurativa) se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.”3 Antes de ello, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó: “3.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales,

las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos y proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 3.4. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente . ” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.) 3 Ibídem Sobre este asunto, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 2015 (Expediente núm. 2008-00065-00, actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA., Consejera ponente María Elizabeth García González), trajo a colación el referido criterio expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad, así: “Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las

marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto) En el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada, se encontró que figuran los siguientes signos solicitados y registrados para la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión “ORTO”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SIGNO TITULAR

ORTOLIFE (nominativa) HOLISBURY HOLDING

GROUP INC.

ORTOPEDICOS SUPER DARIO BERMUDEZ

STAR (mixta)

COMFORTOPEDIC INDUSTRIAS FANTASIA S.A.

(nominativa)

UNICOS ORTOPECIDOS SIN ESPUMADOS S.A.

RESORTE (nominativa)

COLCHONES Y MUEBLES GONZALO IBAÑEZ

LINEA ORTOPEDICA GRIMALDOS

CALIDAD GARANTIZADA

(mixta)

ORTORELAX (nominativa) MARCENTRU S.A.S. EN LIQUIDACIÓN Así mismo, aparecen los siguientes signos registrados con el vocablo “ORTHO”:

SIGNO TITULAR

ORTHOZONE (nominativa) MAGUIBE LTDA. ORTHOMATIC (nominativa) L&P PROPERTY

MANAGEMENT COMPANY

ECO ORTHOLITE (mixta) 02 PARTNERS, LLC.

ORTHOBOM (nominativa) MERCANTIL VALE DO ARINOS

LTDA.

ORTHOPEDIC ROSEN COLCHONES ROSEN S.A.L.C.

(nominativa) De tal manera que el cotejo debe recaer respecto de las expresiones “FLEX” de la marca cuestionada y “BED” de la marca previamente registrada, toda vez que las expresiones “ORTO” y “ORTHO” son palabras de uso común, las cuales no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva. Del análisis de los conceptos reseñados y de las denominaciones “FLEX” y “BED” no observa la Sala similitud ortográfica, ni fonética, pues es evidente que se trata de expresiones totalmente diferentes. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar. Al respecto, la Sala estima que la palabra en inglés “BED” significa cama y que el vocablo “FLEX”, a lo sumo, puede evocar en la mente del consumidor la idea de algo flexible. Dichas expresiones no son del conocimiento común o de uso

generalizado, vale decir, no son conocidas por el consumidor promedio colombiano, por lo que, se les considera como signos de fantasía, sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. Ahora, cabe mencionar que si bien los signos enfrentados amparan productos de la misma clase, esto es, de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, ello no afecta los derechos de la marca previamente registrada, ni su origen empresarial, habida cuenta de las diferencias ortográficas y fonéticas existentes entre ellas y que ambas pueden coexistir pacíficamente en el mercado. De otra parte, en lo concerniente al argumento de la actora, relativo a que al asunto bajo examen se debe aplicar el criterio esgrimido por el Consejo de Estado en el caso de “VITASHAKE” (Expediente núm. 2001-00129), la Sala señala que no es viable aplicar dicho criterio, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas4; y en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la Jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores. 4 REF: Expediente núm. 2004-00065. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Consejero ponente doctor MARCO ANTONIO VELILLA, Actora: PROCAPS S.A. En este orden de ideas, al poseer la marca “ORTOFLEX” la condición de distintividad necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas

significativas que puedan inducir a confusión al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas, invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de febrero de 2017.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA

GONZÁLEZ

Presidente

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO