CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00416-00-2018

ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la procedente contra los actos que conceden el registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA –El término de prescripción es de cinco 5 años a partir de la publicación que concedió el registro / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Cuando haya mala fe no prescribe Esta Sección se pronunció sobre el alcance y contenido de dicha disposición y al respecto determinó que con la expedición de la Decisión 486 se restableció en el ordenamiento jurídico el término preclusivo para el ejercicio de la acción de nulidad relativa y, con ello, se impuso nuevamente […] la necesidad de que se publique el acto administrativo a través del cual se concedió el registro marcario, pues solamente en virtud de dicha publicación cualquier persona puede conocer el acto y ejercer la acción cuando el mismo esté afectado por causales de nulidad relativas, dentro del término de cinco años siguiente a tal publicación. […]”. Así, desde entonces se advirtió que, respecto de los terceros, el término para el ejercicio de la mencionada acción debe contabilizarse a partir de la fecha de publicación del acto que concede el registro de la marca de que se trate. De otro lado, en el artículo 232 de la citada Decisión - aducido en el recurso de apelaciónse dispuso que la acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco (5) años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta disposición, como se advierte claramente, contiene una excepción a la regla general en materia de

prescripción de la acción de nulidad relativa, la cual se aplica exclusivamente cuando se solicita la protección de un signo distintivo notoriamente conocido. En los demás casos, esto es, cuando no se alega la notoriedad de la marca, se debe aplicar la regla general de prescripción comentada.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 28 de octubre de 2004, Radicación 11001-03-24-000-2001-00060-01(6863), C.P.

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA – Contra decisión que rechazó la demanda / CADUCIDAD DE LA ACCION DE NULIDAD RELATIVA – Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCION DE NULIDAD RELATIVA – Se contabiliza a partir de la fecha de publicación de la concesión de registro / RECHAZO DE LA DEMANDA – Improcedente pues se advierte que la parte demandante conoció el acto demandado en la fecha que interpuso la demanda [P]ara la Sala es claro que en este caso la acción de nulidad relativa formulada por la parte actora debe someterse a la regla general de prescripción de cinco (5) años establecida en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486, toda vez que no se invocó en la demanda, en ningún momento, que la marca OCHO RIOS sea notoriamente conocida, ni hay evidencia que lo sea, aspecto éste que solo viene a plantearse en el recurso de súplica objeto de esta providencia. Ahora bien, tal como se advirtió en la precedencia, dicho término debe contabilizarse a

partir de la fecha de publicación de la concesión del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en tanto quien interpone la demanda es un tercero que solo desde entonces pudo conocer el acto y ejercer la acción de nulidad relativa. Sin embargo, según el informe allegado por la Superintendencia de Industria y Comercio en respuesta al requerimiento efectuado por el despacho sustanciador, no existe constancia de publicación de la Resolución 489 de 18 de enero de 2006 que aquí se demanda, por cuanto en la Gaceta de Propiedad Industrial únicamente se publican los documentos correspondientes a las solicitudes de signos distintivos y nuevas creaciones. Ante dicha situación, la Sala advierte que de lo único que existe certeza en la actuación es que la parte actora conoció del acto acusado en la fecha en que interpuso la demanda, esto es, el 28 de octubre de 2011, de tal suerte que la misma no podía ser rechazada por caducidad de la acción. En consecuencia, la Sala revocará la providencia impugnada, para en su lugar, ordenar al despacho sustanciador que provea sobre la admisión de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172 – INCISO 2 / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 232

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00416-00

Actor: OCHO RIOS HOLDING CORP Y OTRO Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Recurso ordinario de súplica contra el auto que rechazó la demanda (C.C.A.) Se decide el recurso de súplica interpuesto por el tercero interesado contra el auto del 7 de febrero de 20141, mediante el cual rechazó la demanda presentada por la parte actora, la cual fue interpretada como de nulidad relativa del artículo 172 de la

Comunidad Andina2. 1.- Antecedentes La abogada Carolina Vera Matiz, actuando como apoderada judicial de la sociedad Ocho Ríos Holding Corp. y agente oficiosa de la sociedad Ocho Ríos Miami Inc., “en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 72 (sic) de la Decisión 486”3, solicitó declarar la nulidad de la Resolución número 489 del 18 de enero de 2006, proferida por la Superintendencia de Industria y 1 Proferido por la Consejera de Estado María Claudia Rojas Lasso. 2 Folios 70 a 71 del expediente. 3 Folio 32 del expediente. Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca OCHO RIOS (mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad German Gaviria S. y Cía. Ltda. Distrimotos. Invocó como normas violadas los artículos 136 literal d) y 137 de la

Decisión 486, y 8 y 18 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial – Convención de Washington. 2.- El Auto Suplicado El despacho sustanciador, previa inadmisión4, rechazó la demanda, la cual interpretó como de nulidad relativa en consideración a las normas invocadas por la demandante. Señaló que de acuerdo con el artículo 172 de la Decisión 486 el término de caducidad de dicha acción es de cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro, y que, en este caso, la demanda se presentó por fuera de dicho término (cinco años, siete meses y diez días después de la expedición del acto acusado). 3.- El Recurso de Súplica 3.1 La parte actora interpuso recurso de súplica con el fin de que se revoque la citada providencia y en su lugar se provea sobre la admisión de la demanda, en razón a que ésta es por mala fe y, de acuerdo con el artículo 232 de la Decisión 486 de 2000, la acción en este caso no prescribe. Adujo también que la demanda se debe tramitar en los términos del artículo 8º de la Convención de Washington. 3.2. Previo a decidir el recurso, mediante auto de 27 de noviembre de 2017 el despacho ponente solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio allegar la constancia de publicación de la Resolución 489 de 18 de enero de 2006 en la Gaceta de Propiedad Industrial. 3.3. En respuesta a dicho requerimiento la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que: […] - En la Gaceta de Propiedad industrial se publican los documentos

correspondientes a las solicitudes de signos distintivos y nuevas creaciones que recibe la DELEGATURA DE Propiedad Industrial de la Superintendencia 4 Mediante Auto del 14 de diciembre de 2011, inadmitió la demanda con el fin de que se aportara copia del acto acusado con constancia de notificación y ejecutoria (folios 60 y 61 del expediente), la cual fue allegada el 18 de enero de 2012 (folios 62 a 68 ibídem). de Industria y Comercio, para los fines pertinentes a publicidad y procedimiento de revisión de las mismas solicitudes; en los términos de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones y la Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, con arreglo a las Normas Nacionales. - Las resoluciones en las cuales se decide por la concesión o no concesión de las solicitudes de Signos Distintivos/Nuevas Creaciones, son publicadas y notificadas a las partes mediante los sistemas de notificación Personal, por Estados o Edictos (hoy en día se envían las comunicaciones y notificaciones mediante el Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI. […]”5 4.- CONSIDERACIONES 4.1. Problema jurídico. De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala debe determinar si en el presente asunto se debe revocar el auto que rechazó la demanda, como quiera que, según se alega por el recurrente, la acción de nulidad relativa se interpuso alegando la mala fe en la obtención del registro marcario acusado y en estos eventos no sería prescriptible dicha acción. 4.2. Análisis del asunto

4.2.1. Para definir la cuestión atrás planteada, la Sala estima pertinente referirse al contenido y alcance de la acción de nulidad de los actos de registro marcarios cuando éstos se hubiesen efectuado de mala fe, de conformidad con la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que es la normativa comunitaria aplicable en esta materia. A este respecto, en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, invocado en la demanda, se estableció la acción de nulidad relativa. De acuerdo con esta disposición comunitaria, la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. 5 Folio 81 del cuaderno principal. Esta acción, según la norma comentada, prescribirá a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Esta Sección se pronunció sobre el alcance y contenido de dicha disposición y al respecto determinó que con la expedición de la Decisión 486 se restableció en el ordenamiento jurídico el término preclusivo para el ejercicio de la acción de nulidad relativa y, con ello, se impuso nuevamente […] la necesidad de que se publique el acto administrativo a través del cual se concedió el registro marcario, pues solamente en virtud de dicha publicación cualquier persona puede conocer el acto y ejercer la acción cuando el mismo esté afectado por causales de nulidad relativas, dentro del término de cinco años siguiente a tal publicación. […]”6. Así,

desde entonces se advirtió que, respecto de los terceros, el término para el ejercicio de la mencionada acción debe contabilizarse a partir de la fecha de publicación del acto que concede el registro de la marca de que se trate. De otro lado, en el artículo 232 de la citada Decisión - aducido en el recurso de apelaciónse dispuso que la acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco (5) años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta disposición, como se advierte claramente, contiene una excepción a la regla general en materia de prescripción de la acción de nulidad relativa, la cual se aplica exclusivamente cuando se solicita la protección de un signo distintivo notoriamente conocido. En los demás casos, esto es, cuando no se alega la notoriedad de la marca, se debe aplicar la regla general de prescripción comentada. 4.2.2. La parte actora solicita que se declare la nulidad de la Resolución número 489 del 18 de enero de 2006, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad German Gaviria S. y Cía. Ltda., el registro de la marca OCHO RIOS (mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Como normas violadas invoca los artículos 136 literal d) y 137 de la Decisión 486. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 28 de octubre de 2004, C.P.:

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Radicación número: 11001-03-24-000-2001-0060-01(6863). En síntesis, se aduce en la demanda que la sociedad solicitante de la marca cuestionada actuó de mala fe, debido a que con anterioridad a la solicitud de registro tenía conocimiento que los titulares de la marca OCHO RIOS eran las sociedades demandantes, derivado del hecho que el representante legal de aquélla a su vez era accionista de la sociedad Productora Nacional de Alimentos PRONAL S.A. (a la que luego cedió la marca) y esta última tenía una relación comercial con las demandadas para la fabricación de productos identificados con la marca OCHO RIOS. Señala que las demandantes, como titulares internacionales de la marca OCHO RIOS para identificar alimentos, no han podido obtener el registro de este signo distintivo en Colombia, debido a la solicitud de registro de la marca (y de su posterior traspaso) por parte de la sociedad German Gaviria S. y Cía. Ltda. Distrimotos. 4.2.3. A la luz de lo anterior, para la Sala es claro que en este caso la acción de nulidad relativa formulada por la parte actora debe someterse a la regla general de prescripción de cinco (5) años establecida en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486, toda vez que no se invocó en la demanda, en ningún momento, que la marca OCHO RIOS sea notoriamente conocida, ni hay evidencia que lo sea, aspecto éste que solo viene a plantearse en el recurso de súplica objeto de esta providencia. Ahora bien, tal como se advirtió en la precedencia, dicho término debe contabilizarse a partir de la fecha de publicación de la concesión del registro en la

Gaceta de la Propiedad Industrial, en tanto quien interpone la demanda es un tercero que solo desde entonces pudo conocer el acto y ejercer la acción de nulidad relativa. Sin embargo, según el informe allegado por la Superintendencia de Industria y Comercio en respuesta al requerimiento efectuado por el despacho sustanciador, no existe constancia de publicación de la Resolución 489 de 18 de enero de 2006 que aquí se demanda, por cuanto en la Gaceta de Propiedad Industrial únicamente se publican los documentos correspondientes a las solicitudes de signos distintivos y nuevas creaciones. Ante dicha situación, la Sala advierte que de lo único que existe certeza en la actuación es que la parte actora conoció del acto acusado en la fecha en que interpuso la demanda, esto es, el 28 de octubre de 2011, de tal suerte que la misma no podía ser rechazada por caducidad de la acción. En consecuencia, la Sala revocará la providencia impugnada, para en su lugar, ordenar al despacho sustanciador que provea sobre la admisión de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E: REVOCAR el auto de rechazo de demanda de fecha 7 de febrero de 2014, y en su lugar, ordenar al Despacho Sustanciador que provea sobre la admisión de la demanda de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En firme esta decisión, devuélvase el expediente al Despacho de origen.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. Notifíquese y cúmplase.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS