CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2011-00443-00-2019

PRINCIPIO DE NECESIDAD DE LA PRUEBA - Fundamento de toda decisión judicial / RECHAZO IN LIMINE O DE PLANO DE LA PRUEBA - Procede mediante providencia motivada respecto de las ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes y manifiestamente superfluas o inútiles / DECRETO DE PRUEBA - Requisitos: pertinencia, conducencia, utilidad y licitud / REQUISITO DE PERTINENCIA DE LA PRUEBA - Concepto / REQUISITO DE CONDUCENCIA DE LA PRUEBA - Concepto / REQUISITO DE UTILIDAD DE LA PRUEBA - Concepto / REQUISITO DE LICITUD DE LA PRUEBA – Concepto Vistos los artículos 168, del Decreto 01 de 1984, sobre las pruebas admisibles en los procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 174, 175, 177, 178, 179, 180 y 181 del Código de Procedimiento Civil, sobre la necesidad de la prueba, los medios de prueba, la carga de la prueba, el rechazo in limine de las pruebas legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes, las manifestaciones superfluas, la prueba de oficio y a petición de parte y el juez que debe practicar las pruebas. Visto especialmente el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, sobre la necesidad de la prueba, que establece que “[…] toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso […]”. Visto especialmente el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, sobre el rechazo in limine, que establece que el

juez debe rechazar las pruebas “[…] legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas […]”. Atendiendo a que, conforme lo ha señalado esta Corporación para verificar si se deben o no rechazar in limine las pruebas: i) legalmente prohibidas o ineficaces, ii) versar sobre hechos notoriamente impertinentes o iii) ser manifiestamente superfluas, de conformidad con el artículo 178 ibidem, “[…] el juez debe analizar si estas cumplen con los requisitos legales, esto es, con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad […]”. Atendiendo a que, conforme con el criterio jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado en las providencias citadas supra, para analizar si una prueba es legalmente prohibida o ineficaz, o si versa sobre hechos notoriamente impertinentes o es manifiestamente superflua, se debe verificar si cumple con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y licitud. Conforme a la jurisprudencia señalada supra, se considera que para verificar: i) la pertinencia de una prueba se debe revisar que el hecho que se pretende probar guarde relación con el objeto del proceso; ii) la conducencia de una prueba se debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) el medio probatorio respectivo debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar ; iii) la utilidad de una prueba se debe revisar que no sea

manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba ; y iv) la licitud de la prueba se debe revisar que no haya sido obtenida con violación de derechos fundamentales.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 1 de marzo de 2016, Radicación 25000-23-24-000-2002-90003-03, C.P.

Guillermo Vargas Ayala.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 168 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 209 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 174 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 175 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 177 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 178 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 179 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 180 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 181

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de abril de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00443-00

Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: Resuelve sobre la reanudación del proceso y el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas aportadas y solicitadas por las partes y el tercero con interés directo en las resultas del proceso AUTO INTERLOCUTORIO DE ÚNICA INSTANCIA Este Despacho procede a resolver sobre la reanudación del proceso y el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas aportadas y solicitadas por las partes y el tercero con interés en las resultas del proceso.

I. ANTECEDENTES

1. British American Tobacco (Brands) Inc., mediante apoderado especial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho1, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53634 de 30 de septiembre de 2010, “por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, y 66510 de 29 de noviembre de 2010, “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Resolución núm. 33032 de 21 de junio de 2011 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente 1 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se expide el Código

Contencioso Administrativo”. Delegado para la Propiedad Industrial, por las cuales se declaró fundada la

oposición presentada por Philip Morris Products S.A. y se negó el registro como marca de un signo figurativo para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó el decreto y práctica de pruebas documentales2.

3. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 14 de diciembre de 20113: i) admitió la demanda, la cual fue notificada en debida forma a la parte demandante, al Superintendente de Industria y Comercio y al Agente del Ministerio Público; ii) vinculó como tercero con interés en las resultas del proceso a Philip Morris Products S.A., siendo notificado en debida forma; y iii) solicitó el envío de los antecedentes administrativos de los actos acusados.

4. La Superintendencia de Industria y Comercio mediante apoderado especial contestó la demanda y solicitó el decreto y práctica de pruebas4. Asimismo, remitió los antecedentes administrativos de los actos acusados5.

5. Philip Morris Products S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, mediante apoderado especial contestó la demanda, solicitando el decreto y práctica de pruebas documentales6.

6. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 13 de diciembre de 20177, suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección, la documentación requerida para la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

7. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante memorial

presentado ante la Secretaría de la Sección el 1º de octubre de 20188, remitió la Interpretación Prejudicial proferida el 7 de septiembre de 20189.

II. CONSIDERACIONES 2 Folios 107 a 125 3 Crf. Folios 128 y 129 4 Folios 139 a 145 5 Anexo 1 6 Folios 150 a 159 7 Cfr. Folio 175 8 Cfr. Folio 183 9 Cfr. Folios 183 a 188

Sobre la reanudación del proceso

8. Atendiendo a que el proceso se había suspendido para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la documentación requerida para la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, la cual se encuentra en el expediente, el Despacho considera necesario decretar la reanudación del trámite procesal.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el decreto y práctica de pruebas

9. Visto el artículo 20910 del Decreto 01 de 198411, sobre el período probatorio y el literal a) del numeral 1.° del artículo 62512 del Código General del Proceso, sobre el tránsito de legislación.

10. Atendiendo a que se encuentra vencido el término de fijación en lista, y que el proceso de la referencia se encuentra pendiente de resolver sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas aportadas y solicitadas por las partes, este Despacho considera que las normas aplicables son las del Código de

Procedimiento Civil.

11. Vistos los artículos 168, del Decreto 01 de 1984, sobre las pruebas admisibles en los procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 174, 175, 177, 178, 179, 180 y 18113 del Código de Procedimiento Civil, sobre la necesidad de la prueba, los medios de prueba, la carga de la prueba, el rechazo in limine de las pruebas legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos 10 […] ARTÍCULO 209. Modificado por el art. 486, Decreto Nacional 2304 de 1989. Periodo Probatorio.

Vencido el término de fijación en lista, se abrirá el proceso a pruebas si la controversia o litigio no es de puro derecho, siempre que las partes las soliciten o que el Ponente considere necesario decretarlas de oficio. Para practicarlas se fijará un término prudencial que no excederá de treinta (30) días, pero que puede ser hasta de sesenta (60) días para las que deban recibirse fuera del lugar de la sede. Estos términos se contarán desde la ejecutoria del auto que las señale. […]”.. (Destacados del Despacho sustanciador). 11 “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]” 12 “[…] Artículo 625. Tránsito de legislación. Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación: 1. Para los procesos ordinarios y abreviados: a) Si no se hubiese proferido el auto que decreta pruebas, el proceso se seguirá tramitando conforme a la legislación anterior hasta que el juez las decrete, inclusive […]” (Destacado del Despacho).

13 Aplicables en virtud de los artículos 168 y 267 del Decreto 01 de 1984, sobre régimen probatorio. notoriamente impertinentes, las manifestaciones superfluas, la prueba de oficio y a petición de parte y el juez que debe practicar las pruebas.

12. Visto especialmente el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, sobre la necesidad de la prueba, que establece que “[…] toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso […]”.

13. Visto especialmente el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, sobre el rechazo in limine, que establece que el juez debe rechazar las pruebas “[…] legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas […]”.

14. Atendiendo a que, conforme lo ha señalado esta Corporación14 para verificar si se deben o no rechazar in limine las pruebas: i) legalmente prohibidas o ineficaces, ii) versar sobre hechos notoriamente impertinentes o iii) ser manifiestamente superfluas, de conformidad con el artículo 178 ibidem, “[…] el juez debe analizar si estas cumplen con los requisitos legales, esto es, con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad […]”.

15. Atendiendo a que, conforme con el criterio jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado en las providencias citadas supra, para analizar si una prueba es legalmente prohibida o ineficaz, o si versa sobre hechos notoriamente impertinentes o es manifiestamente superflua, se debe verificar si cumple con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y licitud.

16. Conforme a la jurisprudencia señalada supra, se considera que para verificar: i) la pertinencia de una prueba se debe revisar que el hecho que se pretende probar guarde relación con el objeto del proceso; ii) la conducencia de una prueba se debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) el medio probatorio respectivo debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con él se pretende 14 ? Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 7 de febrero de 2013, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, número único de radicación 25000232700020100016201; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 1.° de marzo de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 25000232400020029000303. probar15; iii) la utilidad de una prueba se debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba16; y iv) la licitud de la prueba se debe revisar que no haya sido obtenida con violación de derechos fundamentales17.

17. Atendiendo a que la parte demandante, la parte demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, solicitaron el decreto y la práctica de pruebas, este Despacho procederá a emitir pronunciamiento sobre el decreto y práctica de las mismas.

Decreto y práctica de pruebas aportadas y solicitadas por la parte demandante18

18. La parte demandante solicitó se decretará y tuviera como prueba documental la siguiente: “[…] Copia auténtica y completa del expediente No. 10.019.095 que contiene la solicitud y trámite administrativo del registro de la marca objeto de esta demanda y todas las pruebas que en él obren […]”. 18.1 Este Despacho rechazará in limine, por ser inútil, la prueba documental solicitada por la parte demandante, en primer lugar, por corresponder a los antecedentes administrativos del acto acusado y, en segundo lugar, porque ya fue aportado al expediente, el cual será apreciado en la oportunidad procesal pertinente.

19. La parte demandante solicitó que se decretara como prueba documental la

siguiente: “[…] OFICIOS 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B providencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000 23 25 000 2007 00460 02. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001 03 25 000 2015 00018 00. 17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Providencia de 11 de abril de 2018. M.P. Eugenio Fernández Carlier, número único de radicación 43533. “[…]en la jurisprudencia se ha distinguido desde hace tiempo entre prueba ilegal y prueba ilícita , división con la que se alude, en el primer caso, a aquéllas que

padecen yerros en las formas propias de ordenación, práctica y/o incorporación a la actuación (debido proceso probatorio), y en el segundo, a aquéllas obtenidas, en general, con desconocimiento de las garantías fundamentales de las personas, por ejemplo, por violación de los derechos a la no autoincriminación, a la solidaridad intima, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, etc. […]”. 18 Folios 107 a 125 Prueba del registro de la marca figurativa No. 237272, vigente hasta el 16 de junio de 2020 a nombre de British American Tobacco (Brands) Inc. para distinguir productos de la clase 34 internacional. Para esto solicito se libre oficio a la Superintendencia de Industria y Comercio para que expida a mi costa la certificación sobre la existencia, vigencia y alcance de la mencionada marca y se agregue al expediente […]”. 19.1. Este Despacho, por cumplir los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y licitud, DECRETARÁ la prueba documental solicitada y, en consecuencia, ordena OFICIAR, por intermedio de la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, a la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio para que, a costa de la parte demandante, expida la certificación sobre la información actual del registro marcario núm. 237272. 19.1. Para estos efectos, la parte demandada, dentro del término de 5 días, contado a partir del recibo del oficio, deberá comunicar a este Despacho y a la parte demandante, el valor de las expensas requeridas para el cumplimiento de esta orden. 19.2. La parte demandante, dentro del término de 5 días, contado a partir

del momento en que se informe el valor de las expensas, deberá acreditar ante este Despacho y la parte demandada el pago, so pena de tener por desistida la prueba. 19.3. La parte demandada, dentro del término de 10 días contado a partir de la fecha en que se acredite el pago de las expensas mencionadas, deberá cumplir con esta orden y aportar los documentos requeridos al expediente. Decreto y práctica de pruebas aportadas y solicitadas por la Superintendencia de Industria y Comercio19

20. La parte demandada solicitó que se decrete la prueba documental consistente en el expediente administrativo núm. 10-19095. 20.1 Este Despacho rechazará in limine, por ser inútil, la prueba solicitada por la parte demandada, en primer lugar, por corresponder a los antecedentes administrativos del acto acusado y, en segundo lugar, porque ya fue aportado al expediente y será apreciado en la oportunidad procesal pertinente. 19 Folios 139 a 145

Decreto y práctica de pruebas aportadas y solicitadas por Philip Morris Products S.A., tercero interesado en las resultas del proceso 20

21. El tercero interesado en el resultado del proceso solicitó que se decrete y tenga como prueba documental lo siguiente: “[…] Impresiones de muestras de empaques de cigarrillos de diversos productores y marcas caracterizadas por incluir figuras de círculos, visibles en el portal de internet

http://www.cigarettespedia.com/index.php/Main Page (Anexo 2) […]”. 21.1 Este Despacho, por cumplir los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y licitud, DECRETARÁ la prueba documental aportada por el tercero

interesado en el resultado del proceso señalada supra, la incorporará al expediente y le dará el valor probatorio que corresponda en la oportunidad legal correspondiente.

22. El tercero interesado en el resultado del proceso solicitó que se decretará como prueba documental la siguiente: “[…] Los antecedentes de la actuación administrativa surtida en el expediente administrativo No. 10-019095, correspondiente al trámite de la solicitud de registro de la marca “FIGURATIVA (nominativa)”, en clase 34 […]”. 22.1 Este Despacho rechazará in limine, por ser inútil, la prueba solicitada por la parte demandada, toda vez que, en primer lugar, por corresponder a los antecedentes administrativos del acto acusado y, en segundo lugar, porque ya fue aportado al expediente y será apreciado en la oportunidad procesal pertinente.

Conclusión 22.2 Así las cosas, por las razones antes señaladas, este Despacho: i) reanudará este proceso; ii) decretará la prueba documental solicitada por la parte demandante, consistente en la certificación sobre la información actual del registro marcario núm. 237272, iii) decretará la prueba documental aportada por el tercero interesado en el resultado del proceso visible a folios 166 y 167 del expediente y iv) rechazará in limine la prueba documental solicitada consistente en copia del expediente administrativo núm. 10-19095. 20 Folios 150 a 159 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria,

III. RESUELVE: PRIMERO: DECRETAR la reanudación del trámite procesal por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECRETAR la prueba documental solicitada por la parte demandante consistente en la certificación sobre la información actual del registro marcario núm. 237272 y, en consecuencia, OFICIAR, por intermedio de la Secretaria de la Sección Primera de la Corporación, a la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio para que, a costa de la parte demandante, expida la prueba documental, en los términos expuestos en la parte motiva de la providencia.

TERCERO: DECRETAR COMO PRUEBA el documento aportado por Philip Morris Products S.A., tercero interesado en el resultado del proceso, que obra a folios 166 y 167 del expediente, el cual será apreciado en la oportunidad procesal pertinente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: RECHAZAR IN LIMINE la prueba documental solicitada por las partes y por el tercero interesado en las resultas del proceso, consistente en copia del expediente administrativo núm. 10-19095, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Cumplido lo anterior, se ordena a la Secretaría General de la Corporación REMITIR el expediente al Despacho para proveer lo que en derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Consejero de Estado