CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00007-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo STEREO PRECISION TECHNOLOGY y la marca mixta PRECISION / MARCA COMPUESTA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es PRECISION en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Es inapropiable / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo STEREO PRECISION TECHNOLOGY en la clase 9 por ser distintivo y no tener similitud ni riesgo de confusión o asociación con la marca mixta PRECISION previamente registrada en la misma clase [R]especto a la similitud ortográfica, los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, pues “STEREO PRECISION TECHNOLOGY” es una marca compuesta, que se conforma por tres palabras, diez sílabas (STE-RE-O-PRE-CISION-TECHN-O-LO-GY), quince consonantes (S-T-R P-R-C-S-M T-C-H-N-L-G-Y) y diez vocales (E-E-O-E-I-I-O-E-O-O); mientras que “PRECISION” es una marca simple que contiene una sola palabra, tres sílabas (PRE-CI-SION), cinco consonantes (P-R-C-S-N) y cuatro vocales (E-I-I-O). Por ello, la marca solicitada, al estar acompañada de otros vocablos a su inicio y final, como lo son las palabras “STEREO” y “TECHNOLOGY”, generan un signo completamente distintivo, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común,

“PRECISION”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con dos expresiones diferentes, “STEREO” y “TECHNOLOGY”. Así las cosas, la Sala considera que la actora no puede fundamentar el riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados en el hecho de que comparten una partícula de uso común, como lo es en este caso la expresión “PRECISION”. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente al tener a su inicio y final las partículas “STEREO” y “TECHNOLOGY”, las cuales le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces y terminaciones diferentes hacen que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y terminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que si bien es cierto que la expresión cuestionada, “STEREO PRECISION TECHNOLOGY”, está conformada por palabras escritas en idioma inglés, también lo es que dada su estructura gramatical y su pronunciación, resultan evocativas de sus equivalentes en el idioma castellano, esto es, las palabas “ESTÉREO”, “PRECISIÓN” y

“TECNOLOGÍA”. Ahora, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, los vocablos cuestionados “ESTÉREO”, “PRECISIÓN” y “TECNOLOGÍA” significan, respectivamente, “[…]” 1. adj. estereofónico. Una grabación estéreo. Apl. a aparato, u. t. c. s. m. Un estéreo. […]”; “[…]” 1. loc. adj. Dicho de un aparato, de una máquina, de un instrumento, etc.: Construido con singular esmero para obtener los mejores resultados posibles […]”; y “[…]” 1. f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. […]”. Por su parte, la marca previamente registrada al no contener las palabras “STEREO” y “TECHNOLOGY”, de la marca cuestionada, evoca un concepto distinto al del signo cuestionado “STEREO PRECISION TECHNOLOGY”, pues en este las expresiones “STEREO” y “TECHNOLOGY”, evocan la idea de una grabación tecnológica construida para obtener los mejores resultados. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no existe semejanza en los signos enfrentados. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención,

relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00007-00

Actor: PRECISION TRADING CORP

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

Tema: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL

QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN

O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “STEREO PRECISION TECHNOLOGY”

Y “PRECISION”, DADO EL EMPLEO DE RAÍCES Y TERMINACIONES DISTINTAS QUE LES APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL. LA EXPRESIÓN “PRECISION” ES DE USO COMÚN Y, POR LO TANTO, DÉBIL

PARA PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 9ª DE LA

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PRECISION TRADING CORP, mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. obtener la nulidad de las resoluciones núms. 71303 de 23 de diciembre de 2010, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario"; 08660 de 18 de febrero de 2011, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 42600 de 16 de agosto de 2011, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 28 de mayo de 2010, la sociedad JOHNSON & JOHNSON presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “STEREO PRECISION TECHNOLOGY”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 94 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición contra el registro solicitado, por cuanto, a su juicio, era confundible con la

marca mixta, “PRECISION”, previamente registrada en la referida Clase, de la cual es titular. 3º: Que mediante Resolución núm. 71303 de 2010, la Directora de Signos Distintivos6 de la SIC, declaró infundada su oposición, no obstante también denegó el registro como marca del signo “STEREO PRECISION TECHNOLOGY”, en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3 En adelante SIC. 4 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Lentes para la corrección de la visión incluyendo lentes de contacto y lentes para gafas (anteojos) […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4º: Que contra la citada resolución, las partes interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos el primero de ellos mediante Resolución núm. 08660 de 2011, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, que revocó la decisión inicial solamente el sentido de conceder el registro como marca del signo “STEREO PRECISION TECHNOLOGY”, para identificar productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad JOHNSON & JOHNSON. El segundo, confirmó la decisión anterior a través de la Resolución núm. 42600 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 134, de la Decisión

486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, el signo “STEREO PRECISION TECHNOLOGY”, por un lado, carece de distintividad dado que es similar y confundible con la expresión “PRECISION” y, por el otro, no puede ser registrado como marca por cuanto no cumple a cabalidad con los requisitos dispuestos en la normatividad marcaria. Señaló que para que un signo pueda ser registrado como marca debe cumplir con dos parámetros, esto es: i) tener la suficiente aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado y; ii) ser susceptible de representación gráfica. Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136 literal a), de la Decisión 486, por falta de aplicación por cuanto, la concesión del registro como marca del signo “STEREO PRECISION TECHNOLOGY” a favor de la sociedad JOHNSON & JOHNSON, para identificar productos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, afecta su derecho al uso exclusivo de la expresión “PRECISION”, del cual es titular teniendo en cuenta que fue su primer usuario. Adujo que la función principal de una marca es identificar los productos y/o servicios de un comerciante para diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza de otros y su no previsión crea riesgo de confusión en el público consumidor induciéndolo a error, toda vez que se viciaría su consentimiento al seleccionar los artículos que desea adquirir. Sostuvo que el titular de una marca cuenta con el derecho de oponibilidad7 al registro de un signo que resulte similar al previamente registrado, pues, de lo contrario, podría generar riesgo de confusión al punto de desconocerse la protección del

consumidor. Estimó que el signo objeto de conflicto reproduce en su integridad el elemento nominativo de la marca previamente registrada “PRECISION”; y que las expresiones “STEREO” y “TECHNOLOGY” no resultan determinantes para su diferenciación. Señaló que la expresión “PRECISION”, de la cual es titular, no es usualmente utilizada; y que, además, ya se había sido concedido su registro para identificar productos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que la coexistencia en el mercado de los signos enfrentados genera un conflicto directo, por cuanto existen semejanzas capaces de inducir al público consumidor en error, así como también riesgo de asociación empresarial, dado que los productos que ellos comercializan tienen relación competitiva. 7 Conocido como “facultad legal de exclusión” o “ius prohibendi” Lo anterior, teniendo en cuenta que los lentes de contacto y los lentes para gafas que pretende identificar la marca “STEREO PRECISION TECHNOLOGY”, podrían relacionarse con elementos fotográficos y cinematográficos en los cuales se emplean accesorios como anteojos especiales para captar imágenes en 3D, comercializados por la marca “PRECISION”. Indicó que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8 ha establecido pautas para llevar a cabo el análisis de un signo mixto o compuesto, destacando las siguientes: “[…] habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman […]” “[…] si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”. Sostuvo que en atención a los parámetros antes mencionados y al realizar un

estudio juicioso de registrabilidad del signo objeto de conflicto, es claro que no ostenta un vocablo que pueda otorgarle la suficiente distintividad frente a la marca previamente registrada. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Adujo que el signo solicitado “STEREO PRECISION TECHNOLOGY” no presenta similitud alguna con la marca “PRECISION”, que pueda generar riesgo de confusión o inducir al público consumidor a error, habida cuenta que su estructura ortográfica, visual, fonética o ideológica es disímil, permitiendo con ello al 8 Proceso 50-IP-2005. consumidor escoger un determinado producto sin inducirlo a error en el mercado, pues no existe riesgo de confusión y/o asociación. Señaló que la expresión objeto de controversia se compone de tres palabras, esto es, “STEREO”, “PRECISION” y “TECHNOLOGY”, mientras que la opositora solo de una, lo que significa que son conjuntos marcarios novedosos y diferenciables. II.2. La sociedad JOHNSON & JOHNSON tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el término “PRECISION” es de uso común, por lo que no puede ser objeto de monopolio, máxime si se tiene en cuenta que a la fecha se encuentren varios signos distintivos registrados y vigentes que incorporan la referida palabra. Indicó que coincide con las conclusiones a las que arribó la SIC en los actos administrativos acusados, pues existen suficientes diferencias ortográficas,

fonéticas, conceptuales y gráficas entre las marcas objeto de cotejo. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora solicitó acceder a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que es evidente que el signo “STEREO PRECISION TECHNOLOGY” no está provisto de elementos que lo doten de distintividad suficiente, sumado a ello, reproduce en su totalidad su marca mixta “PRECISION”, por lo que cancelar su registro evitaría que se genere riesgo de confusión para los consumidores. Aseguró que las palabras “STEREO” y “TECHNOLOGY” son expresiones carentes de distintividad frente a los productos incluidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que tal situación genera que sobre estas expresiones no pueda recaer función diferenciadora alguna, por lo que el cotejo entre el signo objeto de controversia y la marca previamente registrada se concreta en la palabra “PRECISION”, sin que exista ningún elemento en la marca “STEREO PRECISION TECHNOLOGY”, que le confiera fuerza distintiva. IV.-2. La sociedad JOHNSON & JOHNSON, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Insistió que al realizar un análisis y cotejo de los signos enfrentados sin descomponer los elementos que los conforman, cada uno de ellos cuenta con la distintividad suficiente para permitir su coexistencia en el mercado sin que generen

algún tipo de riesgo de confusión y/o asociación. Aseguró que la marca objeto de controversia incluye una expresión de uso común en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, la palabra “PRECISION”, por lo que se debe tolerar la coexistencia de otros registros que la incorporen o evoquen. IV.-3. La SIC solicitó nuevamente desestimar las súplicas incoadas en la demanda. Señaló que luego de analizar los signos en conflicto, conforme a los criterios jurisprudenciales y doctrinales, encontró que si bien los mismos coinciden en el uso de la palabra “PRECISION”, dicha coincidencia se ve diluida por las demás palabras que conforman la marca objeto de controversia, por lo que no resultan confundibles en la medida en que cada uno está formada con elementos nominativos y gráficos propios que permiten su individualización en el mercado. IV.-4. El Agente del Ministerio público, guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó9: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo STEREO PRECISION TECHNOLOGY (denominativo) solicitado a registro resultaría confundible con la marca PRECISION (mixta), es pertinente

analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor en el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a). sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 9 Proceso 396-IP-2019. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los

signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en

conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado STEREO PRECISION TECHNOLOGY (denominativo) y la marca PRECISION (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. […] b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el

cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo

tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.6. Como en el caso del signo solicitado se trata de un signo compuesto se debe tener en cuenta en los signos compuestos que generalmente están integrados por dos o más palabras, para realizar

un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y sobre todo su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: […]

3. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común 3.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso JOHNSON & JOHNSON en su condición de tercero interesado argumentó que el término “PRECISION” que integra a los signos en conflicto sería de uso común para los productos que pretenden distinguir; asimismo; el Precisión Trading Corp. alegó que los términos “STEREO” y “TECHNOLOGY” que acompañan al signo solicitado serían descriptivas, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. […] 3.3. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 3.6. De otro lado, el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…]

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] 3.10. En tal sentido, se debe deteminar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos o de uso común en la correspondiente clase de la clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

4. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. Por cuanto el demandante alegó que existiría conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. […] 4.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el gradod e similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro. Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de

aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. 4.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: […] 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 08660 de 2011, concedió el registro de la marca nominativa “STEREO PRECISION TECHNOLOGY”, a la sociedad

JOHNSON & JOHNSON, para amparar los siguientes productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] lentes para corrección de la visión incluyendo lentes de contacto y lentes para gafas (anteojos) […]”. Al respecto, la demandante alegó que el signo cuestionado, “STEREO PRECISION TECHNOLOGY”, reproduce en su integridad el elemento nominativo de la marca previamente registrada “PRECISION”; y que las expresiones “STEREO” y “TECHNOLOGY” no resultan determinantes para su diferenciación. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literales e) y g), 136, literal a), 15110, de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”, y no la del artículo 134 “[…] por cuanto no es objeto de controversia el concepto de la marca […]”. El texto de la normativa aludida es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o serv