CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00014-00-2015

RECURSO ORDINARIO DE SUPLICA – Contra la decisión que negó el decreto de pruebas / PRUEBA TESTIMONIAL – Conducencia y necesidad de la solicitada por tercero interesado Observa la Sala que la prueba testimonial solicitada reúne las exigencias contempladas en la norma antes mencionada, en tanto identifica con claridad y precisión el nombre del testigo, su lugar de residencia y el hecho que se pretende acreditar con su declaración. De otro lado, habrá de analizarse si la prueba testimonial solicitada resulta conducente y necesaria, es decir, si cuenta con la aptitud legal para probar el hecho que se investiga. En relación con este asunto, entiende la Sala, contrario a lo establecido en el auto recurrido, que la prueba testimonial resulta conducente y útil para construir el acervo probatorio tendiente a demostrar la notoriedad, trayectoria y reconocimiento de la marca MARGARITA SEIEH DE JASSIR entre el público consumidor, cuya titularidad ostenta la sociedad PASTELERÍA JASSIR E.U., tercera interesada en el proceso de la referencia. […] En consecuencia, al no tener el hecho que se pretende probar la exigencia legal de un medio probatorio específico, resulta palmario que los testimonios en comento tienen la virtualidad de acercar al juez a la convicción de la notoriedad de la marca y, por tanto, resulta procedente su decreto. INTERROGATORIO DE PARTE – Requisitos. Procedencia en materia marcaria / TERCERO INTERESADO - Tiene acceso a todos los medios de prueba / LIBERTAD PROBATORIA Aplicación en los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo De conformidad con lo anterior, para que la solicitud de interrogatorio a instancia de

parte resulte procedente deberá cumplir con los siguientes requisitos: i) haber sido solicitado dentro de la oportunidad para pedir pruebas en la primera instancia (temporal); ii) que corresponda a la convocatoria de una de las partes respecto de la otra (subjetivo); iii) que el propósito del interrogatorio gire en torno a los hechos relacionados con el proceso (objetivo), Una vez analizados los anteriores supuestos, advierte la Sala que en el presente asunto al solicitante del interrogatorio de parte le asiste la calidad de tercero interesado quien, de conformidad con lo establecido por el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, podrá efectuar los actos procesales permitidos a las parte que ayuda, es decir, no tiene restricción alguna en cuanto a los medios probatorios de los que puede valerse y, por tanto, nada obsta para que pueda elevar la solicitud, en la oportunidad debida, tendiente a obtener el decreto del interrogatorio de parte. […] Entonces, resulta evidente que en el evento en que el tercero interesado pretenda la declaración judicial del representante legal de la sociedad demandante, la prueba pertinente resulta ser el interrogatorio de parte y no la prueba testimonial, puesto que el demandante, sin lugar a dudas, es parte y, por ende, se excluye la posibilidad de obtenerse de este la declaración de un tercero, esto es, como mero testigo. Ahora bien, trasladando el estudio al fundamento de fondo del argumento de rechazo de la prueba, se tiene que en el auto recurrido se justifica tal decisión en el hecho de que “la confesión de una de las partes, objeto del interrogatorio según el artículo 194 del C.P.C., no es medio de prueba idóneo para

declarar la nulidad de un acto administrativo. Al respecto la Sala entiende necesario precisar que, de un lado, el artículo 168 del CCA establece la libertad de prueba para los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, incluso en aquellos que se persigue la nulidad de actos administrativos, siendo válidos todos aquellos medios de prueba de que trata el Código de Procedimiento Civil, entre ellos el interrogatorio de parte; del otro, no se puede perder de vista que en el presente caso quien solicita el interrogatorio de parte es la sociedad a la que le fue otorgado el registro marcario, es decir, su interés como tercero en el proceso es que se mantenga incólume el acto administrativo demandado y, en consecuencia, dirige su actividad procesal a defender la presunción de legalidad del acto enjuiciado. Por tanto, no es de recibo el argumento con base en el cual el Magistrado sustanciador negó el interrogatorio solicitado por el tercero interesado.

NOTA DE RELATORIA: Ver Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de junio de 2009, Radicación 11001-03-24-000-20033-00095-01, CP. Marco Antonio Velilla Moreno; y auto de 10 de marzo de 2011, Radicación 11001-03-24000-2004-00428-01, CP. María Claudia Rojas Lasso

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 219 /

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 203 / CÓDIGO DE

PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 52 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO

CIVIL – ARTICULO 194 / CODICO CONTENCIOSA ADMINISTRATIVO –

ARTICULO 168

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00014-00

Actor: PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Se decide el recurso ordinario de súplica interpuesto por el apoderado de la sociedad PASTELERÍA JASSIR E.U., en su calidad de tercero interesado, contra el auto de 30 de septiembre de 2013, por el cual el Magistrado Ponente Doctor Guillermo Vargas Ayala, negó el decreto de algunas pruebas.

I.- ANTECEDENTES 1.1. El 19 de diciembre de 2011 el apoderado de la sociedad PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA., interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que invocó las siguientes pretensiones: “ 1. Que es nula la Resolución núm. 2598 de 11 de febrero de 2005, proferida por el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declara infundada la oposición presentada por Frito Lay Colombia Ltda., y se

concede el registro de la marca mixta MARGARITA SAIEH DE JASSIR, para distinguir “pastelería, pan, derivados de harina, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagres, salsas (condimentos), especias, hielo”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.

2. Que es nula de la Resolución núm. 11733 de 24 de mayo de 2005, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 2598 y concedió el recurso de apelación interpuesto en contra de dicha Resolución.

3. Que es nula la Resolución núm. 55490 de 19 de octubre de 2010, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 2598 antes mencionada y declaró agotada la vía gubernativa en el correspondiente trámite.

4. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones núms. 2598, 11733 y 55940 atrás indicadas, se ordene la cancelación del certificado de registro No. 411928 que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió para la marca mixta MARGARITA SAIEH DE JASSIR en la clase 30.

5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso.

6. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 176 del Código Contencioso Administrativo.” 1 1.2. Mediante auto del 26 de marzo de 2012 se admitió la demanda y, entre otros, se ordenó su notificación personal al representante legal de la empresa PASTELERÍA JASSIR E.U., por ser tercero interesado en la resultas del proceso. 1.3. Por medio de escrito presentado el 26 de noviembre de 2012, el apoderado del tercero interesado contestó la demanda y solicitó, entre otros, el decreto de los testimonios de tres personas naturales con el propósito de demostrar el reconocimiento, trayectoria y prestigio de la marca otorgada a su poderdante, así 1 Folios 57 y 58 del Cuaderno 1. como el interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad demandante con el fin de precisar algunos hechos y razones de la defensa.

II.- EL AUTO SUPLICADO Por auto de 30 de septiembre de 2013 el Consejero Sustanciador negó la solicitud de las anotadas pruebas, en consideración a que, de un lado, los testimonios solicitados por el tercero interesado resultaban inconducentes, “pues ese medio probatorio no es idóneo para demostrar el reconocimiento y notoriedad de la

marca”2; del otro, también negó la solicitud de interrogatorio de parte, “pues la confesión de una de las partes, objeto del interrogatorio según el artículo 194 del C.P.C., no es medio de prueba idóneo para declarar la nulidad de un acto administrativo.” III.- EL RECURSO DE SÚPLICA El tercero interesado impugnó la anterior decisión sosteniendo que no puede pasar inadvertido que su interés es conservar el registro de la marca otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio y, por tanto, su actividad procesal va dirigida a abogar por la legalidad de los actos administrativos demandados y, a partir de esto, justificó la solicitud de las pruebas rechazadas en los siguientes términos: 3.1. En cuanto al interrogatorio de parte, sostuvo que la misma persigue demostrar que el registro de la marca otorgada a su representada no genera riesgo de confusión y asociación en el mercado colombiano y que, además, resulta ser un medio de prueba conducente en tanto que “la ley no exige un medio de prueba específico para probar la confundabilidad o la ausencia de confundibilidad entre dos marcas, como sí exige que algunos otros hechos se prueben con medio de pruebas específicos, ni tampoco lo prohíbe para probar este hecho en particular.”3 3.2.- En lo que respecta a las pruebas testimoniales solicitadas señaló que el decreto de los mismos fue solicitado con el propósito de probar el reconocimiento, trayectoria y prestigio del que goza la marca MARGARITA SAIEH DE JASSIR, 2 Folio 186 ibídem. 3 Folio 192 ibídem.

pues con esto se desvirtúa el alegato de confundibilidad y los riesgos de confusión y asociación a los que hace referencia el demandante. IV.- CONSIDERACIONES Corresponde a la Sala examinar si el rechazo de los testimonios y del interrogatorio de parte solicitados por PASTELERÍA JASSIR E.U., en su calidad de tercero interesado, resulta jurídicamente procedente y, para ello, entra este Despacho a analizar los siguientes asuntos: 4.1. Análisis de conducencia de los testimonios solicitados por el tercero interesado. Con respecto a la prueba testimonial el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 168 del C.C.A., prevé: “Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio y residencia de los testigos y enunciarse sucíntamente el objeto de la prueba. El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba. El auto del juez no tendrá recurso alguno, pero el superior podrá citar de oficio a los demás testigos, conforme a lo previsto en los artículos 180 y 136.” (Negrita fuera de texto) Por tanto, el primer aspecto a analizar es si la solicitud de testimonios efectuada por el tercero interesado se ajusta a los lineamientos de la mencionada norma. Precisamente, al contestar la demanda en la oportunidad legal, la sociedad PASTELERÍA JASSIR E.U., quien ostenta la calidad de tercero interesado, solicitó en el capítulo de pruebas la práctica de testimonios en los siguientes términos: “6.3.1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 213 y siguientes

del Código de Procedimiento Civil, solicito que se comisione al Tribunal Administrativo del Atlántico para que se cite como testigo al señor FILADELFO ANTONIO CARREÑO CHAMORRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.997.969, que para tales efectos podrá ser localizado en la Carrera 58 # 91-48, apartamento 301, de la ciudad de Barranquilla, celular: 3002215507. El objeto de esta prueba es demostrar el reconocimiento, trayectoria y prestigio del que goza la marca MARGARITA SEIEH DE JASSIR (MIXTA), lo que impide la confundibilidad con el signo de la parte demandante. Del mismo modo, esta prueba demostrará la existencia y renombre de la señora MARGARITA SAIEH DE JASSIR en el mercado y la inexistencia del riesgo de confusión alegado por la parte demandante. 6.3.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 213 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, solicito que se comisione al Tribunal Administrativo del Atlántico para que se cite como testigo al señor EDUARDO ZAMBRANO INSIGNARES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.699.938, que para tales efectos podrá ser localizado en la Carrera 53 # 74-126, de la ciudad de Barranquilla, celular:

314515094. El objeto de esta prueba es demostrar el reconocimiento, trayectoria y prestigio del que goza la marca MARGARITA SEIEH DE JASSIR (MIXTA), lo que impide la confundibilidad con el signo de la parte demandante. Del mismo modo, esta prueba demostrará la

existencia y renombre de la señora MARGARITA SAIEH DE JASSIR en el mercado y la inexistencia del riesgo de confusión alegado por la parte demandante. 6.3.3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 213 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, solicito que se comisione al Tribunal Administrativo del Atlántico para que se cite como testigo al señor FRANCISCO MARÍA GUTIERRÉZ GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.709.625, que para tales efectos podrá ser localizado en la Carrera 55 # 79-180, apartamento 8B, Edificio Moserrat de la ciudad de Barranquilla, celular: 3106322024. El objeto de esta prueba es demostrar el reconocimiento, trayectoria y prestigio del que goza la marca MARGARITA SEIEH DE JASSIR (MIXTA), lo que impide la confundibilidad con el signo de la parte demandante. Del mismo modo, esta prueba demostrará la existencia y renombre de la señora MARGARITA SAIEH DE JASSIR en el mercado y la inexistencia del riesgo de confusión alegado por la parte demandante.” Con base en lo anterior, observa la Sala que la prueba testimonial solicitada reúne las exigencias contempladas en la norma antes mencionada, en tanto identifica con claridad y precisión el nombre del testigo, su lugar de residencia y el hecho que se pretende acreditar con su declaración. De otro lado, habrá de analizarse si la prueba testimonial solicitada resulta conducente y necesaria, es decir, si cuenta con la aptitud legal para probar el hecho que se investiga. En relación con este asunto, entiende la Sala, contrario a

lo establecido en el auto recurrido, que la prueba testimonial resulta conducente y útil para construir el acervo probatorio tendiente a demostrar la notoriedad, trayectoria y reconocimiento de la marca MARGARITA SEIEH DE JASSIR entre el público consumidor, cuya titularidad ostenta la sociedad PASTELERÍA JASSIR E.U., tercera interesada en el proceso de la referencia. Precisamente, en este sentido se pronunció la Sala de esta sección en sentencia del 18 de junio de 20094: “De la norma transcrita se infiere que cualquier medio idóneo de prueba puede ser utilizado para demostrar la notoriedad de un signo distintivo, así varíen sus factores de penetración, uso y aplicación en el sector pertinente, pues no es lo mismo la prueba sobre la utilización en incursión en dicho campo de la marca, que la evidencia de un nombre comercial o enseña comercial en tales aspectos, por cuanto la marca sirve para distinguir productos o servicios, mientras que el nombre comercial sirve para proteger la actividad, la empresa o el establecimiento mercantil, este último que la enseña comercial tiene también como destino.” (Negrita fuera de texto) En consecuencia, al no tener el hecho que se pretende probar la exigencia legal de un medio probatorio específico, resulta palmario que los testimonios en comento tienen la virtualidad de acercar al juez a la convicción de la notoriedad de la marca y, por tanto, resulta procedente su decreto. Por ello se revocará la providencia suplicada en cuanto negó la práctica de los mencionados testimonios, para en su lugar devolver el expediente al Magistrado conductor del proceso con el fin de que lo decrete, señalando además fecha y hora para recibirlos.

4.2. Análisis de utilidad del interrogatorio de parte solicitado por el tercero interesado. Con respecto al interrogatorio a instancia de parte el artículo 203 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: “Dentro de la oportunidad para solicitar pruebas en la primera instancia, cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso. En la segunda instancia el interrogatorio sólo podrá pedirse en los casos señalados en el artículo 361. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación No. 11001-03-24-000-2003-00095-01, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Cuando una persona jurídica tenga varios representantes o mandatarios generales podrá citarse a todos para el interrogatorio, y cualquiera de ellos deberá concurrir a absolverlo, aunque no esté facultado para obrar separadamente. Cuando se trate de incidentes y de diligencias de entrega o secuestro de bienes, podrá decretarse de oficio o a solicitud del interesado el interrogatorio de las partes y de los opositores que se encuentren presentes, en relación con los hechos objeto del incidente o de la diligencia, aun cuando hayan absuelto otro en el proceso. Si se trata de terceros que no estuvieron presentes en la diligencia y se opusieron por intermedio de apoderado, el auto que lo decrete quedará notificado en estrados, no tendrá recuso alguno, y en él se ordenará que las personas que deben absolverlo comparezcan al juzgado en el día y la hora que se señalen; la diligencia sólo se suspenderá una vez

que se hayan practicado las demás pruebas que fueren procedentes. Practicado el interrogatorio o frustrado éste por la no comparecencia del citado, se reanudará la diligencia; en el segundo caso se tendrá por cierto que el opositor no es poseedor. Al interrogatorio de los opositores se aplicará lo dispuesto en los artículos 207 a 214.” De conformidad con lo anterior, para que la solicitud de interrogatorio a instancia de parte resulte procedente deberá cumplir con los siguientes requisitos: i) haber sido solicitado dentro de la oportunidad para pedir pruebas en la primera instancia (temporal); ii) que corresponda a la convocatoria de una de las partes respecto de la otra (subjetivo); iii) que el propósito del interrogatorio gire en torno a los hechos relacionados con el proceso (objetivo), Una vez analizados los anteriores supuestos, advierte la Sala que en el presente asunto al solicitante del interrogatorio de parte le asiste la calidad de tercero interesado quien, de conformidad con lo establecido por el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, podrá efectuar los actos procesales permitidos a las parte que ayuda, es decir, no tiene restricción alguna en cuanto a los medios probatorios de los que puede valerse y, por tanto, nada obsta para que pueda elevar la solicitud, en la oportunidad debida, tendiente a obtener el decreto del interrogatorio de parte. Tal posición guarda relación con lo expuesto por esta sección en Auto del 10 de marzo de 20115, en el cual se señaló: “(…) en el presente caso se advierte que la tercera interesada debió haber solicitado una declaración de parte y no un testimonio, ya que su petición estaba encaminada a promover una declaración del

representante legal de la sociedad demandante.” Entonces, resulta evidente que en el evento en que el tercero interesado pretenda la declaración judicial del representante legal de la sociedad demandante, la prueba pertinente resulta ser el interrogatorio de parte y no la prueba testimonial, puesto que el demandante, sin lugar a dudas, es parte y, por ende, se excluye la posibilidad de obtenerse de este la declaración de un tercero, esto es, como mero testigo. Ahora bien, trasladando el estudio al fundamento de fondo del argumento de rechazo de la prueba, se tiene que en el auto recurrido se justifica tal decisión en el hecho de que “la confesión de una de las partes, objeto del interrogatorio según el artículo 194 del C.P.C., no es medio de prueba idóneo para declarar la nulidad de un acto administrativo. Al respecto la Sala entiende necesario precisar que, de un lado, el artículo 168 del CCA establece la libertad de prueba para los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, incluso en aquellos que se persigue la nulidad de actos administrativos, siendo válidos todos aquellos medios de prueba de que trata el Código de Procedimiento Civil, entre ellos el interrogatorio de parte; del otro, no se puede perder de vista que en el presente caso quien solicita el interrogatorio de parte es la sociedad a la que le fue otorgado el registro marcario, es decir, su interés como tercero en el proceso es que se mantenga incólume el acto administrativo demandado y, en consecuencia, dirige su actividad procesal a defender la presunción de legalidad del acto enjuiciado. Por tanto, no es de recibo el argumento con base en el cual el Magistrado sustanciador negó el interrogatorio solicitado por el tercero interesado.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Radicación No. 11001-03-24-0002004-00428-01 , Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso. Bajo tales premisas, por no encontrarse ajustado a derecho, la Sala revocará parcialmente el auto impugnado.

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR el auto suplicado en sus numerales III.3 y III.4 y en su lugar se dispone que el Magistrado Ponente provea el decreto de los testimonios y declaración a instancia de parte solicitada en la contestación de la demanda por la sociedad PASTELERÍA JASSIR E.U., en su calidad de tercero interesado.

SEGUNDO: En firme esta decisión, DEVOLVER el expediente al Despacho de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidenta

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VÁLDES