CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00029-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – Requisitos / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – Análisis coetáneo de las normas que la regulan junto con las que rigen para las marcas notoriamente conocidas / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – Notoriedad / SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR NO USO DE MARCA NOTORIA – Análisis consecuencial diferente / MARCA NOTORIA – Protección / NOTORIEDAD DE LA MARCA – Prueba /

DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO – Traducción / DOCUMENTOS

ALLEGADOS EN IDIOMA DISTINTO AL CASTELLANO – No valoración / SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS – No se protegen cuando simplemente se argumente su notoriedad / MARCA NOTORIA – No lo es VALENTINO COUTURE / CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO - De la marca mixta VALENTINO COUTURE para distinguir relojería, producto comprendido en la clase 14 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala considera que de las pruebas que obran en el expediente no es posible derivar el carácter notorio de la marca mixta “VALENTINO COUTURE”, ya que no contienen elementos que permitan determinar el grado de conocimiento de la marca, su grado de difusión, reconocimiento y recordación entre un determinado grupo de consumidores del tipo de productos identificados con la marca y la amplitud de su promoción o niveles de publicidad, dentro de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina. Aunado a lo anterior, del acervo probatorio

obrante en el expediente, la Sala también observa que éstos no dan cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto del citado signo “VALENTINO COUTURE”, ni de un amplio despliegue publicitario que hubiera hecho que el mismo fuera conocido por un alto porcentaje de la población colombiana, factores estos, entre otros, que pueden ser determinantes para probar la notoriedad de la marca, habida cuenta que únicamente aportaron material publicitario elaborado para países extracomunitarios. Además, es del caso precisar que el tercero con interés directo solicitó la cancelación parcial únicamente en relación con la relojería, esto es, respecto de un producto de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, frente a los cuales tampoco se demostró el uso, pues los catálogos y demás material publicitario aportado al proceso se relacionaban en su mayoría con prendas de vestir, las cuales se encuentran comprendidas en la Clase 25 de la citada Clasificación. Al respecto, la Sala reitera que algunos de los elementos probatorios aportados se encontraban escritos en idioma extranjero sin contar con traducción oficial, otros tenían fechas que estaban por fuera del período dentro del cual se debía demostrar el uso del signo cuestionado, por lo que los mismos resultan insuficientes para demostrar el uso real y efectivo del signo cuestionado para relojería, en tanto no demuestran que ese producto se encontraba puesto en el comercio o disponible en el mercado bajo la denominación “VALENTINO COUTURE”, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Cabe señalar que la actora no probó siquiera el uso

de alguno de los productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual tampoco era procedente realizar un análisis de similitud de productos, en la medida en que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, indicó que para poder realizar dicho análisis, debía demostrarse el uso de alguno de los productos para los cuales se registró inicialmente la marca. […] En ese orden de ideas, en la medida en que la actora no demostró con pruebas que la marca “VALENTINO COUTURE” fuera notoria y que con ello se rompía el principio de uso real y efectivo, así como tampoco se probó que la misma fuese usada para distinguir relojería, la Sala encuentra acertada la decisión de la entidad demandada de cancelar parcialmente el registro del signo cuestionado, por no uso.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 8 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 –

ARTÍCULO 230 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 260

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00029-00

Actor: VALENTINO S.P.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DEL

CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 145.210 DE LA MARCA MIXTA

“VALENTINO COUTURE”, PARA DISTINGUIR RELOJERIA, PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 14 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, ORDENADA POR LA SIC, DADO QUE LA ACTORA NO PROBÓ QUE LA MISMA FUESE NOTORIA NI SU USO REAL Y EFECTIVO EN LA CANTIDAD Y MODO REQUERIDOS SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad VALENTINO S.P.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. La nulidad de las resoluciones núms. 50437 de 30 de septiembre de 2009, "Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca"; 55361 de 29 de octubre de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos1 de la Superintendencia de industria y Comercio, en adelante SIC; y 42978 de 19 de agosto de 2011, "Por la

cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 1 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, queden incluidos dentro de los productos protegidos con la marca “VALENTINO COUTURE”, en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el certificado núm. 145.210, el siguiente producto: “[…] relojería […]”. 3ª. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 27 de enero de 2009 la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA. presentó solicitud de cancelación parcial por no uso del registro 145.210, correspondiente a la marca mixta “VALENTINO COUTURE”, que distingue productos de la Clase 142 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual es de su propiedad, con fundamento en que la misma no había sido utilizada para comercializar “[…] relojería […]”, durante los tres años anteriores a la presentación de la petición. 2°: Que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que sí había dado uso real y efectivo del signo mixto “VALENTINO COUTURE”, para identificar productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 La marca fue concedida para los siguientes productos: “[…] metales preciosos y sus aleaciones y

artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; relojería; joyería, bisutería, piedras preciosas; instrumentos cronométricos. […]”. 3°: Que mediante la Resolución núm. 50437 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró la cancelación parcial por no uso de la marca mixta “VALENTINO COUTURE”, para distinguir los productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular, excluyendo de su cobertura el siguiente producto: “[…] relojería […]”, comprendidos en la citada Clase. 4º: Que, como consecuencia de la anterior limitación, el certificado núm. 145.210, correspondiente a la marca mixta “VALENTINO COUTURE”, únicamente distinguiría los siguientes productos: “[…] metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; instrumentos cronométricos […]”, en dicha Clase. 5º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero, a través de la Resolución núm. 55361 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante Resolución núm. 42978 de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 165 de la Decisión 486, por indebida aplicación, puesto que la marca “VALENTINO COUTURE” es notoriamente conocida; y que si bien es cierto que sus productos no son comercializados dentro del mercado, también lo es que es ampliamente conocida por el sector pertinente, lo que significa que los consumidores reconocen que ella identifica determinados productos para lo cuales es conocida, cumpliendo a cabalidad su función distintiva, así como la publicitaria y la de reputación. Expresó que los productos que ampara la marca “GEOVANI VALENTINO”, de propiedad se la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA, son de baja calidad, por cuanto provienen del País de la China, a diferencia de los que identifica la marca “VALENTINO COUTURE”, de su propiedad, de los cuales presume que son de altas condiciones. Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 166, 167, 168, 169, y 170, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Aseguró que la realidad marcaria en Colombia evidencia que en el mercado no participan ni tienen presencia más del 70% de las marcas registradas en el País; y que solo el 30% se usan realmente. Señaló que las pruebas allegadas dentro del trámite administrativo, adelantado por la SIC, no fueron debidamente valoradas, inadmitiendo la mayoría por estar escrito en idioma inglés, lo que, a su juicio, fue ilegal debido a que la Ley sí permite aportar documentos en idioma diferente al castellano. Insistió en que los libros y catálogos aportados al expediente administrativo no

fueron valorados por estar escritos en un idioma distinto al español, ejemplares originales que no requerían autenticación ni traducción alguna. Afirmó que la totalidad de las pruebas aportadas al procedimiento administrativo son pertinentes, dado que están dirigidas a probar la notoriedad de la marca “VALENTINO COUTURE”, la cual es ampliamente reconocida desde los años 70; y que dado su amplio reconocimiento, no podía ser cancelada. Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 224, 225 y 229, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Agregó que la Decisión 486 no establece ninguna tasa oficial a cargo del titular de una marca en la actuación administrativa de cancelación por no uso de ella. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para su prosperidad. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, al igual que en la jurisprudencia y la doctrina sobre ese asunto. Aclaró que solicitud la cancelación parcial, por no uso, presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, procedía únicamente respecto de la relojería, puesto que de las pruebas aportadas la actora no logró demostrar su uso ni mucho menos que permitieran inferir que fuese notoria por el grado de reconocimiento en el sector pertinente.

Precisó que, en efecto, las pruebas aportadas por la sociedad VALENTINO S.P.A. no demostraban que la marca “VALENTINO COUTURE” fuese reconocida por el consumidor como un signo notorio en el mercado colombiano para relojes. Adujo que la actora no demostró que la marca cuestionada había sido usada real y efectivamente en el comercio para distinguir relojes; y que como la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA. pretendía únicamente cancelar dicho registro marcario en relación con la relojería, cuyo uso no quedó probado, resultaba procedente cancelar el signo cuestionado para dicho producto. II.-2. La sociedad IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. En esta etapa procesal, tanto la actora como la SIC, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó3: “[…]

1. La cancelación parcial por no uso de la marca 1.1. En el presente caso, Importadora Comercial Lai Lta, solicitó la

cancelación parcial de la marca VAENTINO COUTURE (mixta), en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 1.2. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su 3 Proceso 338-IP-2019. titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- (….) (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. (…)” (Resaltado agregado). 1.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.

1.4. Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 1.5. A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 1.6. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 2.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si Valentino S.P.A. logró o no acreditar el uso de la marca VALENTINO

COUTURE (mixta), resulta necesario desarrollar los alcances del artículo 167 de la Decisión 486. 2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 2.3. El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […] 3.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado— que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios (en adelante, producto) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 3.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. […] 3.11. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de

pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 3.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 3.13. Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. […]

4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca VALENTINO COUTURE (mixta) cuyo titular es Valentino S.P.A., es notoriamente conocida, por lo cual ni podría ser cancelada, razón por

la cual se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 4.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. […] La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto. De todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad de forma relativa, de modo que es protegida respecto de

productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentre en el sector pertinente. […] 4.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. […] La cancelación por falta de uso y la prueba de uso tratándose de marcas renombradas y notorias 4.12. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio del uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba de uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. […] 4.16. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca VALENTINO COUTURE (mixta) cuyo titular es Valentino S.P.A. era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de su cancelación, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 50437 de 2009, canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca mixta “VALENTINO COUTURE”, con el certificado núm. 145.9210, cuyo titular es la sociedad VALENTINO S.P.A., en el

sentido de excluir de su cobertura la relojería comprendida en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. Como consecuencia de lo anterior, la entidad demandada estableció que dicha marca, distinguirá los siguientes productos de la citada Clase 14: “[…] metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; instrumentos cronométricos […]”. En efecto, dicha marca fue registrada en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes productos “[…] metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; relojería, joyería, bisutería, piedras preciosas; instrumentos cronométricos […]”, pero a través de los actos acusados la entidad demandada canceló parcialmente su registro, por considerar que no demostró el uso de la relojería. Al respecto, la actora alegó que la marca “VALENTINO COUTURE” es notoriamente conocida; y que si bien es cierto que sus productos no son comercializados dentro del mercado, también lo es que es ampliamente conocida por el sector pertinente, lo que significa que los consumidores reconocen que ella identifica determinados productos para lo cuales es conocida, cumpliendo a cabalidad su función distintiva así como la publicitaria y la de reputación. Por su parte, la SIC, en la contestación de la demanda, adujo que la solicitud de la cancelación parcial, por no uso, presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, procedía únicamente respecto de la relojería, pues de las

pruebas aportadas la actora no logró demostrar su uso ni mucho menos que permitieran inferir que fuese notoria por el grado de reconocimiento en el sector pertinente. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 165, 166, 167, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes […]”. Además, estimó que “[…] no procede realizar la interpretación de los artículos 168, 169, 170, 225 y 229 de la Decisión 486, debido a que no es objeto de controversia el derecho de preferencia originado por la cancelación de un registro de marca; la decisión emitida por la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación de un registro marcario ni su notificación; así como tampoco, el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido, ni la notoriedad de un signo solicitado a registro […]”. El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 165.-La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a

partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas

comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

1. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en