CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00080-00-2017

RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA – Contra el auto que negó el decreto de pruebas / PRUEBA DOCUMENTAL – Improcedente su decreto por ya obrar en el proceso / PRUEBA TESTIMONIAL – Innecesaria / PRUEBA PERICIAL – Es la idónea para determinar el nivel inventivo de una patente Respecto de la prueba testimonial […] cabe resaltar que si bien es cierto que de la revisión de la demanda y los demás documentos que obran en el plenario es posible advertir el error en que incurrió la sociedad demandante al solicitar dicha prueba y, en consecuencia, debería darse prevalencia al derecho sustancial sobre el formal; también lo es que el expediente administrativo 03-051.479 ya hace parte del acervo probatorio, con ocasión de la orden impartida con tal fin en el auto admisorio de la demanda, de lo que se sigue que la petición formulada en tal sentido, resulta improcedente. […] en cuanto a la procedencia de la prueba testimonial solicitada, es del caso precisar que aunque en asuntos como el de la referencia, las partes, en virtud del principio de libertad probatoria se encuentran facultadas para hacer uso de los diferentes medios de prueba válidos en el ordenamiento jurídico, siempre que los mismos reúnan los requisitos para integrar el acervo probatorio, en sentir de la Sala, el dictamen pericial constituye la prueba idónea para determinar el nivel inventivo de la respectiva patente, dado el inminente carácter técnico y científico que supone dicha labor. […] En ese orden de ideas, aunque la prueba testimonial guarda relación con los hechos que son materia de discusión en el sub lite, la misma se torna innecesaria en razón a que el dictamen pericial cuya práctica fue decretada, así como el concepto técnico

rendido en el marco del procedimiento administrativo resultan suficientes para demostrar los hechos que se alagan en el proceso, en particular, el nivel inventivo de la patente en cuestión.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la idoneidad de la prueba pericial para determinar el nivel inventivo de una patente, ver auto Consejo de Estado, Sección Primera, de 22 de marzo de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2011-00326-00, C.P. Roberto

Augusto Serrato Valdés.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 181 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 183

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00080-00

Actor: GLAXO GROUP LIMITED

Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA CONTRA AUTO QUE DENIEGA EL DECRETO DE PRUEBAS Se decide el recurso ordinario de súplica oportunamente interpuesto por el apoderado de la parte actora, contra el proveído de 30 de septiembre de 2016, por medio del cual la Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, negó la práctica de la prueba consistente en oficiar a la entidad demandada para que remita los documentos obrantes en el expediente administrativo 04-096.462, así

como el testimonio solicitado en el numeral 6.4 del acápite de pruebas de la demanda.

I. ANTECEDENTES En el proceso de la referencia, la sociedad Glaxo Group Limited, obrando a través de apoderado judicial, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de las Resoluciones números 62192 de 30 de noviembre de 2009 “Por la cual se niega una patente de invención”, y 54726 de 30 de septiembre de 2011 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio.

La demanda fue admitida mediante auto de 19 de septiembre de 2012 y, posteriormente, a través de proveído de 30 de septiembre de 2016 se dispuso la apertura de la etapa probatoria.

II. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA RECURRIDA Mediante auto de 30 de septiembre de 2016, la Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, negó por improcedente la prueba solicitada con el fin de oficiar a la entidad demandada para que remitiera copia auténtica de los documentos obrantes en el expediente administrativo número 04-096.462, por considerar que los mismos no se relacionan con los hechos objeto de la controversia, pues “verificado el Sistema de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, dicho expediente corresponde a una solicitud de patente de invención titulada ÁCIDO BIFOSFÓNICO PARA EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE OSTEOPOROSIS distinta a la que se

cuestiona en el asunto de la referencia”1. 1 Folio 436. De igual manera, denegó por innecesario el decreto y práctica del testimonio del señor Danilo Riaño Aranguren, experto en química, quien declararía respecto del compuesto químico objeto de la solicitud de patente de que tratan los actos acusados.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO En escrito obrante en folios 444 a 448 del expediente, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de súplica en contra del proveído antes referido, sustentando su inconformidad en los argumentos que se exponen a continuación: Adujo que si bien el expediente número 04-096.462, corresponde a una solicitud de patente de invención distinta de la que tratan los actos acusados, “su negativa corresponde a un aspecto meramente formal. Lo anterior teniendo en cuenta que el expediente que efectivamente corresponde a los hechos objeto de controversia, No. 03-051.479, se relaciona en repetidas ocasiones en el escrito de la demanda, lo que ejemplifica claramente que la solicitud de expediente distinto, correspondió a un error meramente formal”2.

En tal sentido, afirmó que “es claro que un aspecto meramente formal y el posible exceso a la ritualidad, se consolidan como una restricción a lo que en efecto es procedente. El expediente No. 03-0510479, corresponde a la solicitud de patente de invención titulada «UN DERIVADO DE INDAZOL PIRIMIDINAMINA COMO MODULADOR DE ANDIOGÉNESIS», la cual es objeto de controversia (…), incluso

su mención se hace en repetidas ocasiones a lo largo del escrito de la demanda”3. Respecto de la prueba testimonial, expuso que “la razón de ser de esta acción (…) es demostrar que la SIC cometió errores al realizar el análisis de patentatbilidad de la invención, específicamente frente al nivel inventivo de la misma. En este sentido no debe descartarse la relevancia de cada una de las pruebas solicitadas y su finalidad complementaria dentro del presente proceso. [En consecuencia], no es posible concluir de manera anticipada que quienes actúen como perito y como testigo, se referirán a los mismos asuntos o que ambos cumplen la misma finalidad”4. 2 Folio 446. 3 Ibídem. 4 Folio 447. En tal sentido, precisó que “la ley no dispone tarifa legal alguna para demostrar la novedad o nivel inventivo de una patente, ni mucho menos limita al dictamen pericial como único medio de prueba en lo que respecta a probar aspectos relevantes para la solicitud de invención”. [Además] “la petición de este testimonio se elevó en consideración del principio de necesidad probatoria, toda vez que: (i) su causa se halla en el propósito de complementar en su conjunto las pruebas requeridas; y, (ii) su solicitud fue allegada de manera regular y oportuna al proceso”5. Por lo anterior, solicitó revocar el auto impugnado en lo atinente a la negativa de acceder al decreto de las pruebas en comento.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con el artículo 183 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, el recurso ordinario de súplica procede en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el

ponente, que por su misma naturaleza serian apelables, de haberse dictado por el inferior, según lo dispone el artículo 181 ibídem. El artículo 181 en comento, es del siguiente tenor literal: “Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales de los Jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus Secciones o Subsecciones, según el caso; o por los Jueces Administrativos: (…)

8. El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término para practicar pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o deniegue su práctica (…)”.

Así las cosas, el auto de 30 de septiembre de 2016 es susceptible del presente recurso de súplica, en la medida en que a través de dicha providencia se resolvió denegar el decreto de pruebas. En el sub lite, la Consejera Ponente consideró que la prueba consistente en oficiar a la entidad demandada para que remitiera el expediente administrativo 035 Ibídem. 051.479 resultaba improcedente, mientras que el testimonio solicitado era innecesario comoquiera que los hechos objeto del mismo serían acreditados a través del dictamen pericial decretado en el auto recurrido. Por su parte, la apoderada judicial de la sociedad demandante expone que aunque al solicitar la prueba tendiente a oficiar a la Superintendencia de Industria y Comercio para que remitiera los antecedentes administrativos de los actos demandados, incurrió en un error al identificar el expediente en qué reposan los mismos, lo cierto es que de la lectura de la demanda y demás documentos que

obran en el plenario, resulta claro que el expediente administrativo que se pretende integrar al acervo probatorio, es el 03-051.479, de manera tal que debe prevalecer el derecho sustancial sobre las formas y, en consecuencia, debe accederse a la prueba solicitada. Respecto de la prueba testimonial, puso de presente que el decreto del dictamen pericial no obsta para que se acceda al testimonio del señor Danilo Riaño Aranguren, experto en química, pues afirma que con éste lo que pretende es aportar elementos de juicio adicionales sobre el nivel inventivo de la patente de invención de que tratan los actos demandados. Por consiguiente, corresponde a la Sala pronunciarse sobre la procedencia o no del decreto y práctica de las pruebas tendientes a oficiar a la entidad demandada con el fin antes aludido y a recepcionar el testimonio técnico en comento. Frente a la primera de ellas, cabe resaltar que si bien es cierto que de la revisión de la demanda y los demás documentos que obran en el plenario es posible advertir el error en que incurrió la sociedad demandante al solicitar dicha prueba y, en consecuencia, debería darse prevalencia al derecho sustancial sobre el formal; también lo es que el expediente administrativo 03-051.479 ya hace parte del acervo probatorio (Anexo 1), con ocasión de la orden impartida con tal fin en el auto admisorio de la demanda, de lo que se sigue que la petición formulada en tal sentido, resulta improcedente. Ahora bien, en cuanto a la procedencia de la prueba testimonial solicitada, es del caso precisar que aunque en asuntos como el de la referencia, las partes, en virtud del principio de libertad probatoria se encuentran facultadas para hacer uso

de los diferentes medios de prueba válidos en el ordenamiento jurídico, siempre que los mismos reúnan los requisitos para integrar el acervo probatorio, en sentir de la Sala, el dictamen pericial constituye la prueba idónea para determinar el nivel inventivo de la respectiva patente, dado el inminente carácter técnico y científico que supone dicha labor, tal y como se ha precisado en anteriores oportunidades. Ciertamente, al estudiar un caso similar, esta Sección en proveído de 2 de marzo de 2016, precisó: “La solicitud de recaudo del testimonio del señor Michael Trunk, en su calidad de co-inventor de la solicitud de patente de invención titulada: “monohodrato cristalino, procedimiento para su preparación y utilización para la preparación de un medicamento”, y del profesor José Antonio Henao Martínez, si bien guardan relación con los hechos que se pretende probar, lo cierto es que para acreditar el nivel inventivo de la patente: i) el Consejero Ponente ordenó una prueba pericial en el auto de 15 de diciembre de 2014, numeral tercero, la cual además puede ser objetada y aclarada, en la oportunidad procesal correspondiente; y, ii) ya obra dentro del proceso el concepto técnico del profesor José Antonio Henao Martínez, el cual fue allegado en la actuación administrativa surtida ante la Superintendencia de Industria y Comercio y, por lo que, no requiere ser ratificado en esta instancia. En estos términos, para esta Sala, los referidos elementos de prueba, esto es la pericia y el concepto técnico, resultan determinantes y suficientes para establecer el nivel inventivo de la patente de invención solicitada”6.

En ese orden de ideas, aunque la prueba testimonial guarda relación con los hechos que son materia de discusión en el sub lite, la misma se torna innecesaria en razón a que el dictamen pericial cuya práctica fue decretada, así como el concepto técnico rendido en el marco del procedimiento administrativo7 resultan suficientes para demostrar los hechos que se alagan en el proceso, en particular, el nivel inventivo de la patente en cuestión. Así las cosas, la Sala procederá a confirmar la decisión objeto del presente recurso, pero por las razones expuestas previamente, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 6Consejo de Estado. Sección Primera. Auto de 2 de marzo de 2016. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicado: 11001 03 24 000 2011 00326 00. Actora: Boehringer Ingelheim Pharma & Co. Kg. 7 Anexo 1, fls. 389 a 399.

R E S UE L V E: Primero: CONFIRMAR el auto de 30 de septiembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.

Segundo: En firme este proveído, devuélvase el expediente al Despacho sustanciador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO (E)