CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00088-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto AMV y las marcas nominativa AMV y mixta AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA previamente registradas en las clases 35 y 36 / ACRÓNIMO / CONEXIÓN COMPETITIVA - Criterios / SERVICIOS DE LAS MARCAS – Se dirigen a consumidores especializados y diferentes / CONEXIÓN COMPETITIVA – No se presenta entre el signo mixto AMV y las marcas nominativa AMV y mixta AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto AMV en la clase 37 porque a pesar de tener similitud con las nominativa AMV y mixta AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA previamente registradas en las clases 35 y 36 no hay conexión competitiva / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En el caso sub lite, el signo cuestionado “AMV” fue solicitado para amparar los siguientes servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] En general todo lo relacionado con la construcción; preparación; servicios de instalación; y en especial servicios de ingeniería eléctrica de instalaciones industriales, telefónicas, líneas en alta y baja tensión, subestaciones, ingeniería en obras civiles y asesorías, interventorías y consultorías en materia de construcción y reparaciones locativas […]”. Por su parte, las marcas de la actora “AMV” y “AMV

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA”, amparan los servicios de las siguientes clases de la Clasificación Internacional de Niza: .- Clase 35: “[…] publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. […]”. .- Clase 36: “[…] seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. […]”. Al aplicar las reglas de conexidad competitiva, al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los servicios amparados no pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí. […] Por tal razón, la Sala observa que entre los servicios identificados por las marcas en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial. Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor. […] Por consiguiente, se considera que aunque existe identidad ortográfica y fonética entre las marcas enfrentadas “AMV” y “AMV”, así como semejanzas entre el signo cuestionado “AMV” y la marca previamente registrada “AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA”, no existe conexidad competitiva entre los servicios que dichos signos identifican. Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún

riesgo de confusión en el público consumidor. Así las cosas, al no existir una relación entre los servicios que identifican las marcas en disputa y que estas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor, la Sala concluye que no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, señalada por la SIC en el acto acusado, por lo que no asistió razón en el análisis que efectuó y que determinó la negativa de la concesión del registro marcario, razón por la cual habrá de accederse a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto AMV y las marcas nominativa AMV y mixta AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA previamente registradas en las clases 35 y 36 / ACRÓNIMO / SEMEJANZA ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA - Se presenta entre el signo mixto AMV y las marcas nominativa AMV y mixta AMV

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA

[L]a Sala considera que, en el presente caso, es indudable que entre las denominaciones “AMV” y “AMV” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. Ahora, en cuanto al cotejo de los signos

“AMV” y “AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE

COLOMBIA”, respecto a la similitud ortográfica, la Sala también advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo solicitado reproduce totalmente la expresión “AMV”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda su fuerza distintiva. Adicionalmente, la Sala observa que el referido signo no se encuentra acompañado de otro elemento que lo dote de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada “AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA”. En relación con la similitud fonética, es preciso indicar que entre el signo cuestionado “AMV” y la marca previamente registrada “AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA”, tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la expresión inicial “AMV”. […] Para la Sala resulta evidente que en el caso sub examine, fonéticamente, en el signo solicitado y en la marca previamente registrada predomina el sonido de la palabra “AMV”. Y en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que no es dable comparar los signos enfrentados, “AMV”, “AMV” y “AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA”, desde este aspecto, en la medida en que corresponden a acrónimos. […] Por lo tanto, al existir identidades, así como semejanzas de tipo ortográfico y fonético entre los signos enfrentados, la Sala estima que se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca

registrada por un tercero.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00088-00

Actor: A.M.V. S.A - ASOCIADOS MARIN VALENCIA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: RESUELVE IMPEDIMENTO

TESIS: ENTRE LOS SERVICIOS QUE AMPARA EL SIGNO CUESTIONADO,

“AMV” (MIXTO), Y LOS SERVICIOS IDENTIFICADOS POR LAS MARCAS

PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA, “AMV” Y “AMV

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA” NO

EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETITIVA, QUE PUEDAN GENERAR

RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad A.M.V. S.A. - ASOCIADOS MARIN VALENCIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 60029 de 28 de octubre de 2011, "Por la cual se

resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “AMV”, (mixta), para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1 En adelante SIC. 1º: Que el 10 de mayo de 2010, solicitó el registro como marca del signo mixto "AMV", para amparar servicios comprendidos en la Clase 372 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la CORPORACIÓN AUTORREGULADORA DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV, presentó oposición, con fundamento en que el signo “AMV” era susceptible de generar riesgo de confusión frente a las marcas “AMV” y “AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA”, previamente registradas en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales es titular. 3º: Que mediante Resolución núm. 68262 de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “AMV”, para identificar servicios en la Clase 37 de

la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución, la CORPORACIÓN AUTORREGULADORA DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA – AMV interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación siendo resueltos el primero de ellos de manera confirmatoria, mediante Resolución núm. 8499 de 2011, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC. El segundo, a través de la Resolución núm. 60029 de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada la oposición 2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] En general todo lo relacionado con la construcción; preparación; servicios de instalación; y en especial servicios de ingeniería eléctrica de instalaciones industriales, telefónicas, líneas en alta y baja tensión, subestaciones, ingeniería en obras civiles y asesorías, interventorías y consultorías en materia de construcción y reparaciones locativas.[…]” 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. interpuesta y denegó el registro del signo “AMV” en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que existe un mandato legal que establece dos requisitos para que se genere riesgo de confusión entre dos marcas, esto es: (i) que existan similitudes entre las

marcas enfrentadas y; (ii) que se trate de los mismos productos o servicios, o exista relación entre éstos, capaz de inducir al público a error. Manifestó que la SIC realizó un examen inadecuado y superfluo entre las marcas cotejadas y no de manera conjunta sin escindir los elementos que las conforman, con el fin de preservar su integridad de la misma manera como los percibe el público consumidor. Estimó que no se aplicó correctamente el principio de especialidad, base fundamental del derecho marcario, por cuanto los servicios que pretende amparar el signo solicitado “AMV”, corresponden a la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente aquellos relacionados con la ingeniería civil y la construcción; mientras que las marcas “AMV” y “AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA”, cuyo titular es la CORPORACIÓN AUTORREGULADORA DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA –AMV-, distinguen servicios financieros comprendidos respectivamente en las clases 35 y 36, lo que genera ausencia de conexidad entre ellas, máxime si se tiene en cuenta que no son complementarios ni sustitutos entre sí. Aseguró que no es posible asimilar los servicios financieros o de publicidad con el sector de la construcción, pues un consumidor medio nunca encontrará un servicio distinguido por las marcas opositoras en un establecimiento o almacén donde se ofrezcan servicios de construcción como los que ella distingue. Indicó que el público consumidor no incurriría en error o confusión directa o indirecta por asociación, toda vez que los servicios amparados por los signos en disputa se comercializan en diferentes mercados y pueden coexistir aún.

Afirmó que el signo “AMV” cumple con los dos presupuestos que exige la Ley para que proceda su registro, dado que es suficientemente distintivo y capaz de distinguir en el mercado los servicios que ofrece. Sostuvo que no existe riesgo de confusión ni conexidad competitiva entre las marcas cotejadas, por cuanto son expresiones que amparan servicios diferentes; y que, además, no se comercializan por similares canales, los medios de publicidad son distintos, no son complementarios y no comparten el mismo género y/o finalidad. Concluyó que no se adelantó una debida comparación de las marcas en conflicto desde el punto de vista gráfico, por cuanto el elemento predominante del signo solicitado es el figurativo y no el denominativo por corresponder a una expresión mixta, por lo tanto su análisis debe realizarse en conjunto. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, señaló que el fundamento legal del acto demandado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que el entre los signos en disputa existen semejanzas innegables que llevarían inmediatamente al consumidor a un riesgo de confusión o asociación, dado que en ambos el elemento nominativo es idéntico, dado que comparten la expresión “AMV”. Adujo que la posición, línea y formas de las letras y la respectiva distribución del as mismas dentro de los signos cotejados, hacen ver con claridad, a su juicio, la existencia de semejanzas que permiten un riesgo de confusión o asociación.

Señaló que los servicios del signo solicitado se relacionan con los de la marca opositora, razón por la que existe una conexidad competitiva, generando confusión en el consumidor; y que no es posible que coexistan en el mercado, pudiendo generar un daño a los consumidores, así como al titular de la marca previamente registrada. II.2. La CORPORACIÓN AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA -AMV-, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que existe identidad entre los signos objeto de controversia, dado que se reproduce el elemento preponderante de sus marcas previamente registradas “AMV”, razón por la cual el riesgo de confusión entre el público consumidor es latente. Indicó que, contrario a lo expuesto por la parte actora, entre los servicios de construcción que distingue el signo solicitado “AMV” en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que amparan las marcas previamente registradas, en las clases 35 y 36 de la citada Clasificación, sí existe conexidad competitiva. Expresó que la expresión “AMV” corresponde a una sigla reconocida en el mercado financiero colombiano, pues se constituyó como una entidad sin ánimo de lucro desde el año 2006 y es actualmente el organismo autorregulador del mercado de valores colombiano autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo

del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La SIC insistió en denegar a las pretensiones de la demanda, para lo cual reiteró que el signo solicitado “AMV” reproduce por completo las marcas previamente registradas “AMV” y “AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA”; y que entre los productos que distinguen también se presenta conexidad competitiva. IV.2.- En esta etapa procesal, tanto la parte actora como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó4: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro AMV (mixto) resultaría confundible con las marcas AMV (denominativo) y AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA (mixta), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 4 Proceso 269-IP-2019. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[…] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica, en parte, en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro AMV (mixto) y la marca AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA (mixta), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas

para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener

en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos limitados que pueden tener un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:  Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.  Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.  Si los signos en conflicto involucran un lexema, podría generar riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. […] b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos gráficos o figurativos, según sea el caso: […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el

elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado AMV (mixto) y la marca AMV (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para e cotejo de signos denominativos que constan en el párrafo 2.3 del Tema 2 del apartado E de la presente interpretación prejudicial. 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios

señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ULTRA.MAX (mixto) y la marca ULTRA (denominativa).

4. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 4.1. Se alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. […] 4.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a). El grado de sustitución (intercambialidad) entre los productos o servicios. […] b). La complementariedad entre sí de los productos o servicios. […] c). La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). […] 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la

Clasificación Internacional de Niza.

[…] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 60029 de 28 de octubre de 2011, denegó el registro de la marca mixta “AMV”, a la titular A.M.V. S.A. - ASOCIADOS MARIN VALENCIA S.A., para amparar los siguientes servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] En general todo lo relacionado con la construcción; preparación; servicios de instalación; y en especial servicios de ingeniería eléctrica de instalaciones industriales, telefónicas, líneas en alta y baja tensión, subestaciones, ingeniería en obras civiles y asesorías, interventorías y consultorías en materia de construcción y reparaciones locativas. […]”, por estimar que resultaba similarmente confundible con las marcas nominativa y mixta previamente registradas “AMV” y “AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA”, que distinguen servicios de las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante alegó que no se aplicó correctamente el principio de

especialidad, base fundamental del derecho marcario, por cuanto los servicios que pretende amparar el signo solicitado “AMV”, corresponden a la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente aquellos relacionados con la ingeniería civil y la construcción; mientras que las marcas “AMV” y “AMV” AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA”, cuyo titular es la CORPORACIÓN AUTORREGULADORA DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA – AMV, distinguen servicios financieros comprendidos respectivamente en las clases 35 y 36, lo que genera ausencia de conexidad entre ellas, máxime si se tiene en cuenta que no son complementarios ni sustitutos entre sí. Adujo, además, que no es posible asimilar los servicios financieros o de publicidad con el sector de la construcción, pues un consumidor medio nunca encontrará un servicio distinguido por las marcas opositoras en un establecimiento o almacén donde se ofrezcan servicios de construcción como los que ella distingue. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a) y 1515 de la Decisión 486 “[…] por ser procedente […], no así la interpretación de los artículos 134 y 135, literal b), “[…] al no controvertirse el concepto de marca ni los requisitos para su registro (…) no se controvierte el tema relativo a la falta de distintividad intrínseca de una marca […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso

en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 5 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar

un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de