CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00111-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo 24 WALKS y la marca WALS previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo 24 WALKS para identificar productos de la Clase 35 por no existir similitud con la marca mixta WALS previamente registrada en la clase 25 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues “WALS” es una marca simple conformada por una (1) palabra, una (1) sílaba (W-A-L-S), tres (3) consonantes (W-L-S) y una (1) vocal (A), mientras que “24 WALKS” es una marca compuesta formada por dos (2) palabras, dos sílabas (2) (24-WALKS), dos números, (2-4), cuatro (4) consonantes (W-L-KS) y una (1) vocal (A). Además, al estar acompañada la marca cuestionada “24 WALKS” en su inicio del número “24” y adicionar la letra “K”, generan un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que los referidos números “24” y letra “K” del signo cuestionado, le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada,

“WALS”. En otras palabras, los números “24” a su inicio y la inclusión de la letra “K”, refuerzan las diferencias entre los signos en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. Respecto de la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que el número “24” y la letra “K” le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada, por cuanto en el signo solicitado predomina el sonido del referido número, en tanto que su pronunciación es mucho más extensa que la de las palabras “WALKS” y “WALS”. Además, la Sala observa que las mencionadas expresiones “WALKS” y “WALS” se pronuncian de manera diferente, por cuanto la letra “K” de la palabra “WALKS”, le da al término un sonido obstruyente. […] En cuanto a la similitud ideológica, la Sala observa que la expresión “WALKS”, que hace parte de la marca cuestionada, “24 WALKS”, proviene del idioma inglés; sin embargo, su significado no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía y desde esta perspectiva bien podría ser registrable. Por su parte, la marca previamente registrada, “WALS”, no posee significado conceptual propio en el idioma castellano, de manera que también debe tenerse como de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o

conceptual, la Sala estima que comoquiera que los signos enfrentados son de fantasía, no pueden cotejarse desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “24 WALKS” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada. NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL – Protección / NOMBRE COMERCIAL CALZADO WALS LTDA – No se demostró un derecho existente [E]n lo concerniente al argumento de la actora relativo a que cuenta con el primer uso y el depósito del nombre comercial “CALZADO WALS LTDA”, la Sala reitera que de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, la protección del nombre y enseña comercial opera es frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso sub examine, como ya se dijo, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor. Adicional a ello, cabe advertir que la parte actora no aportó documentación como facturas comerciales de venta y distribución, importación, exportación, documentos contables, certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de la comercialización de los productos y servicios identificados con el nombre comercial “CALZADO WALS LTDA”. De lo anterior se desprende que la sociedad demandante no demostró un derecho existente sobre el nombre comercial “CALZADO WALS LTDA” por no haber probado el uso real,

efectivo y constante sobre aquel.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00111-00

Actor: CALZADO WALS LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: LA MARCA NOMINATIVA “24 WALKS” ES DIFERENTE DE LA MARCA MIXTA REGISTRADA “WALS”, AL CONTENER EN SU INICIO EL NÚMERO “24” Y AL ADICIONAR LA LETRA “K”, QUE LE DAN LA CONDICIÓN DE

DISTINTIVIDAD NECESARIA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CALZADO WALS LTDA, mediante apoderada y en ejercicio de la acción de

nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. obtener la nulidad de la Resolución núm. 6614 de 9 de marzo de 2007, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 30 de agosto de 2006, la sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES solicitó el registro como marca del signo nominativo "24 WALKS", para amparar servicios comprendidos en la Clase 354 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que una vez publicada la solicitud, no se presentó oposición alguna. 3º: Que mediante Resolución núm. 6614 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC concedió el registro del signo nominativo "24 WALKS", en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ORREGO

GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó el artículo 135, literal b),

de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, la distintividad debe analizarse desde dos puntos de vista según la capacidad del signo, esto es: 3 En adelante SIC. 4 El signo fue solicitado para identificar los siguientes servicios: “[…] Gestión de negocios comerciales en especial, la compra, venta distribución, comercialización, importación y exportación de toda clase de calzado, formal e informal, para hombres, mujeres y niños […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. intrínseca y extrínseca. El primer aspecto se refiere a la aptitud individualizadora, mientras que el segundo hace referencia a la no confundibilidad de la marca frente a otras protegidas. Advirtió que cuenta con el primer uso y el depósito del nombre comercial “CALZADO WALS LTDA”, al igual que el registro previo de la marca “WALS”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Indicó que la coexistencia del nombre comercial “CALZADO WALS LTDA” y las marcas “WALS” y “24 WALKS”, confunde al consumidor final, por cuanto lo induce en error respecto de los productos y/o servicios que adquiere y el origen empresarial de los mismos. Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 136, literales a) y b), ibidem, por indebida aplicación, habida cuenta que dicha normativa es enfática en señalar la prohibición de conceder un registro marcario que reproduce total o parcialmente un signo distintivo previamente concedido o un nombre comercial debidamente protegido y depositado. Destacó que con el fin de reducir las apreciaciones subjetivas en el análisis de

confundibilidad marcaria, la jurisprudencia y la doctrina han establecido reglas de similitud ortográfica, fonética e ideológica, las cuales deben tenerse en cuenta al momento de realizarse el cotejo, resaltando la parte nominativa de los signos, por cuanto es sobre aquel aspecto que recae en la comparación. Indicó que al realizarse el cotejo entre las marcas “24 WALKS” y “WALS”, se observa que el número 24 no le otorga novedad ni distintividad al resto del signo, razón por la cual la comparación recae sobre el elemento “WALKS”, que es el que determina si existe distintividad. Advirtió que es obvia la semejanza gráfica y fonética que presenta el signo “24 WALKS” con el nombre comercial “CALZADO WALS LTDA” y la marca “WALS”, haciéndolas prácticamente iguales porque difieren únicamente en la letra “K”. Concluyó que se deben aplicar los criterios jurisprudenciales para determinar la similitud o conexión competitiva entre bienes, productos y/o servicios, porque de permitirse la coexistencia de las marcas en conflicto se generaría confusión directa e indirecta en el público consumidor, toda vez que podría pensarse que los productos que ampara la marca “WALS”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, entre ellos, calzado, tendría relación directa con el signo solicitado “24 WALKS”, en la Clase 35, que distingue, entre otros servicios, la distribución de calzado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico y de sustento legal para que prosperen.

Adujo que de las expresiones enfrentadas se denota que están compuestas por elementos gráficos, que tienen la suficiente fuerza distintiva para los efectos de entregarle al consumidor los productos y/o servicios que cada una de ellas ampara. Aseguró que la marca “WALS” no distingue la totalidad de los productos y/o servicios ofrecidos por el signo “24 WALKS”, lo que en principio podría generar alguna clase de confusión, pero con los elementos que éstos distinguen en diferentes nomenclaturas y sus diferencias graficas y fonéticas, pueden coexistir de manera pacifica en el mercado. II.-2. La sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se desestimen las pretensiones de la demanda. Indicó que la marca nominativa “24 WALKS” tiene la función distintiva que debe cumplir todo signo para que proceda su registro; además, permite identificar los servicios que representa frente a los demás análogos o parecidos, específicamente en los almacenes que comercializan toda clase de calzado formal e informal para hombres, mujeres y niños. Aseguró que las expresiones enfrentadas, al realizar un examen en conjunto, no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta en el público consumidor. Señaló que los signos “24 WALKS” y “WALS” no tienen vocales idénticas y situadas en el mismo orden, por lo que no resultan semejantes, pues el factor de la posición de las letras y vocales es el que contribuye a la denominación en la mente de los usuarios.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV-1. La sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, insistió en que el acto administrativo acusado no adolece de vicio alguno que implique su nulidad, pues el procedimiento que se llevó a cabo, que resultó con el registro como marca del signo nominativo “24 WALKS”, se inició y culminó en observancia de la normativa vigente que regula la materia. Añadió que para el caso que nos ocupa está Sección en un caso similar, esto es, mediante sentencia de 3 de diciembre de 20187, con ponencia del Consejero Hernando Sánchez Sánchez, denegó las pretensiones de la demanda al no encontrar confudibilidad alguna entre los signos aquí enfrentados. IV-2. En esta etapa procesal, tanto la parte actora como la SIC y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: “[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo 24 WALKS (denominativo) solicitado a registro resultaría confundible con

7 Expediente identificado con el número único de radicación 2012-00112-00. 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 397-IP-2019. la marca WALS (mixta), y el nombre comercial CALZADO WALS LTDA., es pertinente analizar los literales a) y b), del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación b) Sean idénticos o asemejan a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando

en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor

difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate. [...] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado 24 WALKS (denominativo), y el nombre comercial CALZADO WALS LTDA. (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

[…] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la

palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado 24 WALKS (denominativo), la marca WALS (mixta) y el nombre comercial CALZADO WALS LTDA (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o de un significado o concepto. […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a). Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente

en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b). Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas ya enunciadas en el párrafo 2.3. del acápite E de la presente interpretación prejudicial.

4. El nombre comercial. Características y su protección. 1.1. En el presente caso Orrego Gómez S. C.S. Sucesores en su calidad de tercero interesado, alegó que no se acreditó el uso real y efectivo del nombre comercial CALZADO WALS LTDA., por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. […] Características del nombre comercial 4.5 Las principales características del nombre comercial son las siguientes: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. -Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. -El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón jurídica, pudiendo coincidir es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella, es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. -El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única, es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales; pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial 4.6. Los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el

sistema de protección del nombre comercial. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. […] 4.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

5. Palabras de uso común en la conformación de marcas […] 5.12. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

6. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 6.1. Por cuanto el demandante alegó que existiría conexión entre los

productos que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 6.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 6.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 6.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 6614 de 9 de marzo de 2007, concedió el registro de la marca mixta nominativa, “24 WALKS”, a la sociedad ORREGO

GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES, para distinguir los siguientes servicios: “[...] Gestión de negocios comerciales en especial, la compra, venta distribución, comercialización, importación y exportación de toda clase de calzado, formal e informal, para hombres, mujeres y niños [...]”, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante alegó que cuenta con el primer uso y el depósito del nombre comercial “CALZADO WALS LTDA”, al igual que el registro previo de la marca “WALS”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Indicó que la coexistencia del nombre comercial “CALZADO WALS LTDA” y las marcas “WALS” y “24 WALKS” confunden al consumidor final, por cuanto lo induce en error respecto de los productos y/o servicios que adquiere y el origen empresarial de los mismos. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literal g), 136, literales a) y b), 151, 190, 191, 192 y 19310, de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”, no así la del artículo 135, literal b), por cuanto “[…] no es objeto de controversia central la distintividad intrínseca del signo solicitado […]”. (Resaltado fuera de texto). El texto de la normativa aludida es el siguiente: “[…] Decisión 486. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: [….] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en

el lenguaje corriente o en la usanza del país; Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación b) Sean idénticos o asemejan a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un 10 Estos últimos artículos fueron estudiados de oficio por el Tribunal. establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes

de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su pr