CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00112-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas entre marcas nominativas compuestas y mixtas y entre las marcas nominativas compuestas y nombre comercial mixto / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo 24 WALKS y la marca mixta WALS / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo 24 WALKS para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca mixta WALS previamente registrada en la misma clase Teniendo en cuenta que el aspecto ortográfico se refiere a la semejanza entre la grafía de la marca solicitada y la marca registrada en conflicto, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la impresión visual de las marcas en conflicto, la Sala procede a realizar el cotejo marcario. […] Teniendo en cuenta que del análisis comparativo entre los términos de la marca solicitada y la marca registrada se debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre los elementos cotejados no hay similitud por cuanto no existe similitud en la extensión de los elementos que conforman las marcas y tampoco existen elementos idénticos en las expresiones analizadas. Ahora bien, partiendo de que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos, el cotejo de la marca solicitada y las marcas registradas, […] Para la Sala resulta evidente que en el caso bajo estudio, en la marca solicitada y en la marca registrada predomina fonéticamente, el sonido del número 24 debido a que la pronunciación de este número es mucho más extensa que la pronunciación de las palabras WALKS y

WALS; además WALKS y WALS se pronuncian de manera diferente debido a que la letra K de la palabra WALKS le da al término un sonido obstruyente. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. Corolario de lo anterior, para la Sala no es dable comparar ideológicamente los términos WALS y WALKS debido a que son palabras escritas en el idioma inglés y no se encuentra probado que dichas palabras de idioma extranjero sean de conocimiento generalizado, por lo que son de fantasía. Y el número 24 que hace parte de la marca solicitada no le añade conceptualización a dicha marca. Por ello, no es posible derivar del cotejo de los elementos denominativos una similitud conceptual que pueda inducir a error a los consumidores. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada 24 WALKS y la marca registrada WALS, no presentan similitud ortográfica y fonética, por cuanto la composición y extensión de los elementos denominativos no son semejantes, y no se pronuncian de manera similar. Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, la Sala encuentra que dado que no se cumple el primer requisito de la causal de irregistrabilidad analizada, teniendo en cuenta que no es posible la identidad o similitud entre las marcas de la que se pueda derivar en un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es

necesario entrar a analizar el segundo supuesto relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas en conflicto.

RIESGO DE CONFUSIÓN – Concepto / RIESGO DE CONFUSIÓN - Clases /

RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA - Concepto / RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTA – Concepto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Esta Sección ha hecho alusión en diversas ocasiones a la noción de confusión en materia marcaria señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido que “[…] el riesgo de confusión, referido a la falta de claridad para poder elegir un bien frente a otro y a la cual puede ser inducido un consumidor por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”. Ello significa que para establecer la posibilidad del riesgo de confusión será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre la marca solicitada y los signos enfrentados, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de las marcas puede dar lugar a dos tipos de confusión, directa e indirecta; así lo consideró en la Interpretación Prejudicial: “[…] En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”. COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo 24 WALKS y el nombre

comercial CALZADO WAL S LTDA / DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL – Quien lo alega debe demostrar su uso real y efectivo / NOMBRE COMERCIAL – No se probó un derecho existente sobre el nombre comercial CALZADO WAL S LTDA El derecho sobre el nombre comercial se rige bajo un sistema declarativo lo que significa que surge con el primer uso y permanece en el tiempo siempre y cuando tal uso sea real y efectivo. […] La Sala constató del acervo probatorio allegado al proceso por la parte demandante que no aportó documentación como, facturas comerciales de venta y distribución, importación, exportación, documentos contables, certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de la comercialización de los productos y servicios identificados con el nombre comercial CALZADO WAL S LTDA. De lo anterior se desprende que la parte demandante no demostró un derecho existente sobre el nombre comercial CALZADO WAL S LTDA por no haber probado el uso real, efectivo y constante sobre el nombre comercial mixto CALZADO WAL S LTDA. La Sala concluye, con base en todo lo anterior, que el acto acusado no vulnera el artículo 136, literal b), de la Decisión 486, por lo que el cargo no prospera.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 193

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00112-00

Actor: CALZADO WAL S LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Marca 24 WALKS, cotejo entre marca nominativa y mixta.

Nombre comercial CALZADO WAL S LTDA, derecho sobre el nombre comercial y su prueba La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Calzado Wal S Ltda. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 6613 de 9 de marzo de 2007. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Calzado Wal S Ltda., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado1, en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 19842, presentó demanda que se interpreta como acción de nulidad relativa, fundamentada en el artículo 1723 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina4, en adelante Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 6613 de 9 de

marzo de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. La mencionada resolución concedió el registro de la marca nominativa 24 WALKS para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza. 1 Cfr. Folio 2 2 “Código Contencioso Administrativo” 3 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 4 “Régimen de Propiedad Industrial”

2. La parte demandante solicitó que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa 24 WALKS para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de

la Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] 2.1. Que se decrete la NULIDAD de la Resolución No. 6613 del 09 de Marzo de

2007 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro No. 328904 de la marca 24 WALKS (Nominativa) en la clase 25 Internacional a favor de la sociedad ORREGO GOMEZ S. EN C.

S. SUCESORES. 2.2.Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene la cancelación del registro de la marca 24 WALKS (Nominativa) certificado de registro No. 328904 concedido para identificar productos de la clase 25 internacional. 2.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos la Publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que ponga fin al proceso de la referencia.

[…]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Calzado Wal S Ltda. solicitó el 30 de agosto de 2006 ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo nominativo 24 WALKS para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 569 de 31 de octubre de 2006. Luego de lo cual no se presentaron oposiciones. 5 Cfr. Folios 17 y 18 4.3.La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 6613 de 9 de marzo de 2007, concedió el registro de la marca nominativa 24 WALKS en Clase 25 de la

Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas

5. La parte demandante adujo en su libelo introductorio la vulneración de los artículos 135 literal b) 6 y 136, literales a) y b)7, de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 6.1. Con el acto acusado, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 135, literal b), porque “[…] es evidente que la coexistencia del nombre comercial CALZADO WALS (sic) y la marca WALS respecto de la marca 24

WALKS es un factor de riesgo inminente, mediante el cual el consumidor final puede y está asociando los orígenes empresariales de estos signos […]”8. 6.1. De la misma forma indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136, literales a) y b), por cuanto “[…] resulta fácil concluir que dentro de los signos distintivos en conflicto, resalta la parte nominativa de cada uno de los mismos y es sobre esta parte nominativa que debe y deberá realizarse la comparación de los signos en controversia […]. Como se puede apreciar, la marca concedida 24 WALKS es prácticamente igual es decir es similarmente confundible con los signos distintivos protegidos por mi representada CALZADO WALS(sic) y WALS, a lo cual cabe resaltar que si bien es cierto la marca concedida comienza con el número 24 la distintividad de la marca concedida realmente recae en la expresión WALKS […]”9. 6 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de

distintividad […]”. 7 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 8 Ibidem 9 Cfr. Folio 25 6.2. Advirtió que “[…] los números pueden ser registrados al combinarse con otras expresiones que no sean confundibles con signos distintivos de terceros. Al realizarse la comparación de la marca concedida 24 WALKS con los signos distintivos de mi representada, se concluye que a pesar de que el número 24 conforme un conjunto con la expresión WALKS, el número se convierta en un elemento débil que no le otorga novedad ni distintividad a la marca lo cual hace que la comparación recaiga sobre la expresión WALKS […]”10. 6.3. Indicó que “[…] la semejanza gráfica y fonética que se presenta entre las expresiones en conflicto, se desprende de la reproducción que hace la marca concedida, siendo prácticamente en su totalidad igual a los signos de mi representada CALZADO WALS(sic) Y WALS ya que como se observa difiere de

estos en una sola letra, la letra “k” […]”11. 6.4. Argumenta que “[…] es importante destacar y resaltar que si bien es cierto los signos distintivos de mi representada WALS se constituyen en una DENOMINACION ARBITRARIA teniendo en cuenta que carecen de significado propio dentro del lenguaje y que la marca concedida WALKS traduce del inglés al español CAMINA que es la conjugación del verbo CAMINAR, dicha expresión y traducción no ha pasado a formar parte de nuestro lenguaje común, por lo cual al encontrarse estas dos marcas en el comercio se está originado dentro del público consumidor RIESGO DE CONFUSIÓN y RIESGO DE ASOCIACION, más aún si tenemos en cuenta que el público consumidor a quien van dirigido los productos de la clase 25 internacional, es el público en general que por su naturaleza es distraído y puede pensar que al comprar productos con la marca 24 WALKS está comprando productos relacionados o con el mismo origen empresarial de los signos distintivos identificados con la expresión WALS […]”12. 6.5. Adujo que “[…] se debe aunar el hecho cierto de que la marca concedida 24 WALKS ampara los mismos productos que se amparan con los signos distintivos de mi poderdante, consistentes en productos comprendidos en la Clase 25 internacional […]”13. 6.6.Finalmente manifestó que “[…] de seguirse permitiendo su coexistencia, se le seguirá generando confusión directa e indirecta al público consumidor, ya que 10 Cfr. Folio 26 11 Cfr. Folios 26 y 27 12 Cfr. Folio 27 13 Cfr. Folio 28 debe estar pensando y creyendo que se trata de los mismos productos o que

aquellos que se distinguen con la marca concedida 24 WALKS, forman parte de una línea alterna de productos de mi Representada y los debe estar adquiriendo confiado, creyendo que éstos son fabricados, producidos, distribuidos y comercializados por la sociedad CALZADO WALS(sic) LTDA. […]”14. Contestación de la demanda

7. La parte demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 7.1. Manifestó que el acto administrativo no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486. 7.2. Indicó frente al aspecto visual y ortográfico de las marcas que “[….] pese a que dentro de las estructuras gramaticales de las enfrentadas se comparten algunas vocales y consonantes, las mismas son disímiles dejando ver una estructura independiente en cada conjunto, del mismo modo su pronunciación es diferente, no siendo esto suficiente para rechazar el registro del signo solicitado […] las marcas enfrentadas contienen un diseño diferente en su presentación al público, no presentando semejanza alguna y permitiendo su coexistencia en el mercado […] las marcas solicitada ’24 WALKS’ (NOMINATIVA) y la ya registrada ‘WALS’ contienen sílabas que otorgan distintividad en su pronunciación, permitiendo observar que no existen semejanzas entre una y otra que lleven a pensar en una posible confusión al consumidor, por lo cual, no se comparten los argumentos del apoderado de la parte demandante […]15. 7.3. Por lo anterior indicó que “[…] en virtud de la no presencia del primer presupuesto para determinar el riesgo de confusión determinado por el Tribunal

Andino de Justicia, es decir, la identidad de los signos, resulta irrelevante entrar analizar el otro presupuesto de conexión entre los productos o servicios, toda vez que el consumidor -de entradatiene claro el origen empresarial de los productos que identifica, siendo viable su coexistencia en el mercado […]”16. 7.4. Respecto a la supuesta violación de la protección del nombre comercial manifestó que “[…] resulta relevante señalar que la demandante pretende exigir 14 Cfr. Folio 29 15 Cfr. Folio 116 16 Ibidem una protección de un nombre comercial que -posiblementetiene recordación y poder de asociación en un mercado distinto al colombiano, pues es claro que los argumentos esgrimidos por la demandante, van dirigidos a demostrar el uso del nombre comercial no obstante, en este punto resulta necesario señalar que la accionante no demostró dentro del proceso administrativo surtido, el uso del nombre comercial […]”.17

8. Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores, en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso, en adelante el tercero con interés, contestó la demanda, argumentando lo siguiente: 8.1.Manifestó que “[…] la sociedad demandante se equivoca, al manifestar que la Marca de mi representada contraviene el ARTICULO 135 literal b), teniendo en cuenta que la Marca 24 WALKS registrada por mi representada si reúne con todos los requisitos para ser una Marca distintiva, porque, por si sola, puede diferenciar e individualizar los PRODUCTOS que distingue de la clase No 25, y se pueden diferenciar de los que se encuentran en el mercado, o de otros similares de diferente procedencia; porque la característica de la distintividad de la marca 24

WALKS; garantiza el derecho a una libre elección por parte de los consumidores de los productos de la clase No 25, específicamente CALZADO lo cual distingue esta marca, y protege los intereses del titular de la marca […]” 18. 8.2. Sostuvo que “[…] el signo 24 WALKS, de mi representada, tiene una función esencial que es la de distinguir productos de la Clase No 25, y por si sola sirve para identificar estos productos, sin que se confunda con el signo WALS o WAL S, o con sus características, porque la distintividad de la Marca 24 WALKS, se (sic) puede diferenciar e individualizar los productos que distingue, y se pueden diferenciar de otros productos, de diferente procedencia; porque la característica de la distintividad de la marca 24 WALKS, garantiza el derecho a una libre elección por parte de los consumidores y protege los intereses del titular de la marca […]”19 . 8.3. Indicó que “[…] la marca 24 WALKS, es novedosa, constituyéndose en un signo distintivo que es una marca, que goza de protección legal suficientemente original, que llama la atención del comprador y de los consumidores de este tipo de productos, y sirve para determinar los productos individualizándolos, y que no 17 Cfr. Folio 117 18 Cfr. Folio 80 19 Cfr. Folio 81 se confunde con otras marcas de la Clase No 25 Internacional, [tabla con ejemplos] que involucran la expresión WAL, y que han coexistido con la marca WALS y la marca 24 WALKS en la clase No 25 sin generar confusión […]” 20. 8.4. Refirió que “[…] La marca 24 WALKS, no tiene elementos comunes con la

marca WALS, donde resulta a simple vista que no son confundibles, en tanto que la marca 24 WALKS está conformada por elementos opuestos los cuales en conjunto no dejan la misma impresión en la mente de los consumidores, por lo tanto no existe riesgo de confusión entre las marcas 24 WALKS y WALS […]”21 . 8.5. Adujo que “[…] la sociedad demandante se equivoca, al manifestar que la Marca de productos nominativa de mi representada 24 WALKS, se asemeja a la marca "WALS" EN LA CLASE No 25, y a un nombre comercial CALZADO WALS, que no es como lo manifiesta la apoderada de la sociedad demandante, sino que se trata del Nombre Comercial "CALZADO WAL S" generando el riesgo de confusión, teniendo en cuenta que fonética, visual, ortográfica y conceptualmente son totalmente diferentes, al comparar estos signos, en sus aspectos ortográficos; y fonéticos; comparando las Marcas, evitando su fraccionamiento o el examinarlas en sus detalles, vemos que entre las Marcas y el nombre comercial no existen partes similares o parecidas […]”22 . 8.6. Al respecto indicó que “[…] en este caso, la marca 24 WALKS se encuentra combinada con el número 24, y la expresión WALS, por su naturaleza conceptual se refiere a un apellido, con un elemento gráfico de una LIEBRE que lo acompaña. […] Las marcas 24 WALKS, WALS y el nombre comercial "CALZADO WAL S ", son totalmente diferentes, porque evocan ideas y conceptos diferentes […]”23. 8.7. Explicó respecto de la dimensión ortográfica y fonética entre los signos cotejados que “[…] la pronunciación es diferente porque son letras, vocales,

sílabas consonantes, números distintos y su longitud no es la misma; desde el punto de vista fonético-ortográfico, al momento de pronunciar las marcas de manera conjunta no se evidencia similitud ya que se trata de una fonética distinta […] que no mantienen el mismo orden vocálico, especialmente en el pronunciamiento de su elemento diferenciador 24 WALKS, siendo claro por supuesto que no tienen las mismas raíces ni las mismas terminaciones […]”24. 20 Cfr. Folios 81 a 84 21 Cfr. Folio 88 22 Cfr. Folio 89 23 Cfr. Folio 96 24 Ibidem 8.8. Adujo que “[…] Se deben tener en cuenta por lo tanto, la totalidad de los elementos integrantes de las marcas 24 WALKS, su unidad fonética, y conceptual, y su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares ya que se trata de estructuras lingüísticas diferentes […]”25 . 8.9. Finalmente manifestó que “[…] Al efectuar la comparación en conjunto entre los signos se observa que NO existen semejanzas de carácter fonético, y le otorga distintividad en forma absoluta al signo de mi representada 24 WALKS, y no hay duda que los consumidores de la clase No 25, no se van a ver expuestos a la confusión, ya que las diferencias entre los signos confrontados no generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de una misma empresa […]”26 . Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 2 de diciembre de

201527, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 240-IP-2016 el 20 de octubre 201628, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que interpretó el artículo 136, literales a) y b), de la Decisión 486, y consideró que no se interpretaría el artículo 135 literal b) “[…] al no tratarse de la irregistrabilidad de un signo por falta de distintividad absoluta […]”29. Igualmente indicó que de oficio se interpretarían los artículos 19030, 19131 y 19332 de la 25 Cfr. Folios 96 y 97 26 Cfr. Folio 96 27 Cfr. Folios 128 y 129

Decisión 486 “[…] para analizar la figura del nombre comercial y su protección […]”33. Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 16 de mayo de 201834, reanudó el proceso corriendo traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial.

12. Dentro el plazo en mención, la parte demandada y el tercero interesado reiteraron los argumentos de defensa expuestos en las contestaciones de la demanda. La parte demandante en esta oportunidad procesal guardó silencio.

13. El Ministerio Público no emitió pronunciamiento.

28 Cfr. Folios 149 a 164 29 Cfr. Folio 153 30 “[…] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir […]”. 31 “[…] Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa […]”. 32 “[…] Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191 […]”. 33 Cfr. Folio 154 34 Cfr. Folio 166

14. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201235, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados36, y atendiendo a que la abogada Adriana Yaneth Velandia Palacio, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 52.124.962 y con tarjeta profesional de abogada núm. 122420,

expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderada especial de la Superintendencia de Industria y Comercio y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

15. Visto el artículo 128 numeral 737 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30838 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201139, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 140 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200341, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 35 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 36 Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 37 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 38 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones

administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 39 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 40 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 41 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) el acto administrativo acusado; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) la Interpretación Prejudicial 240-IP-2016 el 20 de octubre 2016 y vii) el análisis del caso concreto.

17. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado; en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

El acto administrativo acusado

18. Resolución núm. 6613 de 9 de marzo de 200942, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio

concedió el registro de la marca nominativa 24 WALKS para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó: “[…] LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTITNTIVOS En ejercicio de sus facultades legales, y CONSIDERANDO Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple c