CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00115-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO y la marca MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ previamente registrada / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN - De la marca MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN - Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Respecto de acto que concede un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA - Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO - Pérdida de vigencia / EXÁMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL - Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO - Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de

2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO» (mixta)

identificada con el registro marcario núm. 431078, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 23 de febrero de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […]Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable,

el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. […] Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. […] En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 431078 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Correcaminos de Colombia S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibídem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm.

431078 de la marca mixta “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” caducó, como se analizó en los numerales supra, por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00115-00

Actor: SOCIEDAD CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Tema: Propiedad Industrial - Registro Marcario – Examen de RegistrabilidadConfundibilidad Marcaria – Comparación de Marcas Mixtas – Marcas Evocativas - Signos débiles – Signos de Fantasía - Marcas en conflicto

Maratón de Bogotá El Dorado y Media Maratón de Bogotá SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que por medio de apoderado judicial y, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, interpuso la Sociedad Correcaminos de Colombia S.A., en contra de la Resolución núm. 29990 de 22

de agosto de 2008, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca Maratón de Bogotá El Dorado (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza; así como la Resolución núm. 37799 de 30 de septiembre de 2008 que modificó la núm. 29990 y, la Resolución núm. 040532 de 28 de julio de 2011, por la que confirmó la núm. 29990 con las modificaciones de la núm. 37799.

1. ANTECEDENTES

1.1. Los Hechos

1. La documentación allegada al expediente, da cuenta que el 19 de mayo de 20071, la Asociación de Atletismo Máster Club Olimpus solicitó a la SIC el registro de la marca «Maratón de Bogotá El Dorado» (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Dicha solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 581.

3. Una vez publicada la solicitud, la Sociedad Correcaminos de Colombia S.A., formuló demanda de oposición2, por considerar que la marca presentada para registro era confundible con la marca «Media Maratón de Bogotá» que esa empresa había registrado con anterioridad.

4. Aseguró la sociedad opositora que el signo que se pretendía registrar presentaba similitudes ortográficas, fonéticas y visuales y generaba riesgo de asociación entre el público consumidor con la marca previamente registrada..

5. Mediante la Resolución núm. 29990 de 22 de agosto de 20083, la División

de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y concedió el 1 Folios 83 a 86 2 Folios 96 a 105 registro de la marca «Maratón de Bogotá El Dorado» (mixta).

6. El opositor presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación, en los que reiteró que las marcas eran confundibles con los mismos argumentos de la oposición inicial y solicitó revocar el acto administrativo recurrido.

7. Mediante Resolución núm. 37799 de 30 de septiembre de 20084, en sede de reposición, se confirmó la concesión del registro y mediante la núm. 040532 de 28 de julio de 20115, se resolvió el recurso de apelación, acto administrativo en el que se mantuvo la decisión inicial. 1.2. La demanda

8. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la Sociedad Correcaminos de Colombia S.A., presentó demanda6 en ejercicio de la acción de nulidad relativa 3 Folios 13 a 20 4 Folios 21 a 26 5 Folios 27 a 31 6 Folios 40 a 64 consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 29990 de de (sic) fecha 22 de agosto de 2008 proferida por la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio en el expediente administrativo No. 07-049905.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 37799 de fecha 30 de septiembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, la cual confirmó la resolución No. 29990 de 2008.

TERCERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 40532 de fecha 28 de julio de 2011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial la cual confirma la resolución No. 29990 de 2008.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

QUINTA: Que se ordena expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.» 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

9. La parte actora manifestó que con la expedición de los actos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció lo dispuesto en el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la

Comunidad Andina.

10. Afirmó que la marca cuyo registro se concedió no cumple con los presupuestos de registrabilidad del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, porque carece de la distintividad requerida y no tiene la suficiente aptitud intrínseca y extrínseca para cumplir con la función esencial de la marca,

provocando riesgo de confusión en el consumidor.

11. Respecto del artículo 134 ibídem, sostuvo que se vulneró «[p]or cuanto la marca MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO, solicitada por la ASOCIACIÓN DE ATLETISTMO MASTER CLUB OLIMPUS, NO cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; lo cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica»

12. En cuanto a la violación del literal a) del artículo 136, afirmó que en el presente caso no es procedente el registro de la marca porque no se cumplen los requisitos que exige la norma comunitaria, ya que las marcas confrontadas poseen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que las hacen confundibles para el consumidor medio.

13. Sostuvo que la marca «Maratón de Bogotá El Dorado» no puede ser registrada porque está totalmente contenida en la marca «Media Maratón de Bogotá» previamente registrada, y porque las dos amparan los mismos servicios de la clase 41 del nomenclátor internacional.

14. Recordó, con la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia7, los requisitos para una que marca sea registrable y concluyó que la marca cuyo registró se cuestiona no tiene la suficiente distintividad intrínseca ni extrínseca para identificar servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza y por lo tanto podría llegar a causar confusión en el consumidor.

15. Reseñó que, aunque las marcas enfrentadas son mixtas en ellas predomina el elemento denominativo y que el análisis fonético de los mismos, arroja similitudes que impiden el registro de la marca «Maratón de Bogotá El Dorado»,

7 Refirió entre otras las Interpretaciones Prejudiciales 92-IP-2004 y 205-IP-2005 en cuyo sustento citó jurisprudencia de esta Sala8.

16. Sostuvo que la SIC ignoró los criterios jurisprudenciales y doctrinales que se deben aplicar en la comparación marcaria, en el sentido de que el cotejo de los elementos que componen la marca se debe realizar en conjunto y no de forma fraccionada.

17. En relación con la similitud fonética de los signos comparados, señaló que existe coincidencia en la sílaba tónica, en la ubicación y en el número de vocales, así como en la terminación de las palabras que componen el elemento denominativo de cada una de ellas.

18. Respecto de la similitud conceptual, manifestó que no es cierto, como lo afirmó la SIC, que las marcas en conflicto son débiles porque evocan el mismo concepto.

19. Refirió que uso continuo e intenso de la marca «Media Maratón de Bogotá» la reviste de aptitud distitntiva, teniendo en cuenta que el evento que distingue se convirtió en una tradición en el país, por lo menos en la última década. 8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020030030200 Sentencia de 16 de julio de 2009. C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio9

20. El apoderado judicial de la SIC expresó que los actos administrativos

demandados y expedidos por la Oficina Nacional Competente, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

21. Afirmó que la SIC concedió el registro de la marca «Maratón de Bogotá El Dorado» porque del análisis de registrabilidad practicado se concluyó que la misma cumplía con el requisito de distintividad exigido por el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, normativa vigente en derecho marcario.

22. Sostuvo que en la expedición de las resoluciones acusadas se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

23. Concluyó con el texto del literal a) del artículo 136 de la norma comunitaria

(Decisión 486 de 2000), que los requisitos para que una marca no se pueda registrar son la identidad con una previamente registrada; la relación entre los productos y servicios que prestan y, que esa identidad genere riesgo de confusión, condiciones que no se evidencian en el presente caso.

24. Recordó, con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia10, las reglas de comparación para determinar la identidad de las marcas; asimismo, evocó cómo esa Alta Corporación ha dejado sentado que las «marcas evocativas con debilidad 9 Folio s 222 a 228 10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Providencia 164-IP-2007 marcaria»11 se pueden registrar y que su comparación debe ser más laxa porque una empresa no se puede apropiar de un «concepto que evoque las características o servicios de su producto o servicio».

25. Reiteró que la marca recién registrada posee la suficiente distintividad, porque aunque incorpora algunas expresiones que son de naturaleza evocativa,

contiene otras como «El Dorado», que son arbitrarias y por lo tanto la dan la singularidad que desvirtúa el riesgo de confusión.

26. Sostuvo que en el presente caso no se requería analizar la conexidad competitiva entre las marcas porque la inexistencia de riesgo de confusión entre ellas se encuentra demostrada.

27. Solicitó desestimar las pretensiones de la demanda.

2.2. Intervención de la Asociación de Atletismo Máster Club Olimpus

28. Por tener interés directo en las resultas del proceso y, para garantizarle el debido proceso, en el auto que admitió la demanda12 se ordenó la notificación de la Asociación de Atletismo Máster Club Olimpus, decisión a la que se dio cumplimiento el veintitrés (23) de mayo de 201313 sin que hubiera hecho pronunciamiento alguno. 11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Providencia 4-IP-1998 de 25 de marzo de 1998.

Marca Brillowax: Brillo 12 Folio 67

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 394-IP-2015 de fecha 12 de noviembre de 201514 en la que se expusieron los antecedentes del proceso, incluyendo los hechos de la demanda y los argumentos de la contestación.

30. A juicio de dicha Corporación, resulta pertinente la interpretación de las similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales entre las marcas y las reglas para el cotejo marcario. La comparación entre marcas mixtas, las marcas

evocativas y las palabas de uso común.

31. Concretamente, el Tribunal interpretó: « […] 1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre marcas mixtas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

3. Palabras de uso común en la Clase 41 de la Clasificación

Internacional de Niza.

4. Marcas Evocativas». 13 Folio 78 14 Folios 386 vto. a 395

32. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de cada uno de los aspectos enumerados, formuló las siguientes conclusiones: «PRIMERO: Según el artículo 136, literal a) de la decisión 486 no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cual es el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición del registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixto) y la marca previamente registrada “MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ”, ambos de la clase 41 de la

Clasificación Internacional de Niza, aplicando los principios adoptados en la presente Interpretación Prejudicial.

SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La sala consultante al realizar la comparación entre signos mixtos debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor; si el denominativo o el gráfico, debiendo examinarla, especial relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de las denominaciones compuestas, resaltando necesariamente el elemento más característico del conjunto y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse.

TERCERO: Al efectuar el examen de registrabilidad, no deben tomarse en cuenta las palabras de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas, de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el en el elemento diferente que integra el signo y en la condición del signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.

La Sala Consultante deberá determinar si las palabras “MARATÓN” y “BOGOTÁ” son de uso común en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en otras clases conexas, y por ende, si resultan apropiables por un solo empresario.

CUARTO: Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

La Sala Consultante deberá analizar si las ex presiones “MARATÓN” y “BOGOTÁ” en los signos confrontados, son de naturaleza evocativa en relación con los servicios que distinguen en la Clase 41 de la Nomenclatura Oficial.»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

33. Mediante auto de 29 de febrero de 201615, se corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días, término durante el que la parte actora y la SIC presentaron alegatos; la parte demandante guardó silencio y el Ministerio Público no intervino en esta oportunidad procesal. 4.1. La Superintendencia de Industria y Comercio16: Luego de hacer un recuento sucinto de la situación fáctica, reiteró que con la expedición de los actos 15 Folio 397 administrativos demandados no se contravino el ordenamiento jurídico y que esa entidad actuó en ejercicio de sus competencias legales.

34. Afirmó que la concesión del registro obedeció a que el estudio detallado de los requisitos de registrabilidad permitió concluir que la marca solicitada tenía la distintividad requerida.

35. Insistió en que si bien las marcas confrontadas presentan similitudes ortográficas y fonéticas, esas semejanzas están en los signos débiles que

contienen y que las convierten en evocativas y por lo tanto inapropiables por un empresario, como reiteradamente lo ha expresado el Tribunal de Justicia17.

36. Concluyó que en el caso bajo estudio la expresión «El Dorado» constituye la diferencia con la anterioridad y, que por ser una expresión figurativa es la que, en conjunto con las palabras evocativas que la conforman, le dan la singularidad necesaria para que proceda su registro.

37. Relevó que al estar probada la inexistencia del riesgo de confusión, no se hacía necesario el estudio de la conexión competitiva entre las marcas comparadas. 16 Folios 398 a 402 17 En sustento de su afirmación citó la 17-IP-98 de 21 de abril de 1998 4.2. Correcaminos de Colombia S.A.18: Insistió, con la jurisprudencia19, en las similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales entre su marca y la recién registrada.

38. Con apoyo en normativa comunitaria y, en específico en las reglas de cotejo marcario, concluyó la existencia de riesgo de confusión entre las marcas confrontadas.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

39. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201920, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. Problema jurídico

40. La sociedad Correcaminos de Colombia solicitó a la Sala decretar la nulidad

de la Resolución núm. 29990 de 22 de agosto de 2008, a través de la cual la SIC 18 Folios 403 a 408 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 46-IP-2000. Sentencia de 26 de julio de 2000. Marca «Campo Verde» 20 Reglamento Interno del Consejo de Estado. concedió el registro de la marca «Maratón de Bogotá El Dorado» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la Asociación de Atletismo Máster Club Olimpus; y las núm. 37799 de 30 de septiembre de 2008 que modificó la núm. 29990 y la núm. 040532 de 28 de julio de 2011 que confirmó la núm. 29990 con las modificaciones hecha en la Resolución núm. 37799.

41. La parte actora fundamentó la demanda en que los actos administrativos acusados son nulos porque contrario a lo expuesto por la SIC, la marca cuyo registro se concedió no cumple el requisito de distintividad exigido por la norma y por lo tanto, existe riesgo de confusión con la anterioridad.

42. Afirmó que con la decisión de conceder el registro, la entidad demandada desconoció lo dispuesto en el artículo 135 y en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

43. Estimó el demandante que existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto por la similitud «ortográfica, fonética o auditiva y visual», lo que podría llevar al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado.

44. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine la norma a interpretar era el literal a) del artículo 136 cuyo tenor literal es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación.

[…]»

45. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 431078, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación.

46. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 23 de febrero de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada.

47. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 24 de febrero de 2021, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO»21 (mixta). En ese orden, en el expediente obra el

certificado del SIPI de la consulta realizada el 9 de marzo de 2021, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 23 de febrero de 2019, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen22: 21 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. 48.Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]» 49.Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se 22 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637417073017547215 Consultado el

23 de noviembre de 2020 pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción

de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago