CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00117-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto RAFAEL y la marca mixta RAFFAELLO previamente registrada en la clase 30 / NOMBRES PROPIOS / UTILIZACIÓN DE NOMBRES PROPIOS O APELLIDOS EN MARCAS - Procede cuando incluyen elementos adicionales que les conceda distintividad / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto RAFAEL en la clase 43 por tener similitud con la marca mixta RAFFAELLO previamente registrada en la clase 30 y existir conexión competitiva entre los servicios que distinguen / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [R]especto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “RAFAEL”, y la marca previamente registrada “RAFFAELLO”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 6 letras “R”- “A”-“F”- “A”- “E” -“L”, y la única diferencia radica en la supresión de las letras “F-L-O”, las cuales no contribuyen a diferenciarla de la marca previamente registrada, comoquiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “RAFAEL” de la marca opositora. La Sala destaca que dichas semejanzas inducen a mayor grado de confusión al público consumidor, en la medida en que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “RAFAEL”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; además de que el

referido signo no se encuentra acompañado de otro elemento que lo dote de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada “RAFFAELLO”. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que entre el signo cuestionado “RAFAEL” y la marca previamente registrada “RAFFAELLO”, tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la expresión “RAFAEL”. […] Para la Sala resulta evidente que en el caso sub examine, fonéticamente, en el signo solicitado y en la marca previamente registrada predomina el sonido de la palabra “RAFAEL”. Y en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las expresiones “RAFAEL” y “RAFFAELLO” no tienen un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado que se refieren al nombre propio “RAFAEL”, que es utilizado por algunas personas en Colombia. […]En el caso bajo examen, el nombre propio “RAFAEL”, como tal, es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario. Es del caso destacar que el signo solicitado, cuya partícula dominante dentro del elemento nominativo es el nombre propio “RAFAEL”, no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarlo de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo que se genera riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores, en la medida en que los signos enfrentados presentan semejanzas ortográficas y fonéticas,

como ya se explicó. Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] En el caso sub lite, la expresión cuestionada, “RAFAEL”, fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios de restaurante y bar de comidas y bebidas, así como recetas propias […]”. La marca previamente registrada, “RAFFAELLO”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 30: “[…] todos y cocoa, productos de cocoa como pasta de cocoa para bebidas, pasta de chocolate, cubiertas, como cubiertas de chocolate, chocolate, huevos de chocolate, turrones con almendras u otras nueces, decoraciones para árboles de navidad hechas de chocolate, artículos fabricados con cubierta de chocolate y rellena de licores alcohólicos, artículos de azúcar, confitería incluyendo pasteles delicados y duros; goma de mascar, goma de mascar sin azúcar, caramelos sin azúcar […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado en la Clase 43 y los productos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, aunque no pertenecen a la misma Clase de la citada Clasificación, son complementarios, si se tiene en

cuenta que los segundos pueden ser ofrecidos a través de los primeros; además de que el consumidor podría creer erróneamente que los servicios y productos cotejados tienen el mismo origen empresarial, lo cual genera indudablemente un riesgo de asociación en el consumidor medio, quien podría creer erróneamente que en el restaurante “RAFAEL”, se utilizan los productos alimenticios de la marca previamente registrada, “RAFFAELLO”.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 151 / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000–

ARTÍCULO 230

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00117-00

Actor: ROL BOGOTA S.A.S

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO SOLICITADO, “RAFAEL”, Y LA MARCA

MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA, “RAFFAELLO”, EXISTEN

SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, ASÍ COMO CONEXIDAD

COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE CADA UNA DE

ELLAS IDENTIFICA, RESPECTIVAMENTE EN LAS CLASES 43 Y 30 DE LA

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ROL BOGOTA S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 75845 de 26 de diciembre de 2011, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca mixta “RAFAEL”, para distinguir los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 1º de julio de 2009 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “RAFAEL”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 432, de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°- Que, una vez publicada la solicitud, la sociedad SOREMARTEC S.A., presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que era similarmente

confundible con la marca mixta “RAFFAELLO”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, previamente registrada a su favor. 3°- Que, mediante Resolución núm. 5102 de 29 de enero de 2010 la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto “RAFAEL”, para distinguir servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º- Que contra la citada resolución la sociedad SOREMARTEC S.A., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos el primero de ellos, de manera confirmatoria, a través de la Resolución núm. 18220 de 8 de abril de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC. El 1 En adelante SIC. 2 El signo pretende identificar los siguientes servicios: “[…] servicios de restaurante y bar de comidas y bebidas, así como recetas propias […].” 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. segundo, mediante Resolución núm. 75845 de 26 de diciembre de 2011, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada la oposición interpuesta y denegó el registro del signo “RAFAEL”, para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir la resolución demandada violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida interpretación, por cuanto, a su juicio, no existe riesgo de confusión y/o asociación entre el signo solicitado “RAFAEL” y las marcas registradas “RAFFAELLO” y la tridimensional “CONFITERIA RAFFAELLO”, de propiedad de la sociedad SOREMARTEC S.A.4 Advirtió que, en lo que respecta al aspecto fonético, las expresiones en conflicto tienen una pronunciación diferente, teniendo en cuenta la disposición de sus letras, la sílaba tónica, sus raíces y terminaciones. Señaló que si bien las expresiones cotejadas, “RAFAEL” y “RAFFAELLO”, contienen consonantes similares, también lo es que no son confundibles, toda vez que el segundo signo es más extenso, lo que genera que su pronunciación y ortografía sea diferente al solicitado. Indicó que al realizarse el cotejo marcario se evidencia claramente que el aspecto técnico, la composición, el estilo y los símbolos utilizados en cada una de las expresiones cotejadas es completamente diferente; ello, por cuanto el signo solicitado, “RAFAEL”, además de su parte denominativa, que representa la firma propia a mano alzada del propietario del establecimiento de comercio, haciéndola única e irrepetible, también está conformado por algunos elementos gráficos, como un plato, un tenedor y un cuchillo, mientras que la marca mixta “RAFFAELLO”, es de orden tipográfico, sin ningún elemento que la haga diferente frente a otras. 4 Cabe señalar que la marca tridimensional, “CONFITERIA RAFAELLO”, previamente registrada

por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no fue objeto de cotejo por parte de la SIC al momento de expedir el acto acusado. El cotejo, realizado por la entidad demandada, se efectuó únicamente entre los signos “RAFAEL”, solicitado por la actora, y la marca “RAFAELLO”, previamente registrada, de la sociedad SOREMARTEC S.A. Destacó que no existe relación entre los productos y servicios que identifican cada una de las expresiones cotejadas, toda vez que el signo solicitado pretende identificar servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca opositora identifica productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Reiteró que los signos objeto de conflicto distinguen productos y servicios de naturaleza completamente diferente, por cuanto el solicitado, “RAFAEL”, pretende identificar servicios de restaurante de autor; por su parte, la marca mixta “RAFFAELLO” representa productos comestibles de consumo masivo a base de cocoa que se consiguen en supermercados, lo que significa que no existe conexión competitiva entre ellas, máxime si se tiene en cuenta que son comercializadas en diferentes medios de publicidad y el perfil de los consumidores no es el mismo. Concluyó que no existe relación alguna entre los servicios y productos que comercializan las expresiones cotejadas, ni tampoco son sustitutos entre si, por cuanto, por un lado, el signo solicitado, “RAFAEL”, identifica servicios de restaurante de autor, de tipo gourmet, de características únicas, que busca la protección a la notoriedad del Restaurante Rafael y su Chef Rafael Osterling, reconocido a nivel nacional e internacional; y, por el otro, la marca previamente

registrada distingue productos de golosinas y chocolatería, que en la actualidad no está siendo utilizada en el mercado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal del acto demandado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Señaló que la marca “RAFFAELLO”, escrita en italiano, se traduce al idioma castellano como el nombre de “RAFAEL”, el cual es conocido ampliamente por el público colombiano. Aseguró que ante las similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales de las expresiones enfrentadas, el registro solicitado no cumplía con el requisito de distintividad y, por consiguiente, no podía otorgarse su concesión. Arguyó que los productos y servicios que identifican las expresiones en conflicto son de uso complementario, pues algunos elementos relacionados con confitería, chocolatería y pastelería, son ofrecidos por los restaurantes e incluso en los de ese tipo que son especializados en dichos productos. II.2. La sociedad SOREMARTEC S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda. Indicó que la expresión “RAFAEL” reproduce el elemento distintivo y esencial de la marca “RAFFAELLO”, lo que lleva a que tengan una disposición gramatical casi idéntica y compartan similitudes fonéticas, ortográficas y visuales susceptibles de causar confusión; y que la remoción de la letra “O” no le imprime suficiente fuerza

distintiva, máxime si se tiene en cuenta que evocan la misma idea en el público consumidor. Manifestó que no es de recibo que el término “RAFAEL” corresponda a un nombre de un cocinero, ya que la caligrafía utilizada es absolutamente estándar y usual, que en nada agrega distintividad a la visión en conjunto del signo. Adujo que es irrelevante que el signo pretendido corresponda a la firma de un chef y propietario de un restaurante, esto es, el señor RAFAEL OSTERLING, máxime si se tiene en cuenta que éste no fue quien presentó la solicitud de registro, sino la sociedad ROL BOGOTÁ S.A.S. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV-1. La sociedad actora solicitó que se acceda a las súplicas incoadas. Reiteró que no existe relación alguna entre los productos que identifica la marca, “RAFFAELLO”, y los servicios que pretende identificar la expresión solicitada a registro, máxime si se tiene en cuenta que pertenecen a clases diferentes. Aseguró que entre los signos en conflicto no existe conexión competitiva, pues por una parte los productos que identifica la marca opositora se encuentran en cadenas de supermercado, tiendas de barrio y cigarrerías, mientras que los servicios que pretende amparar el signo “RAFAEL”, solo se hallan en dos restaurantes ubicados en las ciudades de Bogotá y Lima (Perú).

IV-2. La SIC insistió en denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que el signo solicitado reproduce la mayoría de las letras contenidas en la marca “RAFFAELLO”, presentando similitudes fonéticas y ortográficas susceptibles de generar confusión en el público consumidor. De igual manera, se evidencia una identidad conceptual, comoquiera que las dos expresiones objeto de cotejo hacen referencia al nombre “RAFAEL”. Indicó que al analizar los signos en conjunto se observa identidad en el elemento distintivo, además de que presentan un uso complementario teniendo en cuenta que el solicitado pretende distinguir servicios de restaurante y bar de comidas y bebidas, así como recetas propias, y el opositor productos de cocoa como pasta de cocoa para bebidas, pasta de chocolates, entre otros, productos ofrecidos en restaurantes comunes y especializados. IV-3. La sociedad SOREMARTEC S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se despachen desfavorablemente las pretensiones de la demanda. Aseguró que el consumidor promedio podría fácilmente llegar a pensar que las expresiones “RAFAEL” y “RAFFAELLO” provienen de un mismo empresario o que el signo solicitado corresponde a una nueva línea del negocio. Indicó que los productos y servicios que amparan los signos en conflicto tienen una estrecha conexión competitiva, por lo que un consumidor regular podría pensar que quien fabrica y comercializa los productos alimenticios en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, perfectamente puede prestar servicios propios de restaurante, en el que, además, podría llegar a ofrecer tales artículos.

Sostuvo que la expresión “RAFAEL” reproduce el elemento distintivo y esencial de su marca; y que, además, la disposición gramatical es casi idéntica y comparten similitudes fonéticas, ortográficas y visuales susceptibles de causar confusión en el público consumidor. IV-4. El Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó5: “[…] es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 5 Proceso 388-IP-2019. a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos

en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que

sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo RAFAEL (mixto) y la marca RAFFAELLO (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes

reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente

de quien la observe. ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes […]

4. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios 4.1. En el caso concreto, la solicitud de registro como marca del signo RAFAEL (mixto) está compuesta por el nombre del chef RAFAEL OSTERLING, siendo por tanto pertinente analizar el tema relacionado a las marcas compuestas por nombres propios. 4.2. Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse,

depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos: 4.2.1. Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. 4.2.2. Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 4.2.3. Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 4.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: […] 4.4. Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial. Para utilizar un homónimo ya presenté en el mercado. Es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad. Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente.

5. Conexión entre productos yo servicios de la Clasificación

Internacional de Niza. […] 5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables

entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro. Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. 5.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 5.5. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: […] 5.6. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad

razonable de provenir del mismo empresario […]

6. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.

La notoriedad del signo solicitado a registro. 6.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado RAFAEL (mixto) ostentaría la calidad de notorio, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y su uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado. […] Prueba de la notoriedad. […] La notoriedad del signo solicitado a registro. […] La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 75845 de 2011, denegó el registro de la marca mixta “RAFAEL” a la titular ROL BOGOTÁ S.A.S, para amparar los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios de restaurante y bar de comidas y bebidas, así como recetas propias […]”, por estimar que era similarmente confundible con la marca mixta, previamente registrada, “RAFFAELLO”, que distingue productos en la Clase 30, teniendo en cuenta que reproduce la palabra “RAFAEL” y ostentan conexión competitiva. Al respecto, la demandante alegó que si bien las expresiones cotejadas “RAFAEL” y “RAFFAELLO” contienen consonantes similares, también lo es que no son

confundibles, toda vez que el segundo signo es más extenso, lo que genera que su pronunciación y ortografía sea diferente al solicitado. También sostuvo que los signos objeto de conf