CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00142-00-2018

SIGNO TRIDIMENSIONAL – Concepto / SIGNO - Irregistrable cuando consiste exclusivamente en formas de uso común / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Irregistrable cuando constituye exclusivamente la forma usual de los productos o sus envases / MARCA TRIDIMENSIONAL - Irregistrable al carecer del requisito de distintividad. Envase / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[L]a Sala considera que, en el caso sub lite, los componentes que acompañan a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad (ni intrínseca, ni extrínseca). Se trata de la representación de un producto carente de distintividad. Si bien es cierto que, conforme a la gráfica adjuntada por la actora del signo “TRIDIMENSIONAL”, cuyo registro se solicita, el mismo corresponde a una base elíptica, el cual asciende reduciendo su radio mayor, formando así laterales curvos cóncavos de perfiles redondeados, que hacia la parte superior aumenta ligeramente su diámetro mayor y hacia la parte inferior presenta una franja perimetral de diferente tono, también lo es que estas características son secundarias o no sustanciales y no adicionan una creación que se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado, como los que aparecen en las imágenes anteriormente puestas de presente. En otras palabras, la forma tridimensional de dicho envase es una forma usual o común en el mercado para los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que no se aparta significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener habitualmente con respecto a esos productos en el

mercado. Por lo tanto, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 135, literal c), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme lo puso de presente la SIC en los actos administrativos acusados.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 22 de enero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2008-00342-00, C.P. María

Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 LITERAL C

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (E)

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00142-00

Actor: JAFER LIMITED Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: EL SIGNO TRIDIMENSIONAL SOLICITADO ES LA FORMA USUAL O COMÚN EN EL MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 3ª DE

LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL, EN TANTO NO SE APARTA

SIGNIFICATIVAMENTE DE LO QUE ACOSTUMBRA UN CONSUMIDOR MEDIO

A TENER HABITUALMENTE CON RESPECTO A ESOS PRODUCTOS EN EL

MERCADO.

La sociedad JAFER LIMITED, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 54787 de 30 de septiembre de 2011, "Por la cual se niega un registro" y 70166 de 30 de noviembre de 2011, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1, en adelante SIC; y 0002785 de 30 de enero de 2012, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la mencionada entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro del signo “TRIDIMENSIONAL”, en favor de la sociedad JAFER LIMITED, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene a la SIC otorgar el número de certificado de registro respectivo, así como el correspondiente certificado de registro. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1 En adelante SIC. 1º: El 15 de septiembre de 2010, la sociedad actora solicitó ante la SIC el registro del signo “TRIDIMENSIONAL” para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional. 2°: Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se formuló oposición contra el registro del signo por parte de terceros. 3°: A través de la Resolución núm. 54787 de 30 de septiembre de 2011, la

Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro del signo solicitado en Clase 3ª Internacional, decisión frente a la cual interpuso recurso de reposición y apelación, siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 70166 de 30 de noviembre de 2011, de manera confirmatoria. 4º: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 0002785 de 30 de enero de 2012, resolvió el recurso de apelación interpuesto en la cual confirmó la decisión anterior. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 135, literal c), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que, a su juicio, la entidad demandada motivó de manera insuficiente y errónea los actos acusados, viciando así su existencia y validez jurídica. Indicó que, la entidad demandada negó el registro del signo sin fundamentar la decisión en alguno de los tres supuestos contenidos en la norma comunitaria violada, los cuales son: (i) formas usuales de los productos o sus envases; (ii) formas impuestas por la naturaleza o (iii) por la función del producto o servicio a proteger. Ello, por cuanto si bien es cierto que el signo en cuestión se acerca a la forma de un envase, también lo es que tiene elementos adicionales que permiten diferenciarlo en el mercado de otros productos con empaques similares. Señaló que, a su juicio, la SIC, al negar el registro del signo tridimensional

solicitado, confundió los conceptos de distintividad intrínseca y extrínseca porque consideró que el signo solicitado puede generar riesgo de confusión en el mercado; fenómeno que no es propio de la distintividad intrínseca sino de la extrínseca. Expresó que la SIC le restó importancia al gran valor distintivo que tienen los elementos adicionales y característicos en la conformación del signo, por lo cual omitió realizar el análisis como es debido: partiendo desde la visión en conjunto y evitando el fraccionamiento del signo. Anotó que el signo solicitado fue registrado en Perú. Solicitó tener en cuenta, como elemento de juicio, la existencia de las marcas tridimensionales con los registros núms. 317879, 382025 y 308797, que identifican los productos de las Clases 3ª, 32 y 33, respectivamente, las cuales fueron concedidos y se encuentran vigentes, aun cuando constituyen diseños muy cercanos a la forma tradicional de los envases usados para los productos que distinguen, pero presentan elementos novedosos y distintivos, que le permiten suficiente capacidad individualizadora. Concluyó que el signo solicitado no es una forma tridimensional pura y simple, debido a que tiene colores y un emblema impreso en la figura que lo hace diferente a los demás envases presentados en el mercado, lo cual hace que, a su juicio, sea lo suficientemente distintivo y aceptable para ser registrada como marca, porque cumple a cabalidad lo previsto por la norma comunitaria. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, porque, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que el signo TRIDIMENSIONAL solicitado por la sociedad actora, tal como se sustentó en los actos administrativos acusados, está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el signo solicitado consiste exclusivamente en unos trazos que representan la forma de un envase usualmente utilizado para “transportar” los productos de perfumería, fragancias de uso personal, aguas de colonia, aguas de perfume, entre otros, sin contar con elementos adicionales arbitrarios y novedosos que permitan identificar, sin lugar a riesgo de confusión, un origen empresarial determinado. Anotó que se trata de una forma utilizada normalmente para presentar algunos de los productos de la Clase 3ª Internacional. Lo anterior tiene fundamento en el hecho de que un empresario no puede ostentar un monopolio marcario sobre una forma usualmente utilizada en el mercado para presentar el producto o su envase. Indicó que, desde el punto de vista técnico, se trata de un volumen de base elíptica, el cual asciende reduciendo su radio mayor, formando así laterales curvos cóncavos de perfiles redondeados y que, hacia la parte superior, aumenta ligeramente su diámetro mayor. La parte inferior presenta una franja perimetral de diferente tono con una altura de aproximadamente 1/7 del total del volumen. Que, así las cosas, tal forma es irregistrable comoquiera que consiste en la forma

propia, usual, común o indispensable de los productos a los cuales pretende ser aplicado, de tal manera que el consumidor no cuenta con un criterio suficiente para distinguir los productos “[…] a los que se aplica de los productos de otros empresarios […]”. Por lo demás, el envase no cuenta con elementos adicionales que lo hagan diferente de las formas usuales del ramo. Puntualizó que, para que la forma de un producto o de un envase sea registrable como marca, debe tener una clara y apreciable diferencia con las formas usuales del ramo, de manera que permita al consumidor promedio diferenciarlo de los envases que identifiquen en el mercado el mismo tipo de productos o identificar un origen empresarial determinado. Alegó que, para que la forma solicitada a registro indique el origen empresarial de los productos, debe tener diferencias sustanciales con las formas usuales del mercado porque de no ser así el consumidor vería dicha forma como el simple empaque, forma o envoltura del producto. Expresó que la SIC no incurrió en indebida motivación porque señaló los motivos que fundamentan sus decisiones y estableció la relación entre los hechos y las consideraciones jurídicas contenidas en sus actos administrativos. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias

invocadas como violadas en la demanda, concluyó2: “[…] 1.3. En consecuencia, puede ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional. 1.4. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos. […] 2.3. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los 2 Proceso 384-IP-2017. productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 2.4. Las formas necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios; es decir, son las que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en las siguientes: a) La forma usual de los productos o de sus envases; b) Las formas o características impuestas por la naturaleza; y, c) La función del producto o servicio de que se trate.

2.5. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 2.6. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. 2.7. Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen. […] 3.2. Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II del Título VI

de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 3.3. Es preciso destacar que, la referida autónoma se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. […] 3.5. En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en una u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinando país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros. 3.6. De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro. […] 3.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros. Estas circunstancias no obligan a proceder el registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que

corresponda. 3.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 54787 de 30 de septiembre de 2011, negó el registro del signo “TRIDIMENSIONAL”, (correspondiente a un envase) a JAFER LIMITED, para distinguir los productos de la Clase 3ª3 de la Clasificación 3 La Clase 3ª Internacional identifica los siguientes: “productos de perfumería, fragancias de uso personal, aguas de colonia, aguas de perfume, aguas de tocador, perfumes, aceites esenciales, mousses, geles, cremas, lociones, champúes y reacondicionadores para la limpieza, peinado, desenredado, coloración, pintado y cuidado de cabello, talcos para el cuerpo, jabones de tocador, desodorantes de uso personal, antitranspirantes, lociones, bálsamos, geles y cremas cosméticas para la hidratación y el cuidado de la piel, cosméticos, lociones cremas, geles y aceites bloqueadores, protectores y bronceadores de la piel expuesta a los rayos solares, maquillaje, esmaltes, barnices y lacas para el pintado, abrillantado, delineado, cuidado,

fortalecimiento y secado de las uñas removedor de cutículas”. Internacional de Niza, al considerar que el signo solicitado para registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 135, literal c), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que consiste exclusivamente en unos trazos que representan la forma de un envase usualmente utilizado para “transportar” los productos comprendidos en dicha clase, sin que cuente con elementos adicionales arbitrarios y novedosos que permitan identificar, sin lugar a riesgo de confusión, un origen empresarial determinado. Por su parte, la actora alegó que la SIC motivó de manera insuficiente y errónea los actos acusados, viciando así su existencia y validez jurídica. Adujo que, el signo solicitado reúne todas las características y requisitos para ser registrado como marca, toda vez que al realizar un análisis en conjunto, presenta elementos adicionales que le otorgan suficiente distintividad, al estar compuesta por una combinación particular de colores y un diseño circular y característico incorporado en su parte central y frontal y al no estar constituida por una forma usual, convencional, necesaria y propia de los productos de la Clase 3ª Internacional o empaques o envases de estos. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 135, literal c), de la Decisión 486 de 2000. Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con dicha norma, procedía o no el registro del signo “TRIDIMENSIONAL” para la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […].” La figura objeto de la solicitud de registro, conforme consta a folio 58 del expediente, se representa así: SIGNO TRIDIMENSIONAL En el mercado se encuentran las siguientes formas de envases para identificar productos de la citada Clase 3ª Internacional, cuyos diseños aparecen en el folio 61 del expediente, a saber: Tratándose de marcas tridimensionales, esta Sección en la sentencia proferida el 22 de enero de 20154, precisó lo siguiente: “[…] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de signos tridimensionales. Sobre el particular, dijo: “En virtud a que el signo solicitado a registro constituye un signo tridimensional, el Tribunal interpretará el tema. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es

decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005). La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-0002008-00342-00. En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: […] b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. […]”. En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la marca tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto […].”5

Al confrontar el signo solicitado para registro por la actora con la definición que antecede, la Sala estima que, en efecto, aquella tiene el carácter de tridimensional, en la medida en que posee volumen. Ahora, con respecto a la irregistrabilidad de dichos signos, cuando constituyen formas de uso común, el Tribunal en la interpretación rendida en este proceso, precisó: “[…] Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales […] “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; 5 ibídem […]” 2.2. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 2.3. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 2.4. Las formas son necesarias en relación con los productos, sus

envases o envoltorios; es decir, son las que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en las siguientes: a) La forma usual de los productos o de sus envases; b) Las formas o características impuestas por la naturaleza; y, c) La función del producto o servicio de que se trate. 2.5. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 2.6. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. 2.7. Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen. 2.8. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente:

(i) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). A este respecto, conviene destacar que la sentencia de esta Sección inicialmente invocada, esto es, la de 22 de enero de 2015, también se pronunció sobre la irregistrabilidad de signos que constituyen la forma usual de envases de los productos6 y, al efecto, razonó así: “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que la forma tridimensional

de un producto pueda constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguir el signo tridimensional de otros productos similares que se comercializan en el mercado, lo perciba como indicador del origen del producto, y no como la simple representación de éste. Es de resaltar, además, “que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si 6 En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia de 15 de septiembre de 2011 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00022-01. resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales.” 7 Ahora bien, en relación con la irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los envases de los productos, esta Sección precisó en la sentencia de 4 de agosto de 2005 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2001-00376-01 (7619), Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), lo siguiente: “El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue enfático

en advertir que la causal de irregistrabilidad consagrada del artículo 82, literal b), de la Decisión 344, “opera cuando el signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o sus envases, lo que implica que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen distintividad… Es indudable que el consumidor identifica al producto, no sólo por el nombre que lo designa, sino también por la forma de presentación de los productos ya que un envase diferente o particular puede cumplir perfectamente con la función distintiva de la marca…”. Igualmente, hizo hincapié en que no pueden ser considerados como marcas, los envases de forma habitual para los que se solicita el registro, cuando no reúnan condiciones especiales y, por lo tanto, no pueden ser registrables; pero que cuando el envase esté compuesto por elementos novedosos que lo hagan suficientemente distintivo, la marca será susceptible de registro. (folio 319). Estima