CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00251-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo BOTOSES para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa BOTOX previamente registrada en la misma clase / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo BOTOSES al no existir similitud con la marca nominativa BOTOX La Sala concluye, a partir de lo anterior, que no se presenta una similitud confundible, entre las marcas cotejadas, respecto del punto de vista ortográfico teniendo en cuenta las diferencias que presentan respecto del número de sílabas que las conforman, la extensión de las palabras, la secuencia de las vocales y consonantes y sus desinencias. […] La Sala observa, luego de revisar el formulario de solicitud del expediente administrativo y los registros de las marcas objeto de cotejo, que las marcas cotejadas se presentan en letra mayúscula y no incluyen una tilde. No obstante, la Sala apunta que es de conocimiento generalizado que el término BOTOX se pronuncia como una palabra grave con el acento en la primera sílaba, pero no es posible hacer la misma afirmación respecto de la marca BOTOSES razón por la cual no es posible afirmar la semejanza o diferencia en las sílabas tónicas de las marcas. Ahora bien, al pronunciar las palabras BOTOSES y BOTOX la diferencia en su extensión y sus terminaciones genera una pronunciación distinta. A pesar de que comparten la partícula “BOTO” la fonética de la sílaba “SES” frente a aquella de la letra “X” difiere. Así las cosas, a juicio de la Sala no se presenta una similitud confundible,

entre las marcas cotejadas, respecto del punto de vista fonético. […] La marca solicitada, BOTOSES, carece de significado alguno conocido mientras que el demandante, en su escrito de demanda, indicó que BOTOX es una marca que refiere a la Toxina Botulínica Tipo A, de lo que se desprende que la marca BOTOX está conformada por la unión de la primera sílaba de las palabras “Botulínica” y “Toxina”. Esto se confirma en el Diccionario de la Real Academia Española, en el que se encuentra la palabra “bótox” relacionada con la siguiente definición: “[…] De Botox®, marca registrada. // m. Quím. Toxina bacteriana utilizada en cirugía estética […]”. Teniendo en cuenta que no es posible comparar los términos BOTOSES y BOTOX desde el punto de vista conceptual no es dable afirmar la existencia de confusión desde el punto de vista conceptual o ideológico. Realizado el cotejo de BOTOSES y BOTOX, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada en cuanto que las similitudes que pudieren existir desde el punto de vista ortográfico, fonético o conceptual, entre las marcas BOTOSES y BOTOX, no son suficientes para generar riesgo de confusión en el consumidor. MARCA NOTORIA – Concepto / MARCA NOTORIA – Afectación del principio de especialidad / MARCA NOTORIA – Riesgos. Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria y dilución de su fuerza distintiva / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo BOTOSES al no existir riesgo de

confusión o de asociación con la marca BOTOX En el caso sub examine, se comprobó que no existe riesgo de confusión o de asociación entre las marcas BOTOSES y BOTOX, y dado que no se presenta una reproducción, imitación, traducción o transcripción de la primera por parte de la segunda, no es dable concluir la existencia de los riesgos de aprovechamiento indebido y de dilución. Corolario de lo anterior, la marca solicitada no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 teniendo en cuenta que la causal exige del cumplimiento de los supuestos mencionados por lo que, sin ningún otro análisis, relativo a la existencia o no del carácter notorio de la marca BOTOX, cuyo titular es la parte demandante, la Sala desestimará los argumentos de la parte demandante, motivo por el cual, el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 230

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00251-00

Actor: ALLERGAN INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad Relativa Referencia: Riesgo de confusión y asociación entre marcas nominativas.

Protección de la marca notoria y riesgos adicionales frente a los cuales se protege esta marca. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó Allergan Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 23704 de 11 de julio de 2008, 31538 de 27 de agosto de 2008 y 22985 de 20 de abril de 2012. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Allergan Inc., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1382 de la Ley 1437 de enero 18 de 20113, en adelante el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda4 que se interpreta en

ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1725 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 23704 de 11 de julio de 2008, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 31538 de 27 de agosto de 2008, “Por el cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, la Resolución núm. 22985 de 20 de abril de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Las mencionadas resoluciones concedieron el registro de la marca nominativa BOTOSES para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza. 1 Cfr. Folios 3 a 7 2 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento

del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 4 Cfr. Folios 103 a 146 5 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”. 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”

2. La parte demandante solicitó que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se cancele la solicitud de registro de la marca nominativa BOTOSES para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la

Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes

pretensiones7: “[…]

1. Que se declare nula la Resolución No. 23704, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio el día 11 de julio de 2008, por medio de la cual: a) Se declaró infundado el Escrito de Oposición presentado por la sociedad ALLERGAN, INC, en contra de la solicitud de registro de la marca BOTOSES (Nominativa) en la Clase 3, a nombre de SESDERMA COLOMBIA S.A.; y b) Se concedió el registro de la marca solicitada BOTOSES (Nominativa), para identificar "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos." en la Clase 3 Internacional, solicitada por SESDERMA COLOMBIA S.A.

2. Que se declare nula la Resolución No. 31538, dictada por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 27 de agosto de 2008, por medio de la cual: a) Se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 23704 de 11 de julio de 2008; b) Se concedió subsidiariamente el Recurso de Apelación interpuesto por la

sociedad ALLERGAN, INC.

3. Que se declare nula la Resolución No. 22985 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 20 de abril de 2012, por medio de la cual: 7 Cfr. Folios 105 y 105 a) Se confirmó la decisión de conceder el registro de la marca solicitada BOTOSES (Nominativa) en Clase 3, contenida en la Resolución 23704

de 11 de julio de 2008, b) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa.

4. Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad ALLERGAN, INC, se ordene lo siguiente: a) Que se declare fundado el escrito de oposición presentado el día 15 de enero de 2008, por la sociedad ALLERGAN, INC; b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca BOTOSES

(Nominativa) en la Clase 3 Internacional a nombre de SESDERMA COLOMBIA S.A., por ser similarmente confundible con la marca notoriamente conocida BOTOX, registrada en Colombia en Clase 3, a nombre de ALLERGAN, INC; c) Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el Registro de la marca BOTOSES (Nominativa) con certificado No. 449769, en la Clase 3 Internacional a nombre de SESDERMA COLOMBIA S.A. […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Sesderma Colombia S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa BOTOSES para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 582 de 30 de noviembre de 2007, presentándose oposición por parte de Allergan Inc., con fundamento en su marca nominativa BOTOX que identifica productos

de la Clase 3 de la Clasificación Internacional Niza. 4.3. Sesderma Colombia S.A. no dio respuesta a la oposición presentada. 4.4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 23704 de 11 de julio de 2008, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca nominativa BOTOSES para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.5. Allergan Inc. interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, contra de la Resolución núm. 23704 de 11 de julio de 2008. 4.6. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 31538 de 27 de agosto de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 23704 de 11 de julio de 2008 y conceder el recurso de apelación. 4.7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 22985 de 20 de abril de 2012, resolvió los recursos de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 23704 de 11 de julio de 2008 y conceder el registro de la marca nominativa BOTOSES para identificar productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas

5. La parte demandante adujo en el escrito de la demanda la vulneración de

los artículos 135, literal b) 8 y 136, literales a)9 y h)10 de la Decisión 486. Concepto de la violación 8 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […]”. 9 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 10 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario; […]”.

6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 6.1. Manifestó que con los actos administrativos acusados, la demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 por cuanto “[…] la marca

solicitada reproduce la marca notoriamente conocida de ALLERGAN, manteniendo la estructura básica O-O-X […]; la marca solicitada reproduce cuatro (4) de los cinco (5) elementos que componen la marca BOTOX, manteniendo la estructura básica B-O-T-O, lo cual sin duda alguna genera una semejanza ortográfica, fonética y visual entre ellas, pues el solicitante tomó las letras BOTO y le agregó la terminación SES, lo cual no le otorga suficiente distintividad, más aun si se tiene en cuenta que la marca BOTOX es notoriamente conocida […]”11. 6.2. Adujo que “[…] la marca BOTOX es una marca notoria en Colombia y el mundo para el periodo comprendido entre el año 2002 y el año 2010, por lo que la Administración debió declarar esta calidad respecto de la marca BOTOX y, en consecuencia, otorgar la protección especial propia de estas marcas, negando por tanto el registro de la marca BOTOSES, por ser similarmente confundible con la marca notoria BOTOX de ALLERGAN […]”12. 6.3. Sostuvo que “[…] El producto identificado con la marca BOTOX es utilizado para uso terapéutico desde 1992 y como cosmético desde el año 2001 […]. BOTOX es la marca de Toxina Botulínica Tipo A más estudiada y utilizada mundialmente, y está presente en más de 90 países […]. Dada la imposibilidad de comparación y considerando la presencia de otras marcas de toxina botulínica tipo A en el mercado, algunas de ellas incluso sin el debido registro sanitario y, por lo tanto, altamente riesgosas, ALLERGAN ha liderado diversas campañas para que la marca BOTOX no

sea utilizada como término genérico o sinónimo de toxina botulínica tipo A y para que terceros no se aprovechen injustamente de su prestigio, lanzando al mercado productos de la misma clase identificados con signos similares que lleven al consumidor a pensar que se trata de BOTOX […]”13. 11 Cfr. Folios 111 y 112 12 Cfr. Folio 129 13 Cfr. Folio 114 6.4. Afirmó que “[…] Erró la Administración en las resoluciones recurridas al afirmar sin demostración o prueba alguna que la marca BOTOX es supuestamente evocativa del término científico toxina botulínica. Más aun, la administración no puede afirmar sin fundamento alguno que BOTOX es un término evocativo, cuando el consumidor tiene claramente en su mente que BOTOX es una marca que identifica un producto de mi representada ALLERGAN, tal y como la misma Administración lo afirmó en varias de sus resoluciones cuya copia se adjuntan a esta demanda. Por el contrario, los productos identificados con la marca BOTOX son reconocidos por el consumidor claramente como productos de mi representada ALLERGAN y así identifican claramente el origen de estos productos como un producto de ALLERGAN […]”14. 6.5. Indicó que “[…] la marca BOTOSES pretende amparar los mismos productos para el cuidado personal de la Clase 3 que aquellos que se identifican con la marca registrada y notoriamente conocida BOTOX de ALLERGAN. Esto significa que la marca solicitada BOTOSES se comercializa en el mismo mercado en que se comercializan los productos de ALLERGAN y, por lo tanto, al público consumidor se le creará confusión directa respecto de los productos e indirecta respecto del origen

empresarial de los mismos, ya que pensará que aquellos productos para el cuidado personal que se distinguen con la marca BOTOSES forman parte de una nueva línea de productos de ALLERGAN y los adquiere confiado en que éstos son fabricados por aquélla […]”15. 6.6. Mencionó que “[…] es evidente el riesgo de confusión y asociación que quiere crearle SESDERMA COLOMBIA S.A., al consumidor con la reproducción de los elementos predominantes de la marca notoria BOTOX. En efecto, de permitirse la coexistencia de las marcas BOTOX y BOTOSES, se expondría al público a un evidente riesgo de confusión directa e indirecta pues las similitudes entre las marcas llevaría al consumidor a tener una evidente falta de claridad a la hora de adquirir un 14 Ibidem 15 Cfr. Folios 129 y 130 producto u otro, bien sea respecto del producto en sí o respecto del origen empresarial de los mismos […]”16. 6.7. Agregó que “[…] con el registro de la marca BOTOSES se causará una dilución de la marca notoria BOTOX, generando una dispersión de la identidad y retención de esta marca en la mente del público, pues como resultado de su larga trayectoria en el mercado, el consumidor reconoce la marca BOTOX como una marca propia de ALLERGAN […]; de permitirse la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto, sin duda se generará el debilitamiento de la función principal de la marca BOTOX de propiedad de ALLERGAN, en la medida en que, como resultado de la reproducción que hace SESDERMA COLOMBIA S.A., de ésta, la marca notoria BOTOX perdería su fuerza distintiva, ocasionando un grave

perjuicio a ALLERGAN […]”17. 6.8. Argumentó que “[…] se estaría también generando un riesgo de uso parasitario, consistente en el riesgo de que un competidor se aproveche del prestigio de una marca de propiedad de un tercero, para su beneficio propio, y de manera injusta […]; habiendo infinidad de palabras para identificar productos para el cuidado personal, la reproducción que hace SESDERMA COLOMBIA S.A., de la marca notoria BOTOX sólo pretende hacer un USO PARASITARIO de esta marca y beneficiarse de la inversión económica y el esfuerzo que ha realizado ALLERGAN por muchísimos años para posicionar su marca BOTOX en el mercado de los productos para el cuidado personal y para que hoy en día el consumidor la prefiera por encima de otras marcas competidoras y la reconozca como una marca suya […]”18. 6.9. Refirió que con los actos administrativos acusados, la demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 por cuanto es titular de numerosos registros para la marca BOTOX en Clases 3, 5, 10 y 16 y que entre las marcas cotejadas se presentan similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético, conceptual lo que causaría riesgo de confusión que inducirá al público a error y ratificó que existe conexidad competitiva 16 Cfr. Folio 133 17 Cfr. Folios 133 y 134 18 Cfr. Folio 134 porque las marcas amparan los mismos productos para el cuidado personal en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.10.Finalmente manifestó que la parte demandada violó el artículo 135, literal b)

de la Decisión 486 por cuanto “[…] la marca BOTOSES no goza de la distintividad extrínseca que se requiere para ser marca, lo cual necesariamente lleva a la conclusión que se trata de un signo que no es registrable de conformidad con lo establecido en el artículo 135 literal b de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”19. Contestación de la demanda

7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial20, contestó la demanda21 y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1Sobre la legalidad de los actos administrativos acusados indicó que fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente y que su trámite administrativo se ajustó plenamente a los requisitos legales de la normatividad marcaria garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa. 7.2Manifestó que “[…] fue tarea de la SIC determinar el grado de confusión que existe entre los signos, teniendo en cuenta que la similitud puede ser de tipo ortográfico, visual, fonético o ideológico. En ese sentido se procedió a llevar a cabo la comparación en sus tres aspectos, en razón a que con la verificación de uno de ellos se pueda concluir la similitud de signos, siempre que en conjunto se genere riesgo de confusión o de asociación. En el campo ideológico, que se consideró es la perspectiva de confusión o de diferenciación más importante, se analizó la comprensión o significación que generan los signos en el consumidor. Comparado el signo concedido BOTOSES con la marca opositora BOTOX, no se encontraron semejanzas 19 Cfr. Folio 141

20 Cfr. Folios 160 a 163 21 Cfr. Folios 189 a 198 conceptuales, ya que los signos en cuestión son de fantasía y por lo tanto no tienen significado en el idioma español […]”22. 7.3Agregó que “[…] En el campo ortográfico o visual, se tuvo en cuenta las letras, las raíces o terminaciones, la extensión, la forma de las etiquetas, los gráficos, etc. Al realizar la comparación desde el punto de vista ortográfico, si bien es cierto ambos signos comparten algunas letras, la marca concedida BO-TO-SES cuenta con una mayor extensión, es decir está compuestas de tres sílabas en tanto que la marca opositora BO-TOX está compuesta solamente de dos sílabas, además la conjugación de letras y la terminación SES le otorga suficiente distintividad. En el campo fonético o auditivo, también se encontraron diferencias claras en la pronunciación, en especial por la vocal “E" en la marca concedida. Adicionalmente la sílaba tónica se encuentra ubicada en lugares distintos: mientras que la marca concedida está en la segunda sílaba “TO”, en la marca opositora está en la primera sílaba “BO” […]”23. 7.4De lo anterior señaló que “[…] que las marcas BOTOSES y BOTOX no presentaban semejanzas que pudieran inducir al consumidor el error, por cuanto cada uno de los elementos cuenta con elementos que permiten diferenciarlas. Por lo tanto el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen procedencia empresarial de los productos identificados con cada una […]”24. 7.5Concluyó que “[…] los presupuestos básicos para aplicación de la causal de

irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se exige que entre el signo concedido y el signo distintivo notorio no se presente reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción. Lo anterior, es claro si se tiene en cuenta que sólo con dichos eventos, se presentaría riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, dilución o pérdida del valor comercial o publicitario del signo notorio. Así las cosas la SIC encontró que entre el signo concedido BOTOSES y la marca BOTOX, no se presentan ninguno de los anteriores preceptos, es decir, reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, y por lo 22 Cfr. Folio 196 23 Ibidem 24 Cfr. Folio 197 tanto que sustrajo de continuar con el análisis de notoriedad, por lo que la consideraba irrelevante. En consecuencia, la marca concedida no encuentra inmersa dentro de la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”25.

8. Sesderma Colombia S.A. vinculada26 en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso, en adelante el tercero con interés, se abstuvo de contestar la demanda.

Audiencia Inicial

9. Continuando con la primera etapa procesal que inició con la presentación de la demanda27, la audiencia inicial a que se refiere el artículo 180 de la Ley 1437, se llevó a cabo el 11 de abril de 201428, en donde se surtieron las

siguientes actuaciones: i) se realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso ii) se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] consiste en determinar si las Resoluciones 23704 de 11 de julio de 2008, 31538 de 27 de agosto de 2008 y 22985 de 20 de abril de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa BOTOSES, solicitada por SESDERMA S.A., para amparar productos comprendidos en la Clase 3 Internacional, vulneran lo dispuesto en el literal b) del artículo 135 y los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y en caso de ser así determinar el respectivo restablecimiento del derecho […]”; fijación que determina el planteamiento y solución al problema jurídico en esta sentencia, iii) se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, teniéndose como pruebas los documentos aportados con la demanda y la contestación a la demanda y se señaló que “[…] nada se dispone respecto de la petición de pruebas prevista en el numeral 2) del acápite de “pruebas" de la demanda, por cuanto se trata de antecedentes administrativos de los actos acusados dentro del proceso de la referencia, los cuales ya se encuentran 25 Ibidem 26 Notificación a Sesderma Colombia S.A. a folio 180. 27 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 28 Cfr. Folios 208 a 215.

allegados al expediente por haber sido solicitados en el auto admisorio de la demanda y serán apreciados con su respectivo valor probatorio en la oportunidad procesal pertinente […]”, iv) luego de lo cual, se determinó, en relación con la solicitud de interpretación prejudicial, que “[…] finalizada la Audiencia se suspende el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección, la documentación que se indica en el párrafo que antecede. Cumplida la actuación se continuará con el trámite pertinente […]”, v) finalmente se consideró que “[…] como quiera que sólo se decretaron pruebas de naturaleza documental, el Despacho considera innecesaria la realización de la audiencia prevista en el artículo 181 del C.P.A y C.A. razón por la que no se fijará fecha para el efecto […]”. Audiencia de pruebas 10.Atendiendo a la decisión proferida en la audiencia inicial, el Despacho prescindió de la realización de la audiencia de pruebas. Interpretación Prejudicial 11.El Despacho Sustanciador, en audiencia inicial llevada a cabo el 11 de abril de 201429, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables y, mediante auto de 15 de septiembre de 201430, solicitó la interpretación de los artículos 134, 135, literal b) y 136, literales a) y h) y 228 de la Decisión 486. 12.El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación

prejudicial 386-IP-2015 de 7 de diciembre de 201531, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que interpretó los artículos 136, literales a) y h) de la Decisión 486, considerando que “[…] no procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal b) de la citada normativa por no resultar pertinentes. Por lo tanto, sólo procede la interpretación de los artículos 136 29 Cfr. Folios 208 a 215 30 Cfr. Folio 220 31 Cfr. Folios 231 a 243 literales a) y h), y 228 de la mencionada normativa; y, de oficio se interpretarán los artículos 224, 225, 226 y 230 de la Decisión 486 […]”32, y exponiendo las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 13.Visto el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, el Despacho Sustanciador, mediante auto