CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00262-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ULTRAGAS para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa GAS EVOLUTION JEANS previamente registrada en la clase / EXPRESIÓN LAUDATORIA – Lo es ULTRAGAS / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto ULTRAGAS para distinguir productos de la clase 25 Internacional al ser suficientemente distintivo [E]ntre la marca solicitada y la marca registrada no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan la partícula GAS, el elemento compositivo ULTRA de la marca solicitada, le da suficiente fuerza distintiva que permitirá al consumidor diferenciarla de la marca registrada, aunado al hecho de que la marca solicita tiene un elemento gráfico que contribuye a su distintividad, todo lo cual descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común y laudatorias no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos de uso común, evocativos y laudatorios, por lo tanto su marca es considerada débil. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ULTRAGAS para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa GAS EVOLUTION JEANS previamente registrada en la clase / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es ULTRA en la clase 35 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es GAS en clase 25 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del análisis de confundibilidad. Excepción: cuando la marca está

compuesta por dos términos de uso común La Sala, con el fin de obtener elementos adicionales de análisis, consultó la base de datos pública de registros marcarios de la parte demandada, encontrando lo siguiente: i) que para la época de la solicitud de registro de la marca mixta ULTRAGAS la partícula ULTRA era de uso común en relación con los servicios que identifica la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) la partícula GAS, que compone tanto la marca solicitada como la marca registrada, era de uso común en relación con los servicios que identifica la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza con los productos que distingue la Clase 25 de la misma Clasificación como se puede observar en algunos ejemplos de marcas registradas en dichas clases, […] La Sala observa que las marcas cotejadas, están conformadas por una partícula de uso común que es GAS por lo que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación con otros elementos en la conformación de signos marcarios que lo hagan suficientemente distintivos. Adicionalmente, puede observarse que la marca solicitada ULTRAGAS está conformada por dos partículas de uso común: ULTRA y GAS. También ha de indicarse que la marca registrada GAS EVOLUTION JEANS se encuentra conformada, por el término de uso común GAS y el término genérico JEANS que responde de manera directa a la pregunta ¿qué es el producto? identificando en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza “Vestidos calzado y

sombrerería”. Por lo anterior y de conformidad con el criterio establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las palabras genéricas y de uso común deben excluirse del cotejo marcario; sin embargo, dado que la marca solicitada ULTRAGAS está compuesta únicamente por dos términos de uso común, no es posible excluir los dos términos por cuanto impediría realizar el cotejo marcario, por lo que, se debe realizar el cotejo de las dos marcas ULTRAGAS y GAS EVOLUTION JEANS tomadas en una visión de conjunto, de la misma manera en que se realizó el cotejo en una sentencia preferida por esta Sección el 31 de julio de 2018, en la que se consideró que era necesario cotejar las marcas ULTRAGAS y GAS EVOLUTION JEANS desde una visión de conjunto a pesar de estar compuestas por elementos de uso común, descriptivos o genéricos. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ULTRAGAS y el nombre y enseña comercial GAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del análisis de confundibilidad. Excepción: cuando la marca está compuesta por dos términos de uso común / NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL – Su protección opera es frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto ULTRAGAS para distinguir productos de la clase 25 Internacional al ser suficientemente distintivo [E]ntre la marca solicitada y el nombre comercial y la enseña comercial no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan la partícula GAS el elemento compositivo ULTRA le da suficiente fuerza distintiva y no

permitirá al consumidor asociarla con el nombre comercial y la enseña comercial de la parte demandante, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común y laudatorias no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos de uso común, evocativos y laudatorios, por lo tanto su marca es considerada débil. La Sala concluye que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad. Ahora, por cuanto la protección del nombre y enseña comercial opera frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso sub examine, como ya se analizó, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor. Corolario de lo expuesto, al poseer la marca mixta solicitada “ULTRAGAS” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre ella y la marca registrada, el nombre comercial y la enseña comercial la posibilidad de confusión o error en el consumidor, la Sala, sin necesidad de ningún otro análisis concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL – Marco jurídico / NOMBRE COMERCIAL –

Concepto / ENSEÑA COMERCIAL – Concepto MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Interpretación como acción de nulidad relativa

Adicional a las acciones de nulidad absoluta y relativa, la normativa del Estado Colombiano estableció que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (actualmente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho), procede contra los actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional cuando niegan el registro de un signo como marca y se pretende que se conceda tal registro. La Sala observa que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 138 de la Ley 1437, se enmarca armónicamente en los medios de control judicial que puede ejercer la persona que se crea lesionada en sus derechos subjetivos para pedir que se declare la nulidad los actos administrativos que niegan el registro de un signo como marca y, como consecuencia, solicitar que se restablezca su derecho. […] Por lo anterior, teniendo en cuenta que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho aquí ejercido, fue invocada como causal de irregistrabilidad la establecida en el artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486, se interpretará como la acción de nulidad relativa.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 200

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00262-00

Actor: GAS JEANS S.A.S

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: Acción de Nulidad Relativa

Referencia: Marca mixta ULTRAGAS Referencia: SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Gas Jeans S.A.S. , en ejercicio de la acción de nulidad relativa contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 4976 de 29 de enero de 2010, 18229 de 8 de abril de 2010 y 013632 de 13 de marzo de 2012.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Gas Jeans S.A.S., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado1, presentó una demanda2 invocando la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho del artículo 853 del Decreto 01 de 2 de enero de 19844, en adelante Código Contencioso Administrativo5, la cual se fundamenta en el artículo 1726 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina7, en adelante Decisión 486, por lo que se interpreta como acción de nulidad relativa.

2. La demanda se presentó contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 4976 de 29 de enero de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” y la Resolución núm.1822 de 8 de abril de 2010, “Por el cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, de la Resolución núm. 13632 de 13 de marzo de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad 1 Cfr. Folio 52 a 59 2 Cfr. Folios 43 a 62. La demanda fue presentada el 19 de julio de 2012 en la Secretaria de la Sección Primera del Consejo de Estado (sello folio 62) 3 “Código Contencioso Administrativo” “[…] Artículo 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien

pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 4 “Código Contencioso Administrativo” 5 La Sala observa que la demanda se presentó en vigencia de la Ley 1437 de 18 de enero 18 de 2011 por lo cual debe entenderse presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la mencionada Ley. 6 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 7 “Régimen de Propiedad Industrial” Industrial. Las mencionadas resoluciones concedieron el registro como marca del signo mixto ULTRAGAS para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

3. La parte demandante solicitó que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, “se niegue” el registro como marca del signo mixto ULTRAGAS para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación

Internacional de Niza. Pretensiones

4. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones8: “[…] 2.1 Que se declare la nulidad de la resolución # 4976 29 de Enero de 2.010 expedida por la Dirección de Signos Distintivos, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada y en consecuencia se concedió el registro de la marca comercial ULTRAGAS (M) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 Internacional. 2.2. Que se declare la nulidad de la resolución # 18229 del 08 de Abril de 2.010, expedida por la Dirección de Signos Distintivos, mediante la cual se confirmó la resolución anterior y concedió el recurso de apelación. 2.3. Que se declare la nulidad de la resolución # 013632 del 13 de Marzo de 2.012 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se confirmó de manera definitiva la resolución # 4976 del 29 de Enero de 2.010. 2.1. Igualmente y como consecuencia de la anterior declaratoria se niegue el registro de la marca comercial ULTRAGAS (M) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza. 2.2. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio conforme a lo establecido en el artículo 2o Literal d) Decreto legislativo 209 de 1.957. 2.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia

dentro del término que establece el artículo 176 del C.C.A. 8 Cfr. Folios 29 […]”. Presupuestos fácticos

5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. El 30 de julio de 2008, Ultragas S.A. E.S.P. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto ULTRAGAS para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 597 de 31 de octubre de 2008, presentándose oposición por parte de Gas Evolution Jeans Ltda., con fundamento en su marca nominativa GAS EVOLUTION JEANS que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional Niza y su enseña y su nombre comercial GAS depositados para identificar actividades y establecimientos relacionados con productos de las Clases 18, 23, 24 y 25 y servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.3.La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 4976 de 29 de enero de 2010, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta ULTRAGAS para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.4.Gas Evolution Jeans Ltda. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, contra de la Resolución núm. 4976 de 29 de enero de 2010.

5.5. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 18229 de 8 de abril de 2010, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 4976 de 29 de enero de 2010 y conceder el recurso de apelación. 5.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 013632 de 13 de marzo de 2012, resolvió los recursos de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 4976 de 29 de enero de 2010. Normas violadas

6. La parte demandante adujo en el escrito de la demanda la vulneración de los artículos 6039 y 60510 del Decreto 410 de 27 de marzo de 197111 en adelante, 9 “[…] Artículo 603. Adquisición de derechos sobre un nombre comercial - certificado de depósito. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará […]”. 10 “[…] Artículo 605. Mención sobre depósito anterior no da derecho sobre el nombre. El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.

Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación […]”. 11 “Por el cual se expide el Código de Comercio”

Código de Comercio, 13412, 135, literales a) e i)13 y 136, literal b)14 de la Decisión 486. Concepto de la violación

7. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 7.1.Con los actos acusados, la demandada violó el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 por cuanto la marca solicitada mixta ULTRAGAS se enmarca dentro de las causales de irregistrabilidad de dicha norma, debido a que “[…] el nombre y enseña comercial GAS (MIXTA) de propiedad de mi mandante se encontraban y encuentran debidamente protegidos de conformidad con la legislación colombiana con anterioridad a la época en que se concedió el registro de la marca ULTRAGAS (MIXTA) y aún con anterioridad a la época en que se solicitó el registro, no solo porque dentro de la entidad reposan los depósitos correspondientes, sino porque además se relacionan pruebas tendientes a demostrar el mencionado uso, tal y como quedó establecido en la resolución cuya nulidad hoy se pretende, mediante el presente proceso […]”15. 12 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores[…]”. 13 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; […] i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;[…]”. 14 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 15 Cfr. Folio 46 y 47 7.2.Adujo que “[…] Es de advertir que la Administración conocía de la existencia de este nombre y enseña comercial, por cuanto al momento de la concesión de la marca se encontraba concedido el depósito del nombre y enseña comercial GAS (MIXTA) de la siguiente manera: Nombre comercial GAS + MODELO ADJUNTO a través de las resolución # 10023 del 31 de Mayo de 1.999 expedido por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,

para distinguir al empresario como tal dedicado a actividades o negocios relacionados con productos de las clases 18, 23, 24, 25 y servicios de la clase 42 de la clasificación Internacional de Niza. Certificado de depósito # 12677 […] Enseña comercial GAS + MODELO ADJUNTO para distinguir establecimientos comerciales dedicados a actividades o negocios relacionados con productos de la clase 18, 23, 24, 25 y servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado de depósito #12713 […]16. Al respecto indicó que Inicialmente dichos certificados fueron concedidos al señor Jamal Mustafá Bashir, quien posteriormente cedió todos sus derechos a la sociedad Gas Evolution Jeans Ltda. 7.3 Sostuvo que “[…] la marca comercial ULTRAGAS […] incluye una raíz descriptiva […] y que […] debemos concluir necesariamente que el signo a registrar no era otro que GAS, la cual es idéntica a la marca y enseña comercial de la sociedad demandante […]. Atendiendo a lo anteriormente expresado tenemos que la expresión ULTRA que no es otra cosa que un adjetivo calificativo, no es susceptible de apropiación por parte de ningún particular, ya que solo está predicando que los productos GAS son más de lo esperado […]. Así las cosas tenemos que las expresiones por comparar serían GAS vs GAS, ya que respecto de ellas predomina el elemento denominativo […]”17. 7.4 Advirtió que “[…] una expresión cualquiera no puede ser objeto de un derecho privativo si no es distintiva como es el caso que nos ocupa, toda vez que la expresión ULTRAGAS (MIXTA) se confunde con la marca, nombre y la enseña comercial GAS y en esa medida la División de Signos Distintivos violó el

artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 16 Cfr. Folio 47 17 Cfr. Folio 50 al conceder el registro de una marca confundible con un nombre y enseña comercial de cuya existencia tenía pleno conocimiento […]”18. 7.5 Indicó que “[…] es claro que entre el nombre y enseña comercial GAS y la marca ULTRAGAS existe identidad visual provocada por semejanzas ortográficas, consistentes en que se trata de una palabra compuesta por tres sílabas(sic) (GAS estas sílabas(sic) son idénticas y por ende se encuentran en el mismo orden, desde la primera hasta la tercera, concluyéndose que las letras que conforman el nombre y enseña comercial GAS todas son reproducidas en igual orden y sentido por la marca comercial ULTRAGAS lo que genera una identidad visual y ortográfica entre los signos en conflicto […]”19. 7.6 Adujo que “[…] Con relación a las similitudes fonéticas estas son aún más relevantes ya que partiendo de la base de que el nombre y enseña comercial y la marca GAS/GAS tienen igual número de sílabas(sic) lo que conlleva a que se produzca una pronunciación idéntica en ambas expresiones […]. Sobre la identidad conceptual, tanto el nombre y enseña comercial como la marca en conflicto expresan identidad […]”20. 7.7 Argumentó que se equivoca la demandada al indicar que “[…] entre los productos y actividades de mi cliente y los servicios de la marca ULTRAGAS (M) en clase 35 no existe conexión competitiva […]”21. 7.8. Al respecto, explicó que la enseña comercial mixta GAS distingue […]

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEDICADOS A ACTIVIDADES O NEGOCIOS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL Y PRINCIPALMENTE CON TODOS LOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LAS CLASES 18, 23, 24, 25 Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION AL POR MAYOR Y AL DETAL. RELACIONADOS CON LA CLASE 42 DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA […]” y el nombre comercial mixto distingue “[…] ACTIVIDADES O NEGOCIOS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL Y PRINCIPALMENTE CON TODOS LOS QUE TENGAN QUE VER CON PRODUCTOS DE LAS CLASES 18, 23, 24, 25 Y SERVICIOS DE VENTA AL POR MAYOR Y AL DETAL, RELACIONADOS CON LA CLASE 42 DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA […]” y el objeto de la sociedad Gas Jeans S.A.S. es “[…] la Fabricación y 18 Cfr. Folio 51 19 Ibidem 20 Ibidem 21 Cfr. Folio 53 comercialización de prendas de vestir de las marcas GAS y GROGGY, accesorios para las mismas, compra y venta de calzado, compra y venta de perfumería entre otras actividades […]”22. 7.9.Refirió que los servicios que distingue la marca ULTRAGAS son “[…]

SERVICIOS DE IMPORTACION. EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN,

COMPRA Y VENTA, REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

TALES COMO ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES; LUBRICANTES;

PRODUCTOS PARA ABSORBER, REGAR Y CONCENTRAR EL POLVO;

COMBUSTIBLES (INCLUYENDO GASOLINAS PARA MOTORES) Y MATERIAS

DE ALUMBRADO; BUJÍAS Y MECHAS PARA EL ALUMBRADO; METALES

COMUNES Y SUS ALEACIONES; MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

METÁLICOS; CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES METÁLICAS:

MATERIALES METÁLICOS PARA VÍAS FÉRREAS: CABLES E HILOS

METALICOS NO ELÉCTRICOS CERRAJERÍA Y FERRETERÍA METÁLICA:

TUBOS METÁLICOS; CAJAS DE CAUDALES; PRODUCTOS METÁLICOS NO

COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; MINERALES; VEHÍCULOS: APARATOS

DE LOCOMOCIÓN TERRESTRE, AÉREA O ACUÁTICA; VESTIDOS, CALZADOS. SOMBRERERÍA, ESPECIALMENTE UNIFORMES […]”23. 7.10 Por lo anterior manifestó que “[…] Como se puede ver de la comparación de los servicios prestados a través del nombre y enseña de mi cliente, como por la marca ULTRAGAS clase 35, si bien es cierto relacionan inicialmente actividades que nada tienen que ver entre sí, los servicios que figuran en la parte inferior de la resolución cuya nulidad estamos solicitando, son sencillamente idénticos a las actividades de mi cliente, aunado al hecho de que este cuenta además, con el registro de la marca comercial GAS EVOLUTION (M) clase 25 […]. Por lo anterior consideramos que existió una clara violación al artículo 136 literal b) de la Decisión 486 al omitir la Superintendencia de Industria y Comercio su aplicación, siendo más que evidente la identidad entre algunas de las actividades protegidas a favor de GAS JEANS S.A.S, a través del nombre y enseña comercial GAS (M) y los

servicios que figuran en la resolución cuya nulidad hoy estamos solicitando […]”24. 7.11 Argumenta igualmente que con los actos acusados, la demandada violó el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 por cuanto “[…] con la concesión del 22 Cfr. Folio 53 y 54 23 Cfr. Folio 54 24 Ibidem registro de la marca ULTRAGAS (MIXTA) para amparar servicios de la clase 35 de la Clasificación internacional de Niza, permite que se engañe tanto al público consumidor como a los medios comerciales sobre la procedencia de los servicios ya que estos creerán fácilmente que se trata de servicios prestados por la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA hoy GAS JEANS S.A.S. […]”25. 7.12 Finalmente manifestó que con los actos acusados la demandada violó los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 por cuanto “[…] la expresión ULTRAGAS (MIXTA) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 Internacional, tiene la capacidad intrínseca, para ser constitutiva de derechos pero no tiene la capacidad extrínseca porque existe en el mercado, como hemos probado un signo distintivo prácticamente idéntico, respecto del cual se crea confusión entre el público consumidor […]”26. Contestación de la demanda

8. La parte demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 7.1 Manifestó que los actos acusados se encuentran ajustados a derecho por lo que no viola las normas contenidas en la Decisión 486, en razón a que “[…] en el presente caso tenemos que de la simple apreciación de las marcas en conflicto

salta a la vista que los elementos denominativos de las marcas registradas con anterioridad (GAS) y los de la marca demandada (ULTRAGAS) no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues cada una de ellas están conformadas por estructuras, que en conjunto, son totalmente diferentes, que cuentan con estructuras morfológicas, secuencias vocálicas y silábicas disimiles, que las hacen que ser fácilmente diferenciables por el consumidor, situación que hace que visualmente no existan riesgos de confundibilidad […]”27. 7.2 Sostuvo que “[…] no puede pasarse por alto que la marca registrada refiere específicamente en los casos que dan cuenta las documentales del expediente a la palabra JEANS o EVOLUTION JEANS , lo cual denota aún más la ausencia de identidad en ambos casos, dada la existencia de disimiles (sic) entre las palabras JEANS y EVOLUTION que sumada a la diferenciación incursa inclusive en la palabra inicial ULTRA, se evidencia que desde el punto de vista gramatical no 25 Ibidem 26 Cfr. Folios 56 y 57 27 Cfr. Folio 108 media similitud tal, que vulnere el marco normativo expuesto por el demandante […]”28. 7.3 Adujo que “[…] En efecto en el campo de lo fonético se hacen (sic) mucho más evidente y así mismo predominante la capacidad distintividad (sic) de la marca “ULTRAGAS”, pues como se señaló con anterioridad, al no compartir su estructura de palabras con la marca registrada o los presuntos nombres comerciales referidos con anterioridad, hace que su pronunciación sea totalmente diferentes (sic) a la de ésta […]”29. 7.4 Indicó que “[…] teniendo en cuenta que, como ya fue expuesto, las marcas

analizadas están conformadas por un numero de palabras, sino (sic) por definiciones de las mismas totalmente diferentes, es forzoso concluir que entre ellas no existen similitudes o semejanzas ortográficas que puedan generar confundibilidad entre las mismas pues atendiendo los parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la similitud ortográfica es aquella que se presenta “por las coincidencias de letras entre los segmentos que van a ser objeto de comparación, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea palpable u obvia”, lo cual evidentemente no se presenta en este caso […]”30. 7.5 Aunado a lo anterior manifestó que “[…] los elementos figurativos que componen a la marca ULTRAGAS (Mixta), consisten, por una