CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00275-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre las marcas BOTOX nominativa y mixta y el signo PODOX (mixto) / REGISTRO MARCARIO - Procedencia frente al signo PODOX por no existir similitud ni riesgo de confusión con las marcas BOTOX nominativa y mixta [D]el análisis de los conceptos señalados y de los signos confrontados, la Sala no advierte similitud ortográfica, ni fonética, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “PODOX” (mixta) es lo suficientemente distintiva frente a la marca opositora “BOTOX”. Ahora bien, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de la clase de productos o de su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias entre las referidas marcas. NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante la de BOTOX ante las diferencias estructurales con el signo cuestionado PODOX En lo concerniente a que la marca “BOTOX”, previamente registrada en favor de la actora, es notoriamente conocida, la Sala estima que ello es irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su prestigio, como tampoco que el signo “PODOX” pudiese causarle dilución de su marca o generar un riesgo de uso parasitario, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto.

[…] Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad de su signo.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre notoriedad del signo, ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 11 de febrero de 2010, Radicación 11001-03-24-0002004-00376-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; de 22 de julio de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2004-00065-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 229 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 230

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00275-00

Actor: ALLERGAN, INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

Referencia: LA MARCA “PODOX” ES DIFERENTE DE LA MARCA

OPOSITORA “BOTOX”, AL CONTENER RAICES y TERMINACIONES DISTINTAS La Sala decide en única instancia la demanda1 promovida por la sociedad ALLERGAN, INC., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Las Resoluciones 67615 de 29 de diciembre de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro”; 15875 de 23 de marzo de 2010 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y 18885 de 29 de marzo de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: El 8 de febrero de 2008, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó solicitud de registro de la marca “PODOX” (mixta), para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Dentro del término legal la sociedad ALLERGAN, INC. formuló oposición a la solicitud de registro de la marca “PODOX” (mixta), en la Clase 5ª de la 1 En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante CAN.

Clasificación Internacional de Niza, amparado en la casual de irregistrabilidad contenida en los literales a), y h), del artículo 136, de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que resulta confundible con los signos “BOTOX” (nominativa) y “BOTOX” (mixto), previamente registrados para identificar productos de las Clases 3ª, 5ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de los cuales es titular. 3º: Mediante la Resolución 67615 de 29 de diciembre de 2009, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca “PODOX” (mixta), Clase 5ª Internacional, en favor de la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., por considerar que la marca no estaba incursa en las causales de irregistrabilidad. 4º: Contra la citada Resolución la actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante la Resolución 15875 de 23 de marzo de 2010, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución 18885 de 29 de marzo de 2012, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Señaló que, la SIC violó la Decisión 486 de 2000, de la CAN, al conceder el registro de la marca “PODOX” (mixta) y desconoció a la sociedad ALLERGAN,

INC. el derecho exclusivo que legalmente tiene sobre la marca registrada y notoriamente conocida “BOTOX”. Manifestó que, la entidad demandada violó el literal h), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, al haber ignorado el carácter notorio de la marca “BOTOX” en el mercado colombiano, así como la gran similitud que se presenta entre las marcas “BOTOX” y “PODOX”, pues consiste en la reproducción de la estructura básica O-O-X. Que, sin duda alguna se genera semejanza ortográfica, fonética y visual entre las marcas en conflicto, pues el solicitante tomó las letras O-O-X y le agregó las consonantes P y D, lo cual no le otorga suficiente distintividad, más aún si se tiene en cuenta que la marca “BOTOX” (denominativa) es notoriamente conocida. Expresó que, sin lugar a dudas la marca “BOTOX” es notoria en Colombia y el mundo para el período comprendido entre el año 2002 y el 2010, por lo que la Administración debió declarar esta calidad respecto de la marca opositora y, en consecuencia, otorgar la protección especial propia de estas marcas. Advirtió que, mediante las Resoluciones 35250 y 35251 de 14 de julio de 2009, la SIC declaró la notoriedad de la marca “BOTOX”, la cual fue reiterada y ampliada, a través de la Resolución 364 de 18 de enero de 2010. Anotó que, el producto identificado con la marca “BOTOX” es utilizado para uso terapéutico desde 1992 y como cosmético desde el año 2001. El medicamento

presenta más de 3.000 investigaciones científicas en periódicos y revistas especializadas que comprueban su eficacia y seguridad en seres humanos. Alegó que, la SIC erró en las resoluciones acusadas al afirmar sin demostración o prueba alguna, que la marca “BOTOX” es supuestamente evocativa del término científico toxina botulínica; más aún, la Administración no puede afirmar sin fundamento alguno que dicha denominación es evocativa, cuando el consumidor tiene claramente en su mente que es una marca que identifica un producto de

ALLERGAN, INC.

Adujo que, se allegó como prueba de la notoriedad de la marca “BOTOX” la certificación de 7 de abril de 2011, expedida por el Revisor Fiscal de la sociedad ALLERGAN, INC., en la cual constan los valores relativos a las ventas e inversión en publicidad y promoción de los productos de la citada marca en el país, para los años 2007 a 2010. Que, además, se adjuntaron como prueba, muestras de material publicitario de dicha marca y la sentencia de 10 de diciembre de 2010, proferida por el Juzgado 19 Federal CivilSubsección 1ª Judicial de Sao Paulo, en la cual se señaló que “BOTOX” no es sinónimo del término genérico toxina botulínica y corresponde a una marca notoriamente conocida a nivel nacional y mundial y, por lo tanto, debe ser objeto de protección especial. Que, se debe tener también como prueba de la notoriedad de dicha marca, el artículo titulado “BOTOX: VERDADES Y MENTIRAS DE UNA TERAPIA

ANTIENVEJECIMIENTO”, contenido en la página de internet www.portalmedicos.com, así como la información de la página www.nia.nih.gov/espanol/publicaciones/fda/botox.htm. Afirmó que, la marca “BOTOX” es notoriamente conocida en el mercado dentro de los productos de la Clase 5ª Internacional, lo cual hace que el signo “PODOX” (mixto) genere una grave confusión en el público consumidor, ya que al tratarse de productos farmacéuticos, dicha asociación equívoca puede causar daño a la salud de las personas, pues el signo solicitado induce a error al público consumidor. Estimó que, es evidente el riesgo de confusión y asociación que LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. quiere crearle al consumidor con la reproducción de los elementos predominantes de la marca notoria “BOTOX”. En efecto, de permitirse la coexistencia de las marcas “BOTOX” (denominativa) y “PODOX” (mixta) se expondría al público a un evidente riesgo de confusión directa e indirecta. Indicó que, con el registro de la marca “PODOX” se causaría una dilución de la marca notoria de la actora y se generaría un riesgo de uso parasitario, consistente en que un competidor se aproveche del prestigio de una marca de propiedad de un tercero para su beneficio propio y de manera injusta. Alegó que, se violó el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, dado que se cumplían los requisitos previstos en la norma citada, para no conceder el registro de la marca controvertida, puesto que los signos son similares y fueron registrados para los mismos productos o servicios, respecto de los cuales

se puede generar un riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. Explicó que, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, la marca “PODOX” (mixta) resulta similar en comparación con el signo de titularidad de la actora, por lo siguiente: (i) reproduce 3 elementos de los 5 que componen el signo “BOTOX”, esto es, las vocales O, O y X y se diferencia únicamente respecto de las consonantes, las que constituyen un cambio insignificante y secundario; (ii) desde el punto de vista fonético, toda vez que la sonoridad de las consonantes y vocales más sobresalientes generan una gran semejanza entre las marcas; y (iii) desde el punto de vista conceptual, por cuanto ninguna de las referidas palabras tiene significado alguno, sino que son expresiones de fantasía relacionadas con productos de la misma Clase 5ª Internacional. Sostuvo que, ambas marcas amparan los mismos productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, lo que significa que se comercializan en el mismo mercado y están dirigidas al mismo público consumidor. Consideró que, se violó el literal b), del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que el signo “PODOX” no goza de la distintividad extrínseca que se requiere para ser marca, lo cual hace que no sea registrable. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 el 10 de marzo de 2014 se dio inicio a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad ALLERGAN, INC., en su calidad de actora del proceso; la SIC, en su

condición de entidad demandada; LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, establecida en el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron vicio alguno que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada ni por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se adoptó decisión al respecto. Además, el Despacho no encontró motivo o fundamento para declarar probada de oficio alguna excepción. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: El objeto del presente litigio consiste en determinar si las Resoluciones 67615 de 29 de diciembre de 2009, 15875 de 23 de marzo de 2010 y 18885 de 29 de marzo de 2012, expedidas por la SIC, a través de las cuales se concedió el registro de la marca “PODOX” (mixta), solicitada por la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., para amparar productos de la Clase 5ª Internacional, vulnera lo dispuesto en los literales b) del artículo 135 y a) y h) del artículo 136, de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, de

acuerdo con lo alegado en la demanda y sus contestaciones. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes. Se señaló que, una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes y el Ministerio Público manifestaron que NO encuentran irregularidad en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior se declaró saneado el proceso hasta ese momento. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Señaló que, el fundamento legal de los actos administrativos expedidos por ella se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que, tanto el signo “PODOX”, como la marca previamente registrada “BOTOX”, son signos de fantasía y, por tanto, no tienen significado en el idioma español. Manifestó que, ambas se componen de cinco (5) letras. Que, si bien comparten las vocales, las consonantes son absolutamente diferentes y los prefijos son disímiles, por lo que sus composiciones silábicas son diversas y emiten sonidos completamente identificables. Que, además, la marca cuestionada cuenta con elementos gráficos, como es el

tipo de letra, la ubicación de la palabra, enmarcada en un rectángulo que se divide en dos y los diseños adicionales, que en un todo e incluidos en la misma, le otorgan mayor distintividad frente a la marca previamente registrada. Que, las letras P y D, incluidas en la marca cuestionada, no sólo agregan fonemas ostensiblemente distintos a la expresión, sino que alteran la pronunciación de toda la palabra, con relación a la marca opositora previamente registrada que contiene las letras B y T, razón por la cual se pueden escuchar sin lugar a equívocos con pronunciamientos absolutamente diferentes, permitiendo identificar un signo de otro. Adujo que, los signos enfrentados “PODOX” (mixto) y “BOTOX” (denominativo) después de un primer impacto general no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, por cuanto analizados en conjunto cuentan con estructuras morfológicas, así como con secuencias vocálicas y silábicas que le hacen fácilmente diferenciables en el mercado por parte de los consumidores, ya que la marca registrada “BOTOX” (denominativa) cuenta con una extensión de dos sílabas y una palabra y, por su parte, el signo “PODOX” (mixto), cuenta con dos sílabas y una palabra. Manifestó que, a pesar de que coinciden las vocales examinadas en conjunto de manera no fraccionada PODOX/BOTOX, la marca concedida resulta una entidad nueva, perceptible visual y sobre todo fonéticamente, en virtud de que sus consonantes son disímiles y le dan una acentuación y fonema distinto al de la marca previamente concedida haciéndola distinta, individualizada, no siendo

susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación. Expresó que, los signos “PODOX” (mixto) y “BOTOX” (denominativo) no presentan similitud que pudiera causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la cual el consumidor no se confundiría al escogerlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos que identifican cada una de ellas, quedando a salvo el interés del consumidor y el derecho de exclusividad que la sociedad ALLERGAN, INC. tiene sobre la marca “BOTOX” (denominativa). III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó2: “1.3. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. […] 1.9. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad

o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con el signo BOTOX (denominativo) y PODOX (mixto). […] 2.6. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2 Proceso 204-IP-2015. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen, una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a

comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. iv) Determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría como es captada la marca en el mercado. 2.3. Se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos PODOX (mixto) y BOTOX (denominativo). […] 3.6. En consecuencia, se deberá establecer si existe algún grado evocativo en la partícula TOXDOX (toxina botulínica), contenida en las marcas en conflicto, y si cada una puede tener su propia fuerza distintiva para coexistir en el mercado, considerando los productos de la clase internacional que identifican (Clase 5), o si por el contrario no existe proximidad entre “signoproducto”, para llegar a deducir que la marca previamente registrada tiene un poder de oposición fuerte, o si en cambio le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre esta marca y el producto que ampara, para poder concluir válidamente que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos. […] 4.5. Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran

importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas. 4.6. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializados en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 4.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar la registrabilidad del signo PODOX (mixto) examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos respecto de la marca BOTOX (denominativa), y tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. […] 5.7. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo

solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] 5.11 En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, con el fin de resolver el recurso de apelación se deberá determinar si la marca BOTOX (denominativa) era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto PODOX (mixta), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución 67615 de 29 de diciembre de 2009, concedió el registro de la marca “PODOX” (mixta), en favor de la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que entre dicha marca y los signos previamente registrados “BOTOX” (nominativo) y “BOTOX” (mixto) no existen semejanzas susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor. La actora alegó que la marca cuestionada “PODOX” (mixta) es similarmente confundible con sus signos previamente registrados “BOTOX”, que amparan productos de la citada Clase 5ª, dado que dicha marca tiene semejanzas ortográficas y fonéticas con sus signos que afectan su derecho registrado. Adicionalmente, señaló que, su marca “BOTOX” era notoriamente conocida en

Colombia y el mundo, para el período comprendido entre el año 2002 y el 2010, dentro del cual se presentó la solicitud de registro para la marca “PODOX”. El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y h), 224, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, no así del artículo 135, literal b), ibidem. Corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, procedía el registro de la marca “PODOX” para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Los textos de las normas aludidas, son los siguientes: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento

injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o

almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […]”. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad

señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas que para el cotejo marcario, ha señalado el Tribunal en este proceso: “1.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, ortográfica, figurativa conceptual. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en diferentes momentos. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar en las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido