CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00283-00A-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo TICK y la marca nominativa y mixta TIC-TAC previamente registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son las expresiones TICK, TIC y TAC / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo TICK por existir similitud y riesgo de asociación con la marca TIC-TAC [L]a Sala en el caso sub examine considera, en primer lugar, que se configura una similitud ortográfica y fonética entre el signo solicitado TICK y las marcas previamente registradas TIC-TAC y, en segundo lugar, que existe una identidad de los productos que cada una de las marcas pretende identificar, motivo por el cual, se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, por ende, los signos en conflicto no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, toda vez que en el caso de concederse su registro, podrían generar un riesgo de asociación, esto es, que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad solicitante. La Sala precisa que en el caso de autos el principal riesgo que se configura es el de asociación, entendido como “[…] la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]” y no el de confusión entre los productos, por cuanto el consumidor al observar el signo TICK, el cual reproduce parcialmente las marcas registradas TIC-TAC, teniendo en cuenta que, una vez

revisados los registros de la Superintendencia de Industria y Comercio en su página web, la Sala encuentra que en la clase 30 del nomenclátor internacional el prefijo TIC es exclusivo de estas marcas, podría asociar el producto al mismo origen empresarial, aun sabiendo que se trata de marcas diferentes, generando así un riesgo de aprovechamiento del prestigio y la imagen del titular de las marcas TIC-TAC. REGLA DE ESPECIALIDAD DE REGISTRO MARCARIO – Alcance / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 8 de marzo de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2009-00417-00, C.P. María Elizabeth García González. REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo TICK por existir conexión competitiva y riesgo de confusión con la marca TIC-TAC [P]ara la comparación de los signos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios especiales que permiten determinar en el examen de registrabilidad la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto. En este sentido, la Sala estudiará cada uno de los criterios, los cuales fueron reiterados en la interpretación prejudicial realizada para el caso bajo estudio. […] [A]tendiendo a que Productos Yupi S.A.S., en el formulario único de registro de signos distintivos solicitó el registro del signo nominativo TICK para identificar “[…] café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe

de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; pasabocas en general […]”, esto es, productos pertenecientes a la clase 30 de la Clasificación, la Sala colige que se trata de los mismos productos que amparan las marcas previamente registradas TIC-TAC, motivo por el cual, sin requerir un estudio riguroso, resulta claro que los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines son idénticos.

FUENTE FORMAL: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 32 / TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 33 / TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 34 / TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 35 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136

LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 151 INCISO 2

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00283-00

Actor: PRODUCTOS YUPI S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Referencia: Confundibilidad marcaria. Criterios de comparación entre marcas nominativas y mixtas. Riesgo de confusión y/o asociación.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Productos Yupi S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 35225 de 31 de mayo de 2012. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Productos Yupi S.A.S., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado general, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1381 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 35225 de 31 de mayo de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, por medio de la cual se negó el registro de la marca nominativa TICK para identificar productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la demandante. 1 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 2 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

2. La demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la demandada conceder, a su favor, el registro de la marca nominativa TICK y que se reconozcan las siguientes: Pretensiones "[…] 3.1. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 35225 de 31

Mayo de 2012, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 021257, en la que se negó el registro de la marca TlCK en clase 30 internacional solicitada por la sociedad actora PRODUCTOS YUPI S.A.S. (antes LTDA). 3.2. Como consecuencia de lo anterior, para resarcir el daño causado y

como restablecimiento del derecho, solicito se ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca TlCK solicitada, para identificar productos incluidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza a nombre de la sociedad PRODUCTOS YUPI S.A.S. (antes LTDA). 3.3. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la Sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.4. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 3.5. Finalmente, solicito que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada”. Presupuestos fácticos

3. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 3.1. Productos Yupi S.A.S., el 2 de marzo de 2007, solicitó el registro de la marca nominativa TICK para distinguir productos comprendidos en la clase 303 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 575 el 30 de abril de 2007, habiendo sido objeto de oposición4 por parte de Ferrero S.P.A. con fundamento en la existencia previa de las marcas nominativas y mixtas

TIC-TAC y TIC-TAC SILVERS para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, concedidas a su favor. 3.2. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 48351 de 26 de noviembre de 2008, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa TICK para distinguir 3 Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; pasabocas en general. 4 Cfr. Folio 14 C. antecedentes administrativos. productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Productos Yupi S.A.S. 3.3. Ferrero S.P.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra lo decidido en la Resolución núm. 48351 de 26 de noviembre de 2008. 3.4. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 7384 de 23 de febrero de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 48351 de 26 de noviembre de 2008 y conceder el recurso de apelación.

3.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 35225 de 31 de mayo de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar lo decidido en la Resolución núm. 48351 de 26 de noviembre de 2008, declarar fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negar el registro de la marca nominativa TICK, para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Productos Yupi S.A.S. Normas violadas

4. Productos Yupi S.A.S. en el libelo introductorio adujo la vulneración del artículo 136 literal a)5 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comunidad Andina6, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

5. La demandante, en síntesis, expuso los cargos de violación así: 5.1. Afirmó que se vulneró el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto “[…] al hacer una comparación en conjunto y sin fraccionamiento entre los signos acá enfrentados, tal como debe hacerse, es posible ver que entre los signos TICK y TIC-TAC existen más diferencias que semejanzas que no permiten que en la mente del consumidor se genere un riesgo de confusión o de asociación que pueda afectar la pacífica coexistencia de estos signos en el mercado […]”7. 5 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 6 Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 5.2. Comparó las marcas en conflicto y concluyó que “[…] de los cuatro (4) sub-criterios jurisprudenciales de la confundibilidad ortográfica […] 3 de ellos no se configuran en absoluto (secuencia vocálica, longitud de palabras y número de sílabas). El único que eventualmente podría esgrimirse sería el de las raíces o terminaciones comunes, aclarándose que las terminaciones comunes evidentemente no existen en este caso, y las raíces no aplican por –TIC– no ser una verdadera raíz idiomática […]”8. 5.3. En relación con la similitud fonética, sostuvo que “[…] por las obvias diferencias ortográficas antes mencionadas, es obvio que su falta de similitud fonética debe correr la misma suerte […] queda claro, 7 Cfr. Folio 32 8 Cfr. Folio 34 entonces, que al ser pronunciadas, las marcas tienen un sonido disímil […]”9. 5.4. Frente a la similitud conceptual, adujo que “[…] no existe un contenido ideológico o conceptual de relevancia para la clase 30 (alimentos), por lo que al ser unos signos arbitrarios y fantasiosos, es impredecible una similitud conceptual o ideológica […]”10.

5.5. Por último, consideró que “[…] toda vez que no se configura uno de los dos (2) requisitos para que aplique la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), esto es, la similitud entre las marcas, se hace innecesario analizar la identidad/similitud entre los productos que se buscan amparar con la marca, existiendo así vía libre al registro de la marca […]”11. 9 Ibidem. 10 Cfr. Folio 35 Actuaciones de la demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso

6. La Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio de su apoderado especial, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante argumentando lo siguiente: 6.1. Sostuvo que “[…] el signo “TICK” (nominativo), cuyo registro solicitó la sociedad demandante, es similarmente confundible con las marcas “TIC-TAC” previamente registradas por la sociedad FERRERO S.P.A., pues es más que evidente que reproduce una parte sustancial de estas últimas, tal como se comprueba con la simple percepción sucesiva de los signos en pugna […]”12. 11 Ibidem. 12 Cfr. Folio 63 6.2. Comparó los signos y explicó que “[…] desde el aspecto visual, es evidente que la marca demandante se limita a reproducir la primera palabra que compone cada una de las marcas registradas con anterioridad, sin que se pueda deducir un claro aspecto diferenciador, pues muy a pesar de estar compuesta por un número de palabras diferente, tenemos que el término o palabra TICK se encuentra

contenida dentro de la estructura de las marcas TIC-TAC, sin que se pueda considerar que la letra K al final de la marca demandada le otorgue el grado de distintividad que necesita para ser registrada […]”13. 6.3. En relación con la similitud fonética adujo que “[…] se hace mucho más evidente y así mismo predominante el grado de confusión entre los signos en controversia, pues a pesar de la diferencia derivada del segundo término de las marcas previamente registradas, predomina la semejanza por la ubicación del término que tienen común ambas marcas (TIC frente a TICK) lo que hace que fonéticamente se escuchen similar […]”14. 13 Cfr. Folio 69 6.4. En cuanto a la conexidad de los productos, afirmó que “[…] se hace mucho más evidente el grado de confundibilidad que existe entre la marca demandante y las marcas previamente registradas, pues son los mismos, ya que ambas amparan los productos […] clase 30. Por lo anterior, es más que evidente que los productos identificados por cada una de las marcas confrontadas, compartan la misma finalidad, naturaleza, características, de lo que se deriva como consecuencia que el consumidor se confunda entre el origen de uno y otro producto, es decir, riesgo de confusión respecto del origen empresarial o directo […]”15. 6.5. Por último, manifestó que “[…] existe una clara conexión competitiva entre los signos confrontados, en la medida en que los dos utilizarían los mismos canales de comercialización y distribución, lo que genera que el consumidor, pueda encontrar los signos en un mismo mercado o 14 Ibidem. 15 Cfr. Folio 70 entorno, generando así riesgo de confusión, a lo que se le debe

adicionar las relevantes similitudes que fueron expuestas […]”16.

7. Ferrero S.P.A., vinculado al proceso como tercero interesado en las resultas del proceso17, no se pronunció respecto de la demanda.

Interpretación Prejudicial

8. El Consejero Sustanciador, mediante auto de 6 de febrero de 201418, ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia 16 Ibidem. 17 Notificación Cfr. folio 58 18 Cfr. Folio 92 de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina envió a esta Corporación la interpretación prejudicial 135-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015, en la que consideró que para el presente caso debía interpretarse el artículo 136 literal a)19 de la Decisión 486, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Audiencia inicial 10.Continuando con la primera etapa procesal que inició con la presentación de la demanda, en los términos del artículo 179 de la Ley 1437, la audiencia inicial20 a que se refiere el artículo 180 ibidem se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2016, en donde se surtieron las siguientes actuaciones: i) se realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso, ii) se realizó el saneamiento del proceso hasta la etapa actual, iii) se fijó el litigio indicando que “[…] el problema jurídico que se debe resolver en este proceso consiste en determinar si la resolución 32225 de 31 de

19 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. 20 Cfr. Folios 120 a 128 mayo de 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, es contraria a las normas aplicables al caso concreto según lo manifestado en la interpretación prejudicial dada para este asunto. En consecuencia, se impone establecer en el proceso si el signo TICK cumple con los requisitos de registrabilidad para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación internacional, teniendo en cuenta que al momento de la solicitud del registro ya estaba previamente registrada para esa misma clase la marca TIC TAC […]”21, fijación que determina el planteamiento y solución al problema jurídico en esta sentencia; iv) respecto del decreto y práctica de pruebas, se tuvieron como pruebas los documentos aportados con la demanda y la contestación a la demanda; v) se decidió que no era necesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley 1437, se concedió a las partes el término de diez (10) días para presentar alegatos de conclusión y, finalmente, vi) se efectuó el control de legalidad a que se refiere el artículo

207 ibidem. Audiencia de pruebas 11.Atendiendo a la decisión proferida en la audiencia inicial, el Despacho prescindió de la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 12.El Consejero Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de la tercera etapa procesal, esto es, la 21 Cfr. Folio 124 audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 181 de la Ley 1437, corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión; vencido el plazo, la demandante y la demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa expuestos en la demanda y en la contestación; mientras que el tercero interesado, Ferrero S.P.A., no hizo manifestación alguna. La Agencia del Ministerio Público en esta oportunidad procesal guardó silencio. Impedimento del Consejero de Estado doctor Oswaldo Giraldo López 13.Mediante escrito de 25 de enero de 2018, el señor Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López, manifestó encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, invocando para ello la causal prevista en el numeral 3.º del artículo 13022 de la Ley 143723; al respecto, la Sala se pronunció, por auto de 30 de enero de 2018, en el sentido de declarar fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, al

encontrar que se cumplían los requisitos establecidos en la ley24.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia 22 “[…] Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: […]

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]”. 23 Cfr. Folio 146 24 Cfr. Folio 147 14.Visto el artículo 149 numeral 8.º 25 de la Ley 1437, sobre competencia en única instancia del Consejo de Estado, y el artículo 1.º 26 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200327, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 15.La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria que regula el registro de la propiedad industrial iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) Interpretación Prejudicial 135-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y vii) análisis del caso concreto. 25 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 26 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 27 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. 16.La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite. El acto administrativo demandado 17.El acto administrativo demandado es el siguiente: 17.1. La Resolución núm. 35225 de 31 de mayo de 201228, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar lo decidido en la Resolución núm. 48351 de 26 de noviembre de 2008 y, en su lugar, declarar fundada la oposición y negar el registro de la marca nominativa TICK solicitada por Productos Yupi S.A.S. En la Resolución se indicó: “[…] Desde el punto de vista fonético, los signos en comparación coinciden en el uso de la partícula TIC, idéntica fonéticamente a TICK, las cual guarda una misma disposición dentro del conjunto, de manera tal que al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar. Ahora bien, aunque el signo fundamento de la oposición TIC TAC,

presenta la diferencia fonética derivada del segundo término de la 28 Cfr. Folios 13 a 21 C. Ppal. marca, predomina la semejanza en este plano por la ubicación del termino común en ambas marcas. En el aspecto ortográfico, los signos presentan diferencias debido a su tamaño y conformación distinta. En el aspecto conceptual los signos también presentan semejanzas, ya que aunque es indiscutible la asociación del término TIC TAC con el sonido de un reloj, el término TlCK puede implicar también dicha evocación. Debe considerarse entonces que prevalece la clara semejanza fonética entre los signos y su similar evocación sobre las diferencias ortográficas. 2.4.1. Relación de productos o servicios El Despacho observa que los productos a identificar por la marca solicitada y los identificados por la marca registrada son los mismos […] Por lo anterior, es claro que los productos identificados por las marcas estudiadas comparten la misma finalidad, naturaleza y características, dejando esto como consecuencia que el público consumidor se confunda entre uno y otro producto; lo que representa un riesgo de confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los productos son del mismo empresario. De acuerdo a lo anterior, es clara la conexión competitiva existente entre los signos confrontados, en la medida en que los dos utilizarían los mismos canales de comercialización y distribución, dejando esto como consecuencia que el público consumidor pueda encontrar los signos en un mismo mercado o entorno. Por eso de coexistir ambos signos en el mercado, se generaría riesgo de confusión. […] RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución

No. 48351 de 26 de noviembre de 2008, proferida por la Dirección de Signos Distintivos. ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar fundada la oposición presentada por

FERRERO S.P.A.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la marca nominativa TICK, clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por PRODUCTOS YUPI LTDA., por estar incursa en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones […]”.

El problema jurídico 18.Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda, la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial y la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso, determinar si el signo nominativo TICK es distintivo y, por tanto, susceptible de registro marcario o se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por existir riesgo de confusión o de asociación con las marcas nominativas y mixtas TIC-TAC registradas previamente a favor de Ferrero S.P.A. para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 19.En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de la Resolución núm. 35225 de 31 de mayo de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca nominativa TICK para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

20.La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena29, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200030 de la Comisión de la Comunidad Andina31. Principios y características del Derecho Comunitario Andino 29 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 30 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad

industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en