CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00305-00A-2017

RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA – Procedencia contra decisión que niega la excepción previa de caducidad [E]l recurso ordinario de súplica procede en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente, que por su misma naturaleza serían apelables, de haberse dictado por el inferior. En consecuencia, el proveído que niega la excepción previa de caducidad, dado su carácter de interlocutorio, es susceptible de súplica en esta instancia.

MEDIOS DE CONTROL EN MATERIA MARCARIA – Clases

[E]n materia marcaria existen tres clases de acciones o medios de control: a) nulidad absoluta, de que trata el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, equiparable con el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del CPACA.; b) nulidad relativa, que tiene un término de prescripción de 5 años, conforme lo señala el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y c) nulidad y restablecimiento del derecho, a que alude el artículo 138 del CPACA., que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso. MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD RELATIVA – Es el que procede contra el acto que concede el registro de una marca / PRESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD RELATIVA – Término / PRESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD RELATIVA – Cómputo Como quiera que el acto acusado concede el registro de la marca EASYFLY (nominativa), Clase 39 Internacional de Niza, a favor de EASYFLY S.A., el mismo es

enjuiciable a través del medio de control de nulidad relativa, a que alude el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. […] Se advierte, que en el presente caso se está en presencia del medio de control de nulidad relativa, por cuanto la norma comunitaria invocada como vulnerada es el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de acuerdo con el artículo 172, ibídem, transcrito, el mismo tiene un término de prescripción de cinco años, contado a partir de la concesión del registro marcario. Como ya se indicó, la Resolución 26004 de 23 de agosto de 2007, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió la marca solicitada-, por lo que es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda, 23 de agosto de 2012 (folio 1553 del expediente), no habían transcurrido más de 5 años de la fecha de expedición del acto administrativo, lo que descarta la ocurrencia del fenómeno de la prescripción.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 246 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00305-00

Actor: EASYGROUP IP LICENSING LIMITED Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Recurso ordinario de súplica

Referencia: TESIS: CONFIRMA AUTO SUPLICADO. LA NULIDAD RELATIVA Y

ABSOLUTA SE PREDICA DE LOS ACTOS QUE CONCEDEN REGISTRO

MARCARIO Y AQUELLA TIENE UNA PRESCRIPCIÓN DE CINCO AÑOS. LA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SE PREDICA DE LOS ACTOS QUE DENIEGAN O CANCELAN UN REGISTRO POR NO USO O

DENIEGAN LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO POR NO USO.

Se decide el recurso ordinario de súplica oportunamente interpuesto por la sociedad AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGISTICA INTEGRAL – EASYFLY S.A., contra el proveído de 12 de mayo de 2017, proferido por la Sala Unitaria del señor Consejero doctor ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, en cuanto denegó la excepción previa denominada “caducidad de la acción”, por considerar que no le asistió razón a la sociedad EASYFLY S.A. en su calidad de tercero interesado, cuando manifestó que el medio de control pertinente para el caso era el de nulidad y restablecimiento del derecho, y no el de nulidad relativa, como se interpuso por la sociedad demandante. I.- FUNDAMENTOS DEL AUTO SUPLICADO El Consejero conductor del proceso, mediante auto de 12 de mayo de 2017, denegó la excepción previa solicitada por la sociedad EASYFLY S.A. como tercero

interesado, denominada “caducidad de la acción”, dentro de la demanda de nulidad presentada por la sociedad EASYGROUP IP LICENSING LIMITED, contra la Resolución 26004 de 23 de agosto de 2007, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió un registro marcario, al considerar que fue correcto el medio de control de nulidad presentado por la actora y en consecuencia no había operado el fenómeno de la caducidad. Adujo, que la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente previstas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se estableció frente a los actos que denieguen una concesión de un registro o cancelen un registro por no uso. Señaló que, la acción procedente es la de nulidad relativa de que trata el inciso 2º del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y que verificado el expediente se tiene que la actora la interpuso en tiempo. De igual modo indicó que, el acto administrativo demandado es de 23 de agosto de 2007 y la demanda se presentó el 23 de agosto de 2012, es decir, que se hizo dentro de los cinco años que permite el artículo 172 de la Decisión 486, por lo tanto, no operó el fenómeno de la caducidad. II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO La sociedad EASYFLY S.A en su calidad de tercero interesado interpuso recurso de súplica contra el auto de 12 de mayo de 2017, a través del cual solicitó que se revoque la decisión recurrida y en su lugar, se anuncie que para el caso en

concreto el medio de control corresponde al de nulidad y restablecimiento del derecho, y en consecuencia, se declare la caducidad de la acción. Argumentó que, la acción que interpuso la sociedad EASYGROUP sí entraña un interés particular, pues, ella alega tener el derecho de la marca en Francia, hecho que no tuvo en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de conceder el registro de la marca EASYFLY. En consecuencia, la acción procedente no era la de nulidad relativa sino la de nulidad y restablecimiento del derecho, que, a su juicio, habría caducado antes de la presentación de la demanda. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con el artículo 246 del CPACA., el recurso ordinario de súplica procede en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente, que por su misma naturaleza serían apelables, de haberse dictado por el inferior. En consecuencia, el proveído que niega la excepción previa de caducidad, dado su carácter de interlocutorio, es susceptible de súplica en esta instancia. En el caso objeto de estudio, la sociedad EASYFLY como tercero interesado, en audiencia de 12 de mayo de 2017, interpuso el recurso ordinario de súplica, en donde sostuvo que la acción interpuesta por la sociedad EASYGROUP entraña un interés particular y que en consecuencia se tendría que interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no la de nulidad relativa que fue la que efectivamente se instauró, y como resultado de ello se debía declarar la caducidad de la acción.

Como ya se reseñó, el Consejero Conductor del proceso declaró no probada la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, consideró que no le asiste razón a la sociedad EASYFLY S.A, al estimar que la actora debió haber interpuesto el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Sobre el particular, sea lo primero advertir que en materia marcaria existen tres clases de acciones o medios de control: a) nulidad absoluta, de que trata el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, equiparable con el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del CPACA.; b) nulidad relativa, que tiene un término de prescripción de 5 años, conforme lo señala el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y c) nulidad y restablecimiento del derecho, a que alude el artículo 138 del CPACA., que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso. Como quiera que el acto acusado concede el registro de la marca EASYFLY (nominativa), Clase 39 Internacional de Niza, a favor de EASYFLY S.A., el mismo es enjuiciable a través del medio de control de nulidad relativa, a que alude el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. En efecto, el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, prevé: “[…]La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de

un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […].” (Negrilla fuera del texto). Se advierte, que en el presente caso se está en presencia del medio de control de nulidad relativa, por cuanto la norma comunitaria invocada como vulnerada es el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de acuerdo con el artículo 172, ibídem, transcrito, el mismo tiene un término de prescripción de cinco años, contado a partir de la concesión del registro marcario. Como ya se indicó, la Resolución 26004 de 23 de agosto de 2007, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió la marca solicitada-, por lo que es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda, 23 de agosto de 2012 (folio 1553 del expediente), no habían transcurrido más de 5 años de la fecha de expedición del acto administrativo, lo que descarta la ocurrencia del fenómeno de la prescripción. Por lo precedente, la Sala confirmará el auto de 12 de mayo de 2017, proferido por el Consejero conductor del proceso, por medio del cual declaró no probada la excepción propuesta por la sociedad EASYFLY S.A, de conformidad con lo

expuesto en la parte motiva del presente proveído. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E: PRIMERO: CONFÍRMASE el auto de 12 de mayo de 2017, proferido por Consejero conductor del proceso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: En firme esta decisión, DEVUÉLVASE el expediente al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión celebrada el 27 de octubre de 2017.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ CAMILO CALDERÓN RIVERA

Conjuez