CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00361-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre la marca PREMIER MENTHOL (mixta) y las marcas MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta) y una gráfica DISEÑO DE TECHO (figurativa) / MARCA MIXTA – Concepto / MARCA FIGURATIVA – Concepto / ELEMENTO DENOMINATIVO – Prevalencia / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO - Criterio determinante en el examen de riesgo de confusión / CONSUMIDOR INFORMADO – Lo es el habitual de los productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza / MARCA DERIVADA - Facultad del titular de la marca inscrita de solicitarla / MARCA DERIVADA - Lo es PREMIER MENTHOL respecto de las marcas PREMIER / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo PREMIER MENTHOL al no existir semejanza ni riesgo de confusión con la marcas MARLBORO,

MARLBORO LIGHTS (mixta) y figurativa DISEÑO DE TECHO / REITERACIÓN

DE JURISPRUDENCIA

[E]s indudable que entre las denominaciones “PREMIER MENTHOL” y “MARLBORO” y “MARLBORO LIGHTS” de los signos en conflicto no existe similitud ortográfica, ni fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la vislumbra, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar. Al respecto, cabe destacar que la marca solicitada cuestionada “PREMIER MENTHOL” es lo suficientemente distintiva y diferente con respecto a las marcas

opositoras, al contener dos vocablos que la dotan por sí misma de la suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de los signos de la actora. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el comprador habitual de los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (amparados por las marcas en conflicto) es un consumidor informado, quien se casa con una determinada marca. Circunstancia que, por lo general, hace que no incurra en error al momento de seleccionar los cigarrillos y demás artículos de esta clase, que sean de su preferencia. […] Es preciso advertir que en este proceso ha quedado claro que la marca cuestionada “PREMIER MENTHOL”, objeto de registro de los actos acusados, es una derivación de las marcas “PREMIER”, registradas bajo los núms. 127611 y 132736, con anterioridad a la solicitud de registro de aquella y no tiene variaciones sustanciales en relación con las mismas pues tan solo varía en la ubicación y el tamaño de la figura geométrica que contiene, que ya ha sido empleada, además de que los productos que constituyen su objeto corresponden a los ya amparados por las marcas anteriormente registradas.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 15 de diciembre de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00237-00, C.P.

María Elizabeth García González; 11 de febrero de 2010, Radicación 11001-0324-000-2004-00376-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 9 de noviembre de 2006, Radicación 1101-03-24-000-2002-00378-01, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón; 14 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00267-00, C.P. María Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERALES A Y H / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00361-00

Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

Referencia: LA MARCA “PREMIER MENTHOL” ES UNA DERIVACION DE LAS

MARCAS “PREMIER” PREVIAMENTE REGISTRADAS. NO TIENE RIESGO DE

CONFUSIÓN CON LAS MARCAS OPOSITORAS “MARLBORO”, “MARLBORO

LIGHTS” Y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO), PUES EN AQUELLA PRIMA

EL ELEMENTO DENOMINATIVO, EL CUAL ES DIFERENTE, DISTINTIVO,

ADEMÁS DE TENER UN PÚBLICO CONSUMIDOR ESPECIALIZADO.

La Sala decide, en única instancia, la demanda1 promovida por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Las Resoluciones 29087 de 13 de agosto de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro” y 44924 de 31 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y el artículo segundo2 de la Resolución 0031778 de 25 de mayo de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso 1 En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante CAN. 2 El artículo primero, reconoció la notoriedad de la marca “MARLBORO”, para distinguir cigarrillos, productos comprendidos en la Clase 34 Internacional, para el período comprendido entre los años 1993 a 2004, inclusive. de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A.- PROTABACO S.A.- (en adelante PROTABACO S.A.), solicitó el registro de la marca “PREMIER MENTHOL” (mixta), para distinguir los productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Dentro del término legal, la sociedad actora PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presentó oposición contra la anterior solicitud, con fundamento en el riesgo de confundibilidad y aprovechamiento injusto que implicaría el uso de la marca “PREMIER MENTHOL” (mixta) respecto de sus marcas notorias “MARLBORO” (mixta), “MARLBORO LIGHTS” (mixta), y “FIGURATIVA”, registradas en Colombia en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: El 14 de febrero de 2005, la sociedad PROTABACO S.A. contestó la oposición formulada contra la solicitud de registro de la marca “PREMIER MENTHOL” (mixta). 4º: Mediante la Resolución 29087 de 13 de agosto de 2008 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “PREMIER MENTHOL” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad PROTABACO S.A., por considerar que la marca no estaba incursa en las causales de irregistrabilidad. 5°: Contra la citada Resolución la sociedad actora interpuso recurso de reposición

y, en subsidio, de apelación. 6º: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones 44924 de 31 de agosto de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 0031778 de 25 de mayo de 2012, en su artículo segundo, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 7º. La citada Resolución 0031778 reconoció en su artículo primero la notoriedad de la marca “MARLBORO” para distinguir productos de la referida Clase 34 para el período comprendido entre los años 1993 a 2004, inclusive. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que, se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “PREMIER MENTHOL” (mixta), para amparar productos de la Clase 34 Internacional, sin haber realizado el examen comparativo de las marcas enfrentadas. Que, tal afirmación se desprende del argumento expuesto por la demandada cuando señala que dicho registro era un derecho adquirido en favor del solicitante, derivado de la concesión previa de las marcas “PREMIER” (mixtas), respecto de las cuales supuestamente la nueva solicitud no constituía una variación sustancial en cuanto a sus elementos componentes, ni a los productos que amparan. Explicó que, para determinar si a PROTABACO S.A. le asistía derecho al registro

de la marca “PREMIER MENTHOL” (mixta), que distingue productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional, como signo derivado de los ya registrados, sus variaciones no podían alterar la impresión general de la marca ni tampoco podían reivindicar productos o servicios distintos a los amparados por el registro anterior o ampliar su cobertura. Que, la firma Brandingdang realizó un estudio denominado “Análisis comparativo entre el sistema de diseño visual de los empaques de “MARLBORO LIGTHS” y “MARLBORO MILD” y el sistema de diseño visual de los empaques de “PREMIER”, en el cual se concluye que el nuevo diseño de empaque de “PREMIER”, esencialmente representado en la marca “PREMIER MENTHOL”, introduce al diseño anterior de empaques y marcas PREMIER (mixtas), variaciones sustanciales respecto de los elementos gráficos vistos en los diseños registrados como marcas “PREMIER”. Que, por lo tanto, no puede decirse que la marca “PREMIER MENTHOL” (mixta) sea una marca derivada de las ya registradas. Agregó que, aunque se considera el supuesto derecho adquirido del signo objeto de controversia, la Administración pasó por alto que la doctrina del registro de marcas derivadas no exime a la Superintendencia de Industria y Comercio de realizar en cada caso el debido examen de registrabilidad y dar aplicación a las prohibiciones dispuestas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que son obligatorias. Señaló que, de haberse realizado el estudio comparativo de los signos enfrentados conforme a las reglas jurisprudenciales, la SIC había podido apreciar

que el elemento predominante en las marcas en conflicto no es el denominativo, como suele ser la regla general, sino que estaba frente a uno de aquellos casos excepcionales en los cuales el elemento figurativo, en particular, el DISEÑO DE TECHO, notoriamente conocido en los productos “MALBORO”, es un elemento distintivo que a simple vista adquiere primacía sobre el elemento denominativo integrado en las marcas enfrentadas. Adujo que, el elemento gráfico DISEÑO DE TECHO es característico de la marca “MARLBORO” y que en anteriores oportunidades, en un caso similar, el Superintendente de Industria y Comercio negó a la sociedad PROTABACO S.A., el registro de la marca “MAR.CO” (mixta), por ser esta susceptible de generar confusión respecto de las marcas de la actora. Posteriormente, el Consejo de Estado conoció de este asunto y en sentencia de 8 de noviembre de 2001 (Expediente núm. 110010324000199905848-01, Actora: PROTABACO S.A., Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero) señaló que predominaba el elemento gráfico (etiqueta y diseño). Que, en el presente caso, se presenta una situación análoga a la decidida en dicho expediente por el Consejo de Estado, pues se trata de marcas en cuya visión general predomina el elemento gráfico. Manifestó que, la marca “FIGURATIVA”, con registro núm. 160.511, consistente en el DISEÑO DE TECHO, es un símbolo distintivo y característico de la marca “MARLBORO”, que PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. ha registrado en la

mayoría de los países y que ha implicado su reconocimiento como icono de garantía a nivel mundial. Indicó que, la Superintendencia demandada, mediante la Resolución 0031778 de 25 de mayo de 2012, reconoció expresamente el carácter notorio de la marca “MARLBORO” de la Clase 34 Internacional, razón por la cual cualquier solicitud de registro que atente contra sus derechos debe denegarse. Estimó que, la marca “PREMIER MENTHOL” (mixta) es una imitación y reproducción parcial de las marcas “MARLBORO” (mixta) y “MARLBORO LIGHTS” (mixta) de su propiedad, en tanto copia el elemento figurativo “DISEÑO DE TECHO” invertido, así como una reproducción total de la marca FIGURATIVA. Anotó que, resulta contradictorio que en la referida Resolución 0031778 la SIC se haya limitado a determinar si existe entre los signos en conflicto algún riesgo de confusión, cuando en la misma expresa cuáles son las consecuencias de que un signo pretenda aprovecharse abusivamente de la reputación de una marca notoria. Sostuvo que, en la actuación administrativa se aportaron las declaraciones juramentadas rendidas por Bernard Combremont y Gerard Simonet, funcionarios de PHILLIP MORRIS PRODUCTS S.A., en las cuales exponen sobre la venta y distribución de cigarrillos “MARLBORO” a nivel mundial, la introducción de la etiqueta tradicional de MARLBORO a nivel mundial, entre otros. Que, en la oposición a la marca “PREMIER MENTHOL” se advirtió que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “M” &

Diseño, que incluye el diseño de techo invertido, solicitada por PROTABACO S.A., por cuanto consideró que existen semejanzas visuales con la marca “MARLBORO” de la actora que hacen imposible su diferenciación por parte del consumidor. Que, en Panamá, a PROTABACO S.A. le fue negada la solicitud de registro de la marca “PREMIER” y en la República de Paraguay, dicha sociedad fue sujeto de medidas cautelares decretadas para secuestrar toda la mercancía portadora de dicha marca, por la utilización de la etiqueta de los productos “MARLBORO” en los cigarrillos “PREMIER”. Que, en Colombia la actora inició una acción por infracción marcaria contra PROTABACO S.A. por el uso del nuevo diseño de cigarrillos “PREMIER”, el cual es de conocimiento del Juez 26 Civil del Circuito de Bogotá. Que, la firma Brandingdang realizó un estudio denominado “Análisis comparativo entre el sistema de diseño visual de los empaques de “MARLBORO LIGTHS” y “MARLBORO MILD” y el sistema de diseño visual de los empaques de “PREMIER”, en el cual se hace patente la preponderancia y semejanza confundible de las figuras geométricas que se observan en los diseños de las etiquetas de “MARLBORO” y “PREMIER”. Que, en el estudio de mercado titulado “Evaluación sobre Notoriedad y Confusión de Marcas de la Categoría de Cigarrillos”, realizado por Yankelovich Acevedo & Asociados (actualmente YANHAAS), se determinó que la mayoría de las personas encuestadas estimaron “que las cajetillas de productos “MALBORO” y

“PREMIER” presentan parecidos derivados de sus semejantes conjuntos marcarios”. Consideró que, un consumidor promedio puede pensar que la marca “PREMIER MENTHOL” distingue productos originarios de la actora generando además del aprovechamiento injusto de su reputación comercial, la inevitable dilución de la fuerza distintiva de la marca “FIGURATIVA” y del elemento figurativo preponderante en las marcas “MARLBORO” y “MARLBORO LIGHTS”. Finalmente, afirmó que, la Superintendencia de Industria y Comercio no aplicó la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que no tuvo en cuenta que las marcas objeto de oposición gozan de notoriedad y merecen una protección especial. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, el 17 de febrero de 2014 se dio inicio a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., en su calidad de actora del proceso; la Superintendencia de Industria y Comercio, en su condición de entidad demandada; PROTABACO S.A. (Hoy BRISTISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S.), en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, establecida en el artículo 137 del CPACA;

enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron vicio alguno que pudiera 3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada ni por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se adoptó decisión al respecto. Además, el Despacho no encontró motivo o fundamento para declarar probada de oficio alguna excepción. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resoluciones 29087 de 13 de agosto de 2008, 44924 de 31 de agosto de 2009 y 0031778 de 25 de mayo de 2012, a través de las cuales se concedió el registro de la marca mixta “PREMIER MENTHOL”, solicitada por el tercero interesado, sociedad PROTABACO S.A. (Hoy BRISTISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S.), para amparar productos de la Clase 34 Internacional, vulneran lo dispuesto en los literales a) y h) del artículo 136, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo con lo alegado en la demanda y sus contestaciones. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en

los términos expuestos. El Despacho dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como las solicitadas por la actora y el tercero en mención, enunciados en el numeral 7 del acápite “Decreto y Práctica de Pruebas” del Acta de la Audiencia Inicial. Se señaló que una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes y el Ministerio Público manifestaron que NO encuentran irregularidad en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior se declaró saneado el proceso hasta ese momento. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Adujo que, existen claras diferencias gráficas y visuales entre los signos enfrentados y, por lo tanto, no se configura el riesgo de confusión. Explicó que existen divergencias entre las denominaciones “PREMIER” y “MARLBORO”, toda vez que no hay coincidencia en la cadena vocálica ni consonántica. Anotó que, si bien es cierto que las marcas en disputa tienen una extensión ortográfica parecida, también lo es que los demás elementos denominativos generan la suficiente fuerza distintiva para que en el mercado se puedan diferenciar los unos de los otros.

Expresó que, desde el punto de vista gráfico existen algunas semejanzas pero desaparecen al realizarse el análisis en conjunto del signo solicitado. Manifestó que, la marca solicitada “PREMIER MENTHOL” (mixta) es una marca derivada de las anteriores, pues identifica los mismos productos de la Clase 34 Internacional, está en cabeza del mismo titular y comparte el elemento nominal “PREMIER” y no presenta variaciones sustanciales con las marcas previamente registradas. Indicó que, a pesar de que los signos en conflicto identifican los mismos productos de la Clase 34 Internacional, tampoco es motivo suficiente para denegar el registro. Señaló que no entiende el motivo por el cual la parte actora se refiere a la notoriedad de la marca “MARLBORO”, si ya la autoridad nacional reconoció dicho atributo y valoró todo el material probatorio aportado por la demandante. II.1.2.- La sociedad PROTABACO TABACALERA DE COLOMBIA S.A.- PROTABACO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Señaló que, su diseño del empaque “PREMIER” cuestionado en la demanda es en verdad una letra “M”, la cual es la inicial del apellido de la familia MEKLER, que constituyó la sociedad PROTABACO S.A. en el año 1962. Manifestó que, la referida letra “M” es un ingrediente primordial en la marca “PREMIER” de la mencionada sociedad y que se encuentra registrada en Colombia bajo los núms. 119.401 y 127.611, en la Clase 34 de la Clasificación

Internacional de Niza. Expresó que, posteriormente se registraron las marcas “PREMIER” con letra “M” y esta marca fue evolucionando con variaciones secundarias. Que, el elemento figurativo que acompaña el registro de la marca cuestionada es la misma letra “M”, que ya estaba presente en varios registros de propiedad de PROTABACO S.A., incluida la marca “NEVADO”, que fue la primera en adoptar dicho elemento figurativo y que, posteriormente lo fue en la marca “PREMIER”. Adujo que, las distintas versiones de la marca “PREMIER” de propiedad de PROTABACO S.A. contienen los siguientes elementos: la parte nominativa “PREMIER”, los leones rampantes y la letra “M”, que se encuentran presentes en cada una de las marcas “PREMIER” ya registradas. Anotó que, los registros para los diseños de propiedad de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. para el pentágono irregular, antes llamado diseño de tejado, son posteriores a los registros núms. 127.611, 132.736, y 326.073, que son de propiedad de PROTABACO S.A. Indicó, con respecto a la solicitud de registro de la marca “MAR.CO” (mixta), que cuando PROTABACO S.A. la solicitó lo que hizo fue incluirle el mismo diseño de la letra “M” que ya tenía registrado, pero con dos letras “M”, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Que la decisión inicial que se profirió en dicha solicitud fue la de conceder el registro de esa marca, decisión que se mantuvo al resolver el recurso de reposición, lo que demuestra que las opiniones en el asunto estaban divididas. Sobre el registro de la marca “PREMIER” en Panamá, comentó que el sistema

legal panameño difiere mucho del sistema colombiano dado que la decisión que niega o concede la marca tiene una sola instancia ante la cual se puede presentar solamente el recurso de apelación. Decidido tal recurso, la parte vencida no cuenta con otro medio de defensa. En este caso, la apelación en favor de la actora y PROTABACO S.A. no tuvo otra oportunidad en dicho país para proponer argumentos en defensa de su marca, que para entonces ya se encontraba registrada en Colombia. En cuanto a las medidas cautelares señaló que, el decreto de estas se debió a que PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. manifestó que PROTABACO S.A. estaba utilizando la etiqueta de los cigarrillos “MARLBORO” en los empaques de sus cigarrillos “PREMIER”, pero que afirmar ello es falso pues PROTABACO S.A. vendía y vende cigarrillos “PREMIER” en los empaques registrados para la marca

PREMIER.

En lo concerniente a la demanda por infracción marcaria presentada en Colombia por la actora, expresó que esta se encuentra en período probatorio después de 4 años y que no es cierto que el uso de los empaques para la marca “PREMIER” por parte de PROTABACO S.A. sea un uso infractor de los registros para la marca “MARLBORO”, toda vez que la marca “PREMIER” se encuentra debidamente registrada en Colombia por lo cual el uso de esta y sus derivaciones es absolutamente legítimo y no puede ser cuestionado. Alegó que, si la marca “MARLBORO” es notoriamente conocida, ello debe ser sin perjuicio de los derechos indiscutibles que posee PROTABACO S.A. sobre la

marca “PREMIER” registrada en Colombia desde 1990. Por último, trajo a colación el testimonio rendido ante el Juzgado 26 Civil del Circuito el 12 de marzo de 2009, por un testigo de la parte demandante, en el que señaló: “La estructura visual del elemento preponderante de la cajetilla de Marlboro es estructuralmente y visualmente diferente del de la cajetilla de Premier”. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó4: “PRIMERO: Para el caso concreto es muy importante que la corte consultante determine claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica. En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en conflicto, la corte consultante al establecer la respectiva similitud ideológica no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Por lo tanto, el cotejo debe darse mediante un análisis complejo donde intervengan también exámenes de la similitud ideológica y fonética, así como factores relativos a los productos amparados.

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de

confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto PREMIER MENTHOL y las marcas mixtas MARLBORO y 4 Proceso 219-IP-2015. MARLBORO LIGHTS, aplicando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto PREMIER MENTHOL y las marca denominativa MARLBORO, aplicando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si las marcas MARLBORO (mixta) y MARLBORO LIGHTS (mixta), eran notoriamente conocidas al momento de la solicitud del signo mixto PREMIER MENTHOL, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera alguno de los riegos determinados en la presente providencia.

La corte consultante deberá determinar si la marca PREMIER es notoriamente conocida, para posteriormente establecer el grado de incidencia de dicha marca en el signo que se pretende registrar, y de esta manera determinar su distintividad.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 29087 de 13 de agosto de 2008, concedió el registro de la marca mixta “PREMIER MENTHOL”, para distinguir los productos de la Clase 34 Internacional, al considerar que es una derivación de las marcas “PREMIER” (mixtas) concedidas a la sociedad PROTABACO S.A., teniendo en cuenta que dicho signo presenta variaciones no

sustanciales y que la expresión “MENTHOL” no desvirtúa el tratamiento de marca derivada, debido a que dicha expresión resulta ser descriptiva de los productos que identifica. Por su parte, la actora adujo que existe confusión pues la marca mixta “PREMIER MENTHOL” reproduce el elemento gráfico DISEÑO DE TECHO invertido, que es predominante y característico de sus marcas “MARLBORO” (mixta) con registro núm. 37.748, “MARLBORO LIGHTS” (mixta) con registro núm. 107.890, y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO), con registro núm. 160.511, generando un riesgo de asociación acompañado de aprovechamiento injusto del prestigio de sus marcas, así como de una dilución de la fuerza distintiva de estos signos. Consideró que, la SIC incurre en error al afirmar que el signo cuestionado “PREMIER MENTHOL” (mixto) es una marca derivada de las marcas previamente registradas “PREMIER” (mixtas) de PROTABACO S.A., dado que el nuevo diseño tiene variaciones sustanciales respecto de los elementos gráficos de la marcas “PREMIER” (mixtas). Adicionalmente señaló que sus marcas son notorias. El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literales a), h), 224, 225 y 228 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina,

señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca mixta “PREMIER MENTHOL”, para la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue los siguientes productos: “Cigarrillos y tabacos, artículos para fumadores; cerillas”. Los textos de las normas aludidas, son los siguientes: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 225.- Un signo notoriamente conocido será protegido contra

su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión