CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00010-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo LUBRAX y la marca nominativa previamente registrada LUBRAL / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo LUBRAX para distinguir productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y conexión competitiva con la marca LUBRAL Del análisis […] de los signos enfrentados la Sala observa que existe similitud ortográfica y fonética, dada la longitud de las palabras, sus raíces, la coincidencia y el orden de las vocales y consonantes que las componen y que la única diferencia radica en la consonante “X” de la marca cuestionada, la cual no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada. […] Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén, donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en los vocablos “LUBRAX" y “LUBRAL”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva. […] En el caso sub examine, se tiene que las marcas en conflicto amparan productos de la misma clase, es decir, los de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: “Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mecha”, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría

llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. En efecto, dichas marcas pertenecen a una misma clase del nomenclátor; tienen la misma finalidad; comparten los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género y sus consumidores son los mismos. Por lo tanto, la Sala estima que también existe conexión competitiva. […] En consecuencia, la Sala concluye que en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunicad Andina y que no tuvo razón la SIC al otorgar el registro de la marca “LUBRAX” del tercero interesado en las resultas del proceso, lo que impone declarar la nulidad del acto acusado. DEPÓSITO O REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL – Efectos / NOMBRE COMERCIAL – Uso exclusivo / DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE NOMBRE COMERCIAL – Se adquiere probando el uso constante, real y efectivo de dicho nombre comercial / COEXISTENCIA DE HECHO – Efectos /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[E]l depósito o registro del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, pero no otorga derecho de prelación, ni de exclusividad, que permita a su titular actuar contra terceros, dado que el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial, el cual no fue probado en el presente caso, pues no se

allegaron pruebas para demostrarlo.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 5 de marzo de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2009-00311-00; y 14 de abril de

2016, Radicación 11001-03-24-000-2009-00629-00, C.P. María Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00010-00

Actor: GLANTON LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: LA MARCA CUESTIONADA “LUBRAX” ES CONFUNDIBLE CON EL

SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO “LUBRAL”, EN CUANTO EXISTE ENTRE

ELLOS SEMEJANZAS Y CONEXIDAD COMPETITIVA.

La sociedad GLANTON LTDA., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, que se interpreta como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 42395 de 11 de

julio de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, SIC, que concedió el registro de la marca “LUBRAX”, para identificar productos de la Clase 4ª Internacional, en favor de la señora MARTHA LUCÍA CÁRDENAS GÓMEZ. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: El 18 de diciembre de 2006, dentro del Expediente núm. 06-126267, la señora MARTHA LUCÍA CÁRDENAS GÓMEZ solicitó el registro de la marca “LUBRAX” (nominativa) para identificar productos de la Clase 4ª Internacional. 2°- Contra dicha solicitud, las sociedades GLANTON LTDA, PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS y BASF AKTIENGESELLSCHAFT, presentaron oposiciones alegando que la marca solicitada se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser confundible con las marcas “LUBRAL” (nominativa), registrada en la Clase 4ª Internacional con el certificado núm. 228508 y tramitada dentro del Expediente núm. 92-2105144; “PETROBRAS LUBRAX” (NOMINATIVA), solicitada dentro de los Expedientes núms. 04-124473

y 06-99235; y “LUWAX” (NOMINATIVA), registrada en la Clase 1ª Internacional, con el certificado núm. 142278; respectivamente. 3°: Mediante la Resolución núm. 24828 de 11 de mayo de 2011, el Director de Signos Distintivos (Ad-Hoc) de la SIC negó el registro de la marca solicitada por encontrarla incursa en la causal establecida en el artículo 136, literal a) de la mencionada Decisión; declaró fundadas las oposiciones presentadas por las sociedades GLANTON LTDA y PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS e infundada la presentada por la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT. 4º: Contra la citada Resolución la señora MARTHA LUCÍA CÁRDENAS GÓMEZ, mediante apoderado, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación; siendo resueltos el primero en forma confirmatoria mediante la Resolución núm. 41748 de 9 de agosto de 2011 y el segundo, a través de la Resolución núm. 42395 de 11 de julio de 2012, que revocó el numeral 1 de la Resolución núm. 24828 de 11 de mayo de 2011 en el sentido de conceder el registro de la marca “LUBRAX” (NOMINATIVA), para identificar productos dentro de la Clase 4ª Internacional y declaró infundadas las oposiciones presentadas. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que, la SIC vulneró el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, de la

Comunidad Andina, por cuanto en la Resolución demandada no realizó un estudio disciplinado y riguroso de la semejanza y confundibilidad de las marcas en controversia y desconoció los argumentos expuestos en los escritos de oposición. Manifestó que, la Administración vulneró el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, al desconocer que existe una identidad y similitud entre los signos distintivos, pues se está frente a una marca idéntica o similar a una ya solicitada para registro o registrada y que pretende distinguir los mismos productos o servicios. Alegó que, la entidad ya había realizado el examen de confundibilidad entre las expresiones “LUBRAL” y “LUBRAX” en siete (7) oportunidades1; que en todas ellas reconoció la existencia de una similitud, inclusive una proximidad a la igualdad, entre dichos signos; y que el cambio de posición de la entidad no tiene normativa vigente en la cual pueda fundamentarse. Agregó que, existen similitudes i) ortográfica, por la coincidencia en la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o 1 Trajo a colación apartes de las Resoluciones núms. 24807 de 10 de mayo de 2011, proferida dentro del Expediente núm. 04-124473; 24830 de 11 de mayo de 2011, librada dentro del Expediente núm. 06-99235; 24829 de 10 de mayo de 2011, emanada dentro del Expediente núm. 0699239; 24823 de 11 de mayo de 2011, obrante dentro del Expediente núm. 06-99235; 24821 de 11 de

mayo de 2011, proferida dentro del Expediente núm. 08-57385; 24828 de 11 de mayo de 2011, librada dentro del Expediente núm. 06-126267; y 41748 de 9 de agosto de 2011, emanada dentro del Expediente núm. 06-126267. terminaciones comunes; ii) fonética, porque al pronunciar los signos se produce un sonido similar; e iii) ideológica, en tanto los signos representan o evocan una misma idea: un lubricante. Al efecto, indicó que, las expresiones “LUBRAL” y “LUBRAX” tienen 1 palabra; 2 sílabas, la misma secuencia de vocales. Solo cambian en la última consonante de la secuencia de consonantes. Ambas reproducen la idea de un lubricante. Adujo que, por estar ante un evento de solicitud de registrabilidad de un signo que pretende identificar productos de una misma Clase Internacional, la entidad no solo debió realizar un análisis más estricto y reflexivo respecto del conflicto suscitado entre éstos, sino que erró al descartar de plano los argumentos relativos a que se estaba frente a la identificación de dos productos de una misma Clase Internacional. Señaló que, se violó el artículo 61 de la Constitución Política, al conceder la marca “LUBRAX” para distinguir los productos de la Clase 4ª Internacional, que no cumple con los requisitos exigidos por la citada Decisión 486 de 2000, y desconocer con ello la obligación constitucional que tiene la SIC de asegurarle una adecuada protección a la marca “LUBRAL”, que distingue también productos de esa Clase.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico. Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que, el signo solicitado a registro es una marca nominativa de fantasía, que no tiene significado conocido. Manifestó que, es una marca única, debido a su relacionamiento exclusivo con el producto que se comercializa y, por ello, no puede generar confusión. Indicó que, existe una diferencia tanto gramatical como fonética entre la marca “LUBRAX” y la marca opositora. Adujo que, si bien es cierto que las marcas en disputa tienen una extensión ortográfica parecida, también lo es que los demás elementos denominativos generan la suficiente fuerza distintiva para que en el mercado se puedan diferenciar los unos con los otros y escoger, sin mayor problema la que sea de su preferencia. Sostuvo, además, que no se violó el artículo 61 de la Constitución Política, teniendo en cuenta que la SIC es la encargada de realizar el examen de registrabilidad de cualquier solicitud marcaria que se adelante en Colombia y que la citada Decisión 486 de 2000 es la norma vigente y aplicable para los actos administrativos expedidos acusados, los cuales fueron generosos en detallar el examen de registrabilidad. II.1.2.- El apoderado judicial de la señora MARTHA LUCÍA CÁRDENAS GÓMEZ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen

las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Adujo que, no es cierto que se haya desconocido por parte de la entidad demandada la existencia de la marca “LUBRAL” (nominativa) para distinguir productos de la Clase 4ª Internacional. Indicó que, lo que argumenta la SIC es que no existe riesgo de confusión con la marca “LUBRAX” (nominativa) para amparar productos de la citada Clase. Señaló que, el signo “LUBRAL” de la sociedad actora fue solicitado en 1992, cuando ya se encontraba depositado y en uso el nombre comercial “LUBRAX”, en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, además de que le fue concedido el registro de la marca “LUBRAX” para servicios de la Clase 35 Internacional. Anotó que, ello lo que demuestra es la coexistencia pacífica de los signos y que nunca se han presentado riesgos de confundibilidad entre los mismos, pero que, además, existe un derecho prioritario e inscrito en favor de la señora MARTHA LUCÍA CÁRDENAS GÓMEZ, como titular previa del nombre comercial “LUBRAX”, el cual ha usado sin solución de continuidad desde que fue solicitado en 1997 y con el registro de la marca “LUBRAX” para las Clases 4ª y 35 Internacional, las cuales son clases relacionadas, dado que los productos y servicios que amparan se refieren a aceites, lubricantes para automotores y maquinaria. Alegó que, no existe riesgo de confusión entre los signos “LUBRAL” y “LUBRAX”, pues es evidente que la sílaba tónica de cada uno de los signos es

totalmente diferente y ocupa un lugar diferente: LUBRAL /LUBRAX. Propuso las siguientes excepciones: -RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PRIORITARIOS DE MARTHA LUCÍA CÁRDENAS GÓMEZ, al considerar que ella debe gozar del reconocimiento de sus derechos, los cuales se encuentran debidamente otorgados, inscritos y vigentes respecto del signo “LUBRAX”, que ampara productos de la Clase 4ª Internacional, además como nombre y como marca de servicios registrada, inscrita y vigente para la Clase 35 Internacional, prioritario frente a la solicitud y otorgamiento del registro de la marca “LUBRAL”, de la cual es titular la actora y en la que se fundamentó para solicitar la nulidad del acto administrativo controvertido. -AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE LA DECISIÓN 486 DE 2000, por cuanto se evidencia en las decisiones de la SIC el análisis pertinente, lo que descarta la vulneración del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, pues el registro de la marca cuestionada “LUBRAX”, Clase 4ª Internacional, se solicitó teniendo en cuenta los derechos prioritarios inscritos y vigentes en favor del tercero interesado en las resultas del proceso. -AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LA DEMANDADA, ya que tanto las actuaciones encaminadas a expedir el acto acusado como las normas que sirven de sustento del mismo se encuentran ajustadas a derecho. Así mismo, propuso las que de oficio se encuentren probadas. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 5

de octubre de 2015 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad GLANTON LTDA., en su calidad de actora del proceso, la SIC, en su condición de entidad demandada, el apoderado de la señora MARTHA LUCÍA CÁRDENAS GÓMEZ, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Agente del Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Se observó que, el apoderado de la señora MARTHA LUCÍA CÁRDENAS GÓMEZ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, al contestar la demanda propuso excepciones de mérito, las cuales serían resueltas en la sentencia que dirima el fondo del asunto. Dicha decisión quedó notificada en estrados y se indicó que contra ella procedía el recurso ordinario de súplica, de conformidad con el inciso 4º del numeral 6 del artículo 180 del CPACA, del cual no se hizo uso. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si la Resolución núm. 42395 de 11 de julio de 2012, mediante la cual la SIC concedió a la señora MARTHA LUCÍA CÁRDENAS GÓMEZ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca “LUBRAX” (nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 4ª Internacional, vulnera lo dispuesto en los artículos 136, literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina; y 61 de la Constitución Política. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por la actora y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como los solicitados por ellos, enunciados en el numeral 7 del acápite “Decreto y Práctica de Pruebas” del Acta de la Audiencia Inicial. Se señaló que una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente,

guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó2: “[…] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En este sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado LUBRAX (denominativo) y la marca LUBRAL (denominativa). […] 3.6. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la

denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administradores. 2 Proceso 120-IP-2017. 3.7. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. […] 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco

prueba que sean diferentes. […] 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA De manera preliminar, la Sala debe pronunciarse sobre las excepciones de “Reconocimiento de derechos prioritarios de MARTHA LUCÍA CÁRDENAS GÓMEZ”, “Ausencia de vulneración de la Decisión 486 de 2000”, y “Ausencia de responsabilidad de la demandada”, propuestas por el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la señora MARTHA LUCÍA

CÁRDENAS GÓMEZ.

Al respecto, cabe señalar que dichas excepciones serán desestimadas, dado que sus fundamentos envuelven la defensa de los actos acusados, lo cual significa que ellas no constituyen una excepción propiamente dicha, pues la finalidad de ésta es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones, que impida al fallador entrar a conocer del fondo del asunto, circunstancia que no se presenta en el asunto examinado, razón por la cual los argumentos se estudian junto con los cargos de la demanda. Ahora bien, la SIC, a través de la Resolución núm. 42395 de 11 de julio de 2012, concedió el registro de la marca “LUBRAX” (nominativa), en favor de la señora MARTHA LUCÍA CÁRDENAS GÓMEZ, para amparar los siguientes

productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza: “Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas.” Sobre el particular, la actora alegó que dicha marca es confundible con la marca previamente registrada “LUBRAL” (nominativa), que identifica también productos de la citada Clase 4ª de la Clasificación Internacional, por cuanto entre ellas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico, en cuanto ambas reproducen la idea de un lubricante. El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que, para el caso sub examine, es viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. A este respecto, cabe precisar que la Sala resolverá la controversia teniendo en cuenta el alcance de los artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, así como del artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que la fijación del litigio y la referida interpretación se circunscribió a la vulneración de las citadas disposiciones, con el concepto del alcance de violación que al cargo le señaló la actora, frente al cual se refirieron las contestaciones de la demanda. Ello, en atención a que la competencia del Juez para resolver la controversia está circunscrita a la fijación del litigio, según se infiere del artículo 180, numeral 7, del

CPACA. El texto de las normas aludidas es el siguiente: “Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la maraca mediante resolución. […]” Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor

difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al efectuar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos y/o servicios de que se trate [...]” Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

LUBRAX

MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (nominativa)

LUBRAL MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (nominativa) Como en el presente caso se va a cotejar la marca nominativa cuestionada “LUBRAX”, como lo es la solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, frente a la marca nominativa “LUBRAL” de la parte actora, es menester analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto de sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Siendo ello así, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial resalta que el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” Ahora, con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riego de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […].”3 Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados la Sala

observa que existe similitud ortográfica y fonética, dada la longitud de