CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00019-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto TOTIS y la marca nominativa y mixta previamente registrada TOSTIS / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto TOTIS para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza al existir similitud y conexión competitiva con la marca nominativa y mixta TOSTIS previamente registrada en la misma clase [L]a Sala considera que se da una evidente semejanza, apreciable incluso a simple vista, entre las marcas cotejadas, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, que no desaparece por la ausencia de la letra “S” en la marca cuestionada, dado que esta no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarlas, de suerte que, sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que hay riesgo de confusión entre las marcas que conforman, en grado tal que impide la coexistencia en el mercado. (…) En el caso sub examine, se tiene que las marcas en conflicto amparan productos de la misma clase, es decir, los de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos de café, harina, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo [...]” De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que dichas marcas pertenecen a una misma clase del nomenclátor; tienen la

misma finalidad, en cuanto ambos son productos para la alimentación; pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos, pues generalmente se venden en supermercados o tiendas; poseen el mismo género (productos alimenticios) y sus consumidores son los mismos. Por consiguiente, la Sala considera que también existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. Así las cosas, al no poseer la marca solicitada “TOTIS” la condición de distintividad necesaria y existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y conexidad competitiva de sus productos, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues generan riesgo de confusión o de asociación, en tanto el consumidor puede confundirse acerca de su origen empresarial, que supone que los productos provienen del mismo titular y que lo llevaría a asociar los productos de la marca “TOTIS” con los de la marca “TOSTIS”, beneficiando la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (E)

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00019-00

Actor: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad

Referencia: LA MARCA CUESTIONADA “TOTIS” ES CONFUNDIBLE CON LA

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “TOSTIS”, EN CUANTO EXISTE

ENTRE ELLOS SEMEJANZAS Y CONEXIDAD COMPETITIVA.

La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORPORATION, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 54439 de 28 de octubre de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 65164 de 16 de diciembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 0002809 de 30 enero de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: La sociedad FRITOS TOTIS S.A. de C.V.1, presentó solicitud de registro de la marca mixta “TOTIS”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30

Internacional, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 604 de 29 de mayo de 2009. 1 Hoy COSTEÑA BILBAO S.L. 2°- Contra dicha solicitud, la sociedad actora presentó oposición al registro de la marca mixta “TOTIS”, con fundamento en la confusión que se generaría con la marca “TOSTIS” (nominativa y mixta) ya registrada y de la cual es titular. 3°: A través de la Resolución núm. 54439 de 28 de octubre de 2009, la Directora de la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca mixta “TOTIS”, en la Clase 30 Internacional, por considerar que entre la marca solicitada y la marca opositora “TOSTIS”, no se presenta similitud susceptible de generar confusión o de inducir a error al público consumidor teniendo en cuenta la primera impresión que se genera. 4º: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa, el primero de ellos mediante la Resolución núm. 65164 de 16 de diciembre de 2009, y el segundo a través de la Resolución núm. 00002809 de 30 de enero de 2012. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó, por indebida aplicación, el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que los elementos gráficos que acompañan la

marca solicitada no tienen una carga conceptual fuerte, por lo tanto, el elemento preponderante es el nominativo y sobre él debe recaer el cotejo marcario, esto es, entre las expresiones TOTIS y TOSTIS. Que, así las cosas, al hacer una comparación entre dichas expresiones, es posible ver que existen semejanzas desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, lo que hace que se genere un riesgo de confusión o de asociación que impide la pacífica coexistencia de estos signos en el mercado. Señaló que, desde el punto de vista ortográfico, existen varios elementos comunes entre los signos enfrentados, tales como la secuencia de las vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o terminaciones comunes. Manifestó que, en cuanto a la secuencia de las vocales, las marcas “TOTIS” y “TOSTIS” tienen una secuencia vocálica idéntica pues son de igual longitud y secuencia (O-I), (totis) (tostis). En esa medida, una persona promedio podrá confundir una secuencia vocálica con la otra, toda vez que la adición de una consonante media, es una variación no sustancial y de irrelevante entidad para vencer el riesgo de confusión. Estimó que, en lo atinente a la longitud de las palabras, resulta obvio que mientras la expresión TOTIS está compuesta por 5 letras, la expresión TOSTIS está compuesta por seis. No se trata entonces de un aumento o disminución notable en la extensión de una frente a la otra. Agregó que, por el número de sílabas, las marcas “TOTIS” y “TOSTIS” están

compuestos por un número idéntico de sílabas y en ambos casos las marcas se pronuncian en dos tiempos: TOTIS: TO-TIS, TOSTIS: TOS-TIS. Anotó que, en lo relacionado con las raíces o terminaciones comunes, ambas marcas las comparten, pues las dos inician con TO y terminan con TIS y, además, no hay siquiera una sílaba diferenciadora entre ambas raíces y terminaciones. Que, en síntesis, de los cuatro criterios de confundibilidad ortográfica que pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable y obvia, todos concurren en el presente caso. Alegó que existe una similitud fonética de las marcas en conflicto porque basta hacer el ejercicio de repetir continuamente ambas marcas y percatarse que el riesgo de confusión es latente: “TOSTIS-TOTIS-TOSTIS-TOTIS-TOSTIS. En esa medida, al ser pronunciadas, las marcas tienen un sonido muy similar. Agregó que existe una similitud conceptual entre los signos enfrentados, porque tanto la marca “TOTIS” como la marca “TOSTIS” son ejemplos de los llamados signos de fantasía que carecen de significado aparente por si mismos; justamente, porque se trata de signos fantasiosos, no existe razón aparente para que tengan que ser tan similares entre sí; que otra sería la cuestión si ambos pretendiesen evocar algún producto de la Clase 30, pero no siendo el caso por qué debe la competencia elegir un signo tan similar ortográfica y fonéticamente. Finalmente, señaló que existe una similitud o identidad entre los productos que se buscan amparar con la marca en conflicto.

Que, por un lado, la marca “TOTIS”, solicitada por la sociedad FRITOS TOTIS S.A. de C.V., busca amparar los siguientes productos de la Clase 30 Internacional: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos de café, harina, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo [...]”. Que, por el otro lado, la marca opositora “TOSTIS” se encuentra registrada para amparar productos de la Clase 30 con cobertura total. Indicó que el encabezado de la Clase 30 de la Clasificación Internacional enuncia como productos pertenecientes los siguientes: “[…] Café, té, cacao, sucedáneos del café, arroz, tapioca, sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo […]”. Que, del anterior listado de productos, es evidente que ambas marcas, además de ser similares ortográfica, fonética y conceptualmente, también buscan amparar una misma gama de productos, generándose así un riesgo de confusión que hace inviable su coexistencia pacífica. Respecto al riesgo de confusión, recordó lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial núm. 016-IP-2009:

“[…] Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios […]”. Que, en consecuencia, de acuerdo con la transcripción que antecede, basta con que exista la posibilidad de ocurrencia de confusión para negar el registro de la marca, sin ser necesario que indefectiblemente el mismo induzca a error a los consumidores. Reiteró que así lo ha entendido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando afirma que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y de asociación. De lo anterior, concluyó que la Administración estaba obligada a efectuar un riguroso cotejo marcario para asegurar que de concederse la marca “TOTIS” en la

Clase 30 Internacional no se violaría el derecho de un tercero, lo cual no hizo, pues es claro que al concederla, existiendo el antecedente de la marca registrada “TOSTIS”, concurren las dos condiciones de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, esto es, que los signos sean similarmente confundibles y que amparen una misma gama de productos o servicios. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, al considerar que carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que, al analizar los signos en cotejo, se encuentra que si bien se presentan semejanzas entre ellos, al compartir algunas de sus letras, dicha coincidencia se ve diluida por los demás elementos que conforman las marcas.

Observó que las marcas: solicitada y registrada, presentan una estructura gramatical y una sonoridad diferente, comoquiera que su composición silábica es diferente TOTIS/ TOSTIS, además de que los signos en cotejo presentan un contenido conceptual diferente, lo cual diluye aún más las semejanzas presentes entre los signos.

Indicó que la simple variación de una letra permite que en este caso se presenten diferencias sustanciales que se reflejan tanto en el aspecto fonético, como conceptual. Adujo que la marca “TOSTIS” es evocativa de TOSTAR, que significa “[…] poner algo a la lumbre, para que lentamente se le introduzca el calor y se vaya

desecando, sin quemarse, hasta que tomo color […]”, mientras que la marca solicitada “TOTIS” evoca la expresión coloquial TOTEAR, que hace referencia a reventar o estallar. Que, en ese sentido, el consumidor sabrá que la marca “TOTIS” alude a un producto que para su preparación debe explotar, verbi gracia, el maíz pira y entenderá que la marca registrada “TOSTIS” ampara un producto cuyas características es de tostado. Sostuvo que, visualmente, se trata de marcas distintas y perfectamente individualizables a los ojos del consumidor, debido a que la marca solicitada y concedida tiene reivindicación de colores y posee una grafía especial acompañada de un diseño adicional en la letra “O” que tiene bigotes de roedor y orejas largas. Que el diseño de la marca previamente registrada también tiene reivindicaciones de colores, pero corresponde a una figura caricaturesca que se asimila a un hombre con sombrero mexicano, que sostiene en su mano un producto alimenticio. Que, así las cosas, el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, con lo cual queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que tiene la actora frente a su marca. II.1.2.- El apoderado judicial de la sociedad COSTEÑA BILBAO S.L., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal. Adujo que, del análisis en conjunto de las marcas “TOSTIS” (mixta) y “TOTIS”

(mixta), sin fraccionar, se llega a la conclusión de que ambos signos no son confundibles, que pueden coexistir en el mercado y que, por tanto, los actos acusados, al conceder el registro de la marca “TOTIS” (mixta), en la Clase 30 Internacional, no violaron la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Expresó que, en la marca “TOTIS” se aprecian los siguientes elementos diferenciadores con respecto a la marca de la actora: i) un tipo de letra especial, diferente al de la marca “TOSTIS”, con reivindicación de los colores verde y amarillo; ii) no contiene la letra “S” de la marca “TOSTIS”; iii) contiene la figura del conejo, con reivindicación de los colores azul, gris, amarillo, crema, rojo y blanco, aspectos gráficos ausentes dentro del conjunto marcario de la marca “TOSTIS”. Manifestó que la marca de la demandante presenta varios elementos que no están incluidos en la marca “TOTIS” y que la hacen completamente distinguible frente a esta: i) un personaje mexicano de perfil, sosteniendo una tortilla de maíz de gran tamaño y con un sombrero mexicano, en primer plano; ii) la letra “S” tiene una grafía especial que en nada se parece a la de la marca “TOSTIS”; iii) aparecen otros vocablos adicionales, no presentes en la marca “TOTIS”, como “ORIGINAL” y “TAQUITOS DE MAÍZ”, este último en clara referencia a los productos que identifica la marca en el mercado. Señaló que, desde el punto de vista visual, poseen características que las dotan de suficiente fuerza distintiva, al contener cada una elementos tanto nominativos,

como gráficos, que permiten diferenciarlas en el mercado. Anotó que, estaba completamente de acuerdo con los argumentos expuestos por la SIC en los actos acusados. Indicó que los elementos fónicos que componen “TOTIS” y “TOSTIS” difieren en cuanto las palabras están compuestas por diferentes letras, lo cual le otorga una pronunciación diferente y, por lo tanto, una fonética disímil. Que las marcas en conflicto no tienen una pronunciación idéntica porque las letras que las conforman no son las mismas. Agregó que si es cierto que tienen algún grado de similitud, pero al pronunciarlas se hace palpable que la letra “S”, presente en la marca “TOSTIS”, le imprime a esta una sonoridad lo suficientemente diferenciadas con respecto a la marca “TOTIS”. Sostuvo que, el signo “TOSTIS” evoca el concepto de TOSTADO y “TOSTAR”, que significa “poner algo a la lumbre, para que, lentamente, se le introduzca el calor y se vaya desecando, sin quemarse, hasta que tomo color”, mientras que el signo solicitado “TOTIS” evoca el concepto de “TOTEAR”, es decir, “reventar o estallar”. En ese sentido, para el consumidor promedio será fácil asociar el término distintivo “TOTIS” con la cualidad del producto identificado con el mismo, en cuanto este debe explotar para su preparación (caso del maíz pira). Consideró que, teniendo en cuenta que el primer presupuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, no se cumplió, con respecto a la marca cuestionada y que, en consecuencia, la

SIC actuó apegada a las normas, al conceder la marca, resulta improcedente hacer un análisis de los productos amparados por las marcas cotejadas. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de enero de 20112, el 19 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad FERRIS ENTRERPRISES CORPORATION, en su calidad de actora del proceso, la SIC, en su condición de entidad demandada, el apoderado de la sociedad COSTEÑA BILBAO S.L, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Agente del Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, de conformidad con el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. 2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las Resoluciones núms. 54439 de 28 de octubre de 2009, 65164 de 16 de diciembre de 2009 y 0002809 de

30 enero de 2012, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por la actora, sociedad FERRIS ENTERPRISES CORPORATION, y concedió el registro de la marca “TOTIS” (mixta), solicitada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, vulneran, por indebida aplicación, lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y con el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como los solicitados por ellos. Se señaló que, una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias

invocadas como violadas en la demanda, concluyó3: “[…] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En este sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que 3 Proceso 429-IP-2016. puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que

le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. […] 2.4. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor o del gráfico […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TOTIS (mixto) y la marca TOSTIS (denominativa). […] 3.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva

propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta la su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 3.6. Sobre la base de los criterios expuesto, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […] 4.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. […] 3.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones TOTIS, TOSTIS y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 54439 de 28 de octubre de 2009, concedió el registro de la marca “TOTIS” (mixta), en favor de la sociedad COSTEÑA BILBAO S.L., para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz,

tapioca, sagú, sustitutos de café, harina, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo[...]”. Sobre el particular, la actora alegó que dicha marca es confundible con la marca previamente registrada “TOSTIS” (nominativa y mixta), que identifica también productos de la citada Clase 30 de la Clasificación Internacional, por cuanto entre ellas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético, además porque amparan los mismos productos. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. El texto de la norma aludida es el siguiente: “Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los

elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al efectuar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos y/o servicios de que se trate [...]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (mixta)

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (mixta)

TOSTIS MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (nominativa) Como en el presente caso se va a cotejar la marca mixta cuestionada “TOTIS”, como lo es la solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, con otras marcas mixta y nominativa “TOSTIS”, previamente registradas, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la

mente del consumidor. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas; no así las gráficas que las acompañan, a pesar de que estas cumplen un papel diferenciador, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquella