CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00040-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL – Respecto del acto por medio del cual se revocó una decisión que había declarado infundada una oposición y concedido el registro de la marca mixta ALPINA REGENERIS / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – Para fijar el alcance de las normas invocadas mediante la interpretación prejudicial / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Negada por cuanto su análisis implicaría fijar el alcance de las normas enjuiciadas, lo cual compete al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Advierte el Despacho que la parte actora pretende se suspendan provisionalmente los efectos los efectos jurídicos derivados de la Resolución No. 44029 de julio 27 de 2012 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del trámite administrativo adelantado dentro del expediente No. 08-008398, por violar lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, norma de carácter comunitario. Respecto de la procedencia de la suspensión provisional de los actos administrativos cuando se invocan como vulneradas normas comunitarias, la Sala, en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado en el sentido de señalar la improcedencia de la medida, toda vez que se requiere de la interpretación prejudicial proveniente del Tribunal de la Comunidad Andina, para precisar el alcance y aplicación de las normas invocadas como violadas.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso administrativo, Secciones Primera y Tercera, de 17 de marzo de 2015, Radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; 18 de octubre de 2007, Radicación 11001-03-24-000-2007-00191-00, C.P.

Camilo Arciniegas Andrade; 30 de abril de 2008, Radicación 11001-03-24-0002007-00404-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 24 de julio de 2008, Radicación 11001-03-24-000-2008-00235-00, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; 27 de agosto de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2015-00194-00, C.P. María Elizabeth García González; 11 de marzo de 2014, Radicación 11001-03-24000-2013-00503-00; C.P. Guillermo Vargas Ayala; 13 de mayo de 2015, Radicación 11001-03-26-000-2015-00022-00, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y Corte Constitucional, C-834 de 2013, C.P. Alberto Rojas Ríos.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 238 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 229 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 230 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 231

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00040-00

Actor: SOCIEDAD ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A

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Expediente. Núm.: 11001-03-24-000-2013-00040-00

Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR - SUSPENSIÓN

PROVISIONAL DE ACTO ADMNISTRATIVO

Referencia: IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR PORQUE NO

DEMOSTRAR EL PERJUICIO QUE GENERARÍA NO DECRETARLA Y

PORQUE SE REQUIERE DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PARA RESOLVER EL CASO El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos derivados de la Resolución No. 44029 de julio 27 de 2012 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC), dentro del trámite administrativo adelantado en el expediente No. 08-008398.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

I.1.1. La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (en adelante ALPINA), en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, presentó ante esta Corporación una demanda para que: (i) se declare la nulidad de la Resolución No. 44029 de julio 27 de 2012 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” proferida por la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; y (ii) a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca ALPINA REGENERIS (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 internacional a nombre de ALPINA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

La sociedad demandante considera que la decisión proferida por la SIC “[…] resulta violatoria de las disposiciones contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, específicamente en lo que hace relación a la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 137, atendiendo a la indebida aplicación que dentro del acto administrativo se da a la misma, y a la falta de 3

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Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO aplicación de los artículos 174, 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil, norma interna cuya observancia en este caso resultaba obligatoria, al ser

regulatoria del tema probatorio de especial relevancia en este caso […]”1. I.2. Solicitud de suspensión provisional y antecedentes del acto acusado I.2.1. La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., por medio de apoderado judicial, presentó solicitud de suspensión provisional de los efectos jurídicos derivados de la de la Resolución No. 44029 de julio 27 de 2012 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” proferida por la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en tanto considera que dicho acto administrativo2. I.2.2. Como antecedentes del caso, se tiene que mediante la Resolución No. 44029 de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución No. 41841 de 29 de octubre de 2008 “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, por medio de la cual se había declarado infundada la oposición presentada por la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE3 y se concedió a favor de la sociedad ALPINA, el registro de la marca ALPINA REGENERIS (MIXTA), para amparar productos comprendidos en la Clase 29 Internacional de la Clasificación Niza4. De esta manera la SIC, mediante la Resolución No. 44029 de 2012, declaró fundada la oposición presentada por parte de la sociedad DANONE, y, en consecuencia, negó el registro de la marca ALPINA REGENERIS (MIXTA), solicitada por la sociedad ALPINA, para amparar productos comprendidos en la Clase 29 Internacional de la Clasificación Niza, con fundamento en la causal de

irregistrabilidad contenida en artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Dicha decisión “[…] fue objeto de recursos de reposición y de apelación por parte de las sociedades solicitante y opositora, basándose el desacuerdo parcial manifestado por parte de la sociedad ALPINA, en la falta de consideración de la 1 Folio No. 5. Cuaderno No. 1. Proceso ordinario. 2 Folio 2. Cuaderno No. 2. Medida cautelar. 3 La oposición por parte de la sociedad DANONE en contra de la sociedad ALPINA la formuló con base en la marca ACTIVIA y el alegato de un supuesto continuo comportamiento de imitación de marcas por parte de la sociedad ALPINA. 4 Folio 5. Expediente medida cautelar. 4

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Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Superintendencia de los colores que hacen parte integral del signo distintivo y sobre los cuales debió concederse la reivindicación solicitada, al paso que la sociedad DANONE no estuvo de acuerdo con la concesión y la desestimación de su oposición […]”5.

Al resolver el recurso de reposición, la SIC, por medio de Resolución 31220 de fecha 30 de junio de 2009, confirmó en su integridad la decisión contenida en la Resolución 41841 de fecha 29 de octubre de 2008, reconociendo derechos sobre el signo en cabeza de la sociedad ALPINA. Sin embargo, con base en los alegatos presentados y el correspondiente análisis

fáctico y jurídico, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver los recursos de apelación presentados por las partes, mediante Resolución No. 44029 de fecha 27 de julio de 2012, objeto de la demanda, revocó la decisión de concesión de la marca, declarando fundada la oposición presentada por la sociedad DANONE, bajo la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. I.2.3. Para sustentar la solicitud de decretar la medida de suspensión provisional la sociedad demandante, por medio de apoderado judicial, presentó, entre otras, las siguientes consideraciones: I.2.3.1. Una primera está referida al desconocimiento de las normas en materia de indicios contenidas en el Código de Procedimiento Civil, aplicables por remisión expresa de los artículos 2676 y 577 del Código Contencioso Administrativo CCA, estatuto procesal vigente para la época en que se presentó la demanda; de manera que permita dar aplicación a la previsión establecida en el artículo 137 de la Decisión de la Comunidad Andina en cuanto hace referencia a la irregistrabilidad de la marca. 5 Folio 5. Expediente medida cautelar. 6 C.C.A. […] ARTICULO 267. ASPECTOS NO REGULADOS. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en

lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo. 7 C.C.A. ARTICULO 57. ADMISIBILIDAD. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil // Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán de cargo de quien la pidió, y si son varios, o si se decretan de oficio, se distribuirán en cuotas iguales entre todos los interesados […]. 5

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Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Dicho artículo de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es del siguiente tenor: “[…] Artículo 137Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro […]”.

En este orden de ideas, la parte actora considera que dentro de la normativa comunitaria, al igual que en el CCA, no existen normas que regulen de manera especial el tema probatorio para determinar los “indicios razonables” a los que hace referencia el citado artículo comunitario, por lo que la SIC debió aplicar el artículo 248 en armonía con el 174 del Código de Procedimiento Civil. Dichos artículos establecen lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 248. Requisitos de los indicios. Para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso […]”. “[…] ARTÍCULO 174. Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso […]”. Al respecto, la parte actora manifiesta que en la resolución reprochada la SIC, “[…] más allá de relacionar cada una de las marcas en el acto administrativo, […] no indica como las mismas logran la entidad de convertirse en prueba indiciaria capaz de soportar su decisión, por cuanto en su decisión no relaciona ni cómo establece que el hecho indicado se encuentra debidamente probado, ni tampoco la regla de la experiencia que apoyaría su inferencia lógica, frente al supuesto de un presunto acto de competencia desleal por parte de mi poderdante […]”8. En tal sentido, la sociedad demandante concluye que la circunstancia descrita “[…] impide que el acto administrativo y por ende la decisión proferida, esté soportada en una prueba legalmente aportada a la actuación, en virtud de que no se establece en este caso, el cumplimiento de cada uno de los requisitos necesarios para poder determinar la existencia de una prueba como la que fue supuesta en este caso por la Superintendencia […]”9. 8 Folio 16. Expediente medida cautelar. 9 Folios 16 y 17. Expediente medida cautelar. 6

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Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Por lo anteriormente expuesto, la sociedad demandante considera que no puede dar aplicación a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto a los indicios no están debidamente acreditados en el proceso. En una segunda consideración, la parte actora señala que el acto administrativo acusado vulnera lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, el cual ordena que las decisiones se encuentren debidamente motivadas en sus aspectos de hecho y derecho. Es así como la parte actora aduce que en el acto reprochado se denota la ausencia de motivación, la cual se ve reflejada en el hecho de que en dicho acto no se evidencia “[…] indicación alguna […] sobre la prueba de la real existencia de los derechos que alega son propiedad de la sociedad DANONE […]”10. Lo anterior es contrario a la apreciación de la SIC, en el sentido de considerar que dicha prueba se infiere del documento aportado al expediente administrativo por parte de la sociedad opositora, denominado “TERM SHEET” y al que, según la parte actora, se le otorgan efectos superiores, a pesar de que el mismo no da cuenta de la titularidad de los derechos de propiedad de la sociedad DANONE11. Con base en las consideraciones expuestas, la sociedad demandante concluye que es procedente la solicitud de suspensión provisional de la de la Resolución No. 44029 de julio 27 de 2012 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida Superintendencia de Industria y Comercio12. II.- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR II.1. El Magistrado conductor del proceso13 ordenó dar traslado a la entidad demanda, de la solicitud de medida cautelar presentada por la sociedad

accionante, para que en el término de (5) días se pronunciara sobre ella II.2. Superintendencia de Industria y Comercio 10 Folio 17. Expediente medida cautelar. 11 Ibídem. 12 Folio 17. Expediente medida cautelar. 13 Folio 43. Expediente medida cautelar. 7

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Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO II.2.1. La SIC, por intermedio de apoderado judicial, solicitó negar la solicitud de suspensión provisional formulada por la sociedad accionante, de conformidad, entre otras, en las siguientes consideraciones: II.2.1.1. No se sustentó ni se acreditó el acaecimiento del periculum in mora .

La SIC aduce que en la solicitud de suspensión provisional presentada por la sociedad accionante “[…] no existe afirmación ni sustento alguno acerca del perjuicio que se ocasionaría si el Consejo de Estado no decreta la suspensión provisional de la Resolución No. 44029 de 27 de julio de 2012 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […]”14. La entidad demandada refiere que, mediante la Resolución No. 44029 de 27 de julio de 2012, cuya suspensión provisional se solicita, se denegó a la sociedad actora el registro de la marca ALPINA REGENERIS (MIXTA) para identificar productos de la Clase 29 Internacional de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, la entidad demandada aduce que queda desvirtuada la necesidad

de decretar la medida cautelar de suspensión provisional de la resolución acusada habida cuenta que, en caso de ser concedida por esta Corporación, no se ocasionarían consecuencias jurídicas diferentes a las ya existentes en el acto administrativo en firme; es decir, que la sociedad ALPINA seguiría sin contar con el registro de la marca ALPINA REGENERIS (MIXTA), dado que dicha suspensión no tendría los efectos de otorgarle el registro de la marca denegada15. De otra parte, la SIC expone que tampoco podría alegarse un perjuicio irremediable al no decretarse la medida cautelar solicitad solicitada, dado que […] de llegarse, eventualmente, a desvirtuar en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la presunción de legalidad de los actos administrativos que fueron proferidos por esta Entidad, procedería de ser el caso, el restablecimiento del derecho y se ordenaría el registro de la marca AlPINA REGENERIS (mixta) a favor de la sociedad accionante. Por lo anterior, es fácil evidenciar que en el hipotético caso de causarse algún perjuicio, el mismo es remediable, es decir, se reitera, no 14 Folio 52. Expediente medida cautelar. 15 Folio 53. Expediente medida cautelar. 8

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Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se cumple con una condictio sine qua non para el decreto de cualquier medida cautelar, esto es, demostrar el periculum in mora […]”16.

II.2.1.2. Sobre la presunta violación de los artículos 174 y 248 del Código de

Procedimiento Civil En este punto la SIC manifiesta que los argumentos referidos a la presunta violación de los artículos 174 y 248 del CPC, no están llamados a prosperar, y para ello, se ocupó, en primer término, de hacer una aclaración acerca de los alcances: (i) del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la no exigencia de declaratoria por parte de la Oficina competente, de que el registro del signo que se pretenda, constituya un acto de competencia desleal y sobre el concepto de “indicio razonable” de que trata dicha norma; y (ii) del documento “TERM SHEET” que da cuenta de que las sociedades ALPINA y DANONE mantuvieron conversaciones tendientes a solucionar sus diferencias legales en torno a numerosos derechos de propiedad industrial y al uso de elementos "característicos" de los productos de DANONE por parte de ALPINA y los compromisos adquiridos por ésta última. En segundo término, la SIC hace un recuento de los conflictos existentes entre las sociedades ALPINA y DANONE, para señalar que no giran únicamente en torno a la marca ALPINA REGENERIS solicitada por la accionante y la marca ACTIVIA de titularidad de DANONE, sino que el conflicto entre dichos competidores se refiere a numerosos registros en cabeza de ALPINA o solicitados por ésta, sobre los cuales la sociedad DANONE reivindica sus derechos. Para ilustrar tal aseveración, inserta en su escrito, la siguiente relación: “[…]

i. BIODANONE vs BIOALPINA ii. DANONE ACTIV vs ALPINA ACTIV iii. ACTIVIA vs ALPINA ACTIVO

iv. BIO ACTIVIA vs BIO-ACTIVO

1. VITALlS vs ALPINA VITALlS vi. ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS vs ALPINA YOX CON DEFENSIS vii. ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS vs DEFENS 16 Folio 54. Expediente medida cautelar.

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Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO viii. ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS vs DEFENSIS ix. IMUNITASS vs INMUNITASS

1. IMUNITASS vs INMUNIS xi. MI PRIMER DANONE vs MI PRIMER ALPINITO xii. MY FIRST DANONE vs MI PRIMER ALPINITO xiii. MON PREMIER DANONE vs MI PRIMER ALPINITO xiv. REGENERIS vs ACTIVIA […]”17 (subraya y negrilla fuera de texto) En ese contexto, la SIC explica que el conflicto que se presenta en torno a la solicitud de registro de la marca ALPINA REGENERIS (MIXTA) por parte de ALPINA, y los derechos de propiedad industrial sobre la marca ACTIVIA, tramitada bajo el expediente No. 08-08398, terminó con la expedición de la Resolución No. 44029 de 27 de julio de 2012, objeto de censura por la sociedad accionante en el presente proceso.

Adicionalmente, señala que el conflicto, encontrándose dentro de la órbita de la propiedad intelectual, también se presenta en el área de los derechos de autor, pues la sociedad DANONE afirma que la sociedad ALPINA imita sus comerciales

referidos a su producto ACTIMEL. Todos estos aspectos, según la SIC, fueron tenidos en cuenta al momento de proferir la resolución demandada, haciendo un análisis de los hechos que se encontraban probados dentro del expediente administrativo y de los supuestos factores previstos en las normas de competencia desleal; por lo que, concluye, que no le asiste razón a la sociedad accionante cuanto afirma que la entidad no tuvo en cuenta los elementos alrededor de los “indicios razonables” de que trata el artículo 137 anteriormente citado. Finalmente, la SIC, en cuanto a la violación propiamente de los artículos 174 y 248 del CPC, señala lo siguiente: “[…] la sociedad demandante afirma que la resolución demandada trasgrede lo consagrado en los artículos 174 y 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo estipulado en los artículos 57, 59 y 267 del Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, la 17 Folio 60. Expediente medida cautelar. 10

Expediente. Núm.: 11001-03-24-000-2013-00040-00

Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO supuesta violación de dichas normas internas se encuentra relacionada con la aplicación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 como Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, por lo que en el presente caso se requiere realizar un análisis de fondo y de manera coordinada y no aislado de las normas supuestamente infringidas. Por lo tanto, la solicitud de medida

cautelar consistente en la suspensión provisional del Manual Instructivo demandado no está llamada a proceder y debe en el presente caso ser negada […]”18 (Negrillas fuera de texto). II.2.1.3. De la solicitud de interpretación judicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para fijar el alcance de las normas acusadas Al respecto, la SIC manifestó que cuando se invoca la violación de normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina de Naciones como lo es la Decisión 486 de 2000, de conformidad con la jurisprudencia reiterada emanada de esta Corporación “[…] no es procedente declarar la suspensión provisional del acto, pues al tratarse una norma comunitaria y al ser el Consejo de Estado juez de única instancia, se hace necesario realizar la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina […]”19. Por lo anterior, la SIC señala que el Consejo de Estado, antes de pronunciarse sobre la eventual legalidad o no de la resolución acusada, debe solicitar la correspondiente interpretación prejudicial ante la Comunidad Andina. En este sentido, advierte que la interpretación de normas comunitarias andinas, como lo es la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, se encuentra regulada en los artículos 32 a 36 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en los artículos 121 a 128 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 500 de 2001) y, por tanto, en relación con los procesos de única instancia, como el presente, debe tenerse en cuenta lo establecido en los artículos 33 y 123 del Tratado de Creación y del Estatuto, respectivamente20.

II.2.1.4. Con base en los argumentos expuestos, la SIC solicitó negar la medida cautelar formulada por la sociedad accionante. 18 Folio 62. Expediente medida cautelar. 19 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Auto del 24 de julio de 2008. Radicado: 11001-03-24-000-2008-00235-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Auto del 30 de abril de 2008. Radicado: 11001-03-24-000-2007-00404-00. 20 Folio 63. Expediente medida cautelar. 11

Expediente. Núm.: 11001-03-24-000-2013-00040-00

Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA III.1. Norma acusada Resolución N° 0 00 4 4 02 9 Ref. Expediente N° 08 8398 Por la cual se resuelve un recurso de apelación EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 18 numeral 10° del Decreto 4886 del 23 de Diciembre de 2011, CONSIDERANDO PRIMERO Que mediante Resolución Nº 41841 de 29 de octubre de 2008, la División (hoy Dirección) de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Compagnie Gervais

Danone, y concedió la solicitud de registro de la marca ALPINA REGENERIS solicitada por la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., para distinguir "carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; especialmente yogurt”, comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que no se encuentra incursa en la causal de irregistrabllidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, los doctores (sic) Laura Michelsen Niño, actuando como apoderada de la parte solicitante, y Luz Clemencia de Páez, actuando cómo apoderada de la parte opositora, interpusieron recurso de reposición y en subsidió de apelación en contra de la | Resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes

argumentos: Argumentos de Alpina Productos Alimenticios S.A.: “Claramente se indica que se trata de una marca de tipo (MIXTO) en donde se reivindican los colores: Pantone 343C, 363C y YELLOW C. Igualmente, y como era del caso se adjuntó al mencionado “Petitorio” fas respectivas copias a color del siguiente gráfico (...) Así, no queda duda que por todos los medios se dio a conocer que la

marca solicitada a registro era a color y no existe ninguna norma que sustente el hecho que la misma deba ser tenida en cuenta como si fuera en blanco y negro. 12

Expediente. Núm.: 11001-03-24-000-2013-00040-00

Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Si como se menciona en la Resolución, el hecho de no tener la gráfica flechas con Indicación de color, hace que la misma sea tomada en blanco y negro, pondo (sic) de presente que de ser cierto eso, el Despacho ha debido requerir al solicitante por la inconsistencia en el petitorio de la solicitud de registro de la marca, pues no es lógico que se exprese por escrito que se reivindican colores, se adjunte una gráfica a color, y se pretenda que fe marca sea en blanco y negro”.

Argumentos de Compagnie Gervals Danone: (...) al cotejar cada elemento gráfico de las marcas opositoras con la marca objeto de la solicitud se observa la imitación y gran semejanza en la incorporación de colores. El signo solicitado incorpora como elemento sustancial un elemento coincidente, esto es, unos mismos colores, una misma disposición de tales colores y la figura de una flecha con la punta hacia abajo. Así, no encuentra lógica jurídica ni fáctica la precisión antecedente al cotejo según la cual los signos presentan pequeñas semejanzas. Existiendo una gran gama de colores, el hecho que el signo solicitado incorpore en su conformación con los mismos que aparecen en las marcas previamente registradas con una disposición idéntica permiten preguntar qué tan pequeña es tal

semejanza. Así, los elementos entre los cuales su Despacho encuentra pequeñas diferencias corresponden, en realidad, a la imitación de elementos sustanciales y preponderantes, esto es, en la materialización de la reproducción e imitación de un derecho de uso exclusivo y excluyente a quien primero los registro, es decir, COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Fondo de color verde dispuesto con efecto degradé hasta llegar al color amarillo. En este punto, debe resaltarse que además de tratarse de signos que incorporan un fondo del mismo color lo hacen con una idéntica disposición pues utilizan un efecto en degradé hasta lograr la obtención del color amarillo. Esta disposición es arbitraria y no encuentra relación alguna con los productos de la clase veintinueve (29) internacional que se distinguen con la marca ACTIVIA + GRAFICA. Por tanto, no se entiende la razón lógica que lleva a la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SA, ha (sic) utilizar además del color verde como fondo, el efecto en degradé hasta llegar al color amarillo de la misma forma que se hace en las marcas opositoras. En conclusión, más que una simple coincidencia, es válido afirmar que en este aspecto el signo solicitado reproduce las marcas previamente registradas por COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Para el asunto de la referencia, en el escrito de oposición presentado por GERVAIS DANONE se puso en conocimiento de su Despacho ciertos antecedentes que no fueron controvertidos por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SA, y que no fueron objeto de un debido análisis en la resolución objeto de impugnación. Tales antecedentes se refieren a las negociaciones que adelantaron las

partes intervinientes en este asunto hace algunos años con el fin de consolidar la entrada al mercado colombiano de la sociedad opositora 13

Expediente. Núm.: 11001-03-24-000-2013-00040-00

Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y, a través de las cuales, la solicitante tuvo acceso al portafolio marcario del cual COMPAGNIE GERVAIS DANONE El conocimiento adquirido por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. generó una conducta de imitación adaptación parasitaria de las marcas COM