CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00048-00A-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto VIVE LOFT y la marca nominativa LOFT previamente registrada para distinguir productor de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – No lo es LOFT porque ha llegado a ser conocido en el sector inmobiliario y de construcción como un tipo de vivienda o de construcción con unas características especiales / EXPRESIÓN LOFT – No es evocativa de los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto VIVE LOFT para distinguir productor de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y conexión competitiva con la marca LOFT previamente registrada en la misma clase [L]e asistió razón a la demandada al negar el signo, con base en el argumento de que el signo solicitado y la marca previamente registrada comparten una misma naturaleza y finalidad, canales de comercialización y medios de publicidad, comprobando la existencia de una clara conexión competitiva, ante la evidente reproducción de la parte esencial de la marca registrada. Sin que sea posible atender los argumentos de la demandante, por cuanto LOFT no es un elemento débil dentro del signo solicitado ya que no es evocativo de los productos que pretende amparar dentro de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que, como ya se analizó, dicho termino no tiene relación ni directa ni indirecta con dichos productos; por lo que el signo solicitado es un conjunto marcario arbitrario. Por lo anterior, la Sala concluye que, en el presente caso se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la

Decisión 486 de 2000, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00048-00

Actor: HERNÁNDEZ GÓMEZ CONSTRUCTORA S.A - H.G CONSTRUCTORA

S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: Signo VIVE LOFT / similitud entre signos – conexión competitiva La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Hernández Gómez Constructora S.A. - H.G Constructora S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms.

0017408 de 30 de marzo de 2011, 029336 de 30 de mayo de 2011 y 00048354 de 16 de agosto de 2012. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Hernández Gómez Constructora S.A. - H.G Constructora S.A., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado especial1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 1382 de la Ley 1437 de enero 18 de 20113, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms: i) 0017408 de 30 de marzo de 2011, “Por la cual se niega un registro” y 029336 de 30 de mayo de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, ii) la Resolución núm. 00048354 de 16 de agosto de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones negaron el registro como marca del signo mixto VIVE LOFT, solicitada por la demandante, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la 1 Cfr. Folios 52 a 57. 2 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.

2. La demandante, solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la demandada, conceder el registro como marca del signo mixto VIVE LOFT para distinguir productos clase 16 de la Clasificación Internación de Niza a su

favor y se reconozcan las siguientes: Pretensiones

3. La demandante solicitó que se le reconozcan las siguientes pretensiones: "[…] 2.1 Que se declare la nulidad de la Resolución No. 17408 del 30 de Marzo de 2011, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 10-108.015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca "VIVE LOFT" (mixta) clase 16, a la sociedad HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA S.A. H.G. CONSTRUCTORA S.A. 2.2 Que se declare la nulidad de la Resolución No. 29336 del 30 de Mayo de 2011, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 10108.015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo dispuesto en la Resolución No. 17408 del 30 de Marzo de 2011. 2.3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 48354 del 16 de Agosto de 2012, proferida dentro del Expediente Administrativo No.10108.015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo dispuesto en la Resolución N. 17408 del 30 de Marzo de 2011. 2.4. Consecuentemente a título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca "VIVE LOFT" (mixta) clase 16 (Expediente No. 10-108.015) a la sociedad HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA S.A. H.G. CONSTRUCTORA S.A. por un periodo de diez (10) años, asignándole el correspondiente certificado de registro y vigencia […]”. Presupuestos fácticos

4. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones:

4.1. La demandante el 1 de septiembre de 2010, solicitó el registro como marca del signo mixto VIVE LOFT para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente, “Revistas y toda clase de publicaciones”, solicitud que fue tramitada bajo el expediente administrativo núm. 10.108.015 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 687 de 19 de noviembre de 2010, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 4.2. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 2011, negó el registro como marca del signo mixto VIVE LOFT para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la demandante, con fundamento en la existencia previa de la marca nominativa LOFT que identifica productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, concedida a favor de ZOOM MEDIA GROUP, INC.. 4.3. La demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra lo decidido en la Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 2011. 4.4. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 029336 de 30 de mayo de 2011, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 2011 y conceder el recurso de

apelación. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 00048354 de 16 de agosto de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 2011. Normas violadas

5. La demandante en el libelo introductorio adujo la vulneración de los artículos 1344, 135 literal b)5 y 136 literal a)6 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comunidad Andina en adelante, Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 6.1. Afirmó que con los actos demandados la Superintendencia de Industria y comercio vulneró los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 porque “[…] al negar la marca "VIVE LOFT" (mixta) clase 16 a la sociedad HERNÁNDEZ GÓMEZ CONSTRUCTORA S.A. H.G. CONSTRUCTORA S.A., debido a la existencia de la marca "LOFT" (nominativa) clase 16 certificado No. 257.012 cuyo titular es la sociedad ZOOM MEDIA GROUP, INC., no tuvo en cuenta que el signo solicitado como marca tiene la suficiente distintividad, debido a que cumple según la jurisprudencia con los requisitos de distintividad intrínseca y extrínseca […]”7. 6.2. Al respecto indicó que el signo solicitado “[…] cumple con el requisito de distintividad intrínseca, en cuanto que la misma no es genérica, ni descriptiva, ni

se refiere a un objeto ni servicio determinado […] y así mismo cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud del signo para ser registrado, debido a que la marca solicitada denominada "VIVE LOFT" (mixta) clase 16, incorpora en su composición la expresión "VIVE", vocablo del cual carece la marca "LOFT" (nominativa) clase 16, que sirvió de base […] para negar la marca enunciada; […] también porque la expresión "LOFT" que hace parte de las marcas enunciadas es un término débil, ya que evoca una cualidad de los productos de la clase 16 internacional, como sucede con las publicaciones, en cuanto que van dirigidas al tema de los apartamentos y construcciones "tipo loft"; y no debemos olvidar que tanto la doctrina como la jurisprudencia, han 4 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […]”.

5 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad […]” 6 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 7 Cfr. Folio 12. establecido claramente que, si una marca pese a encontrarse registrada, constituye un término débil, su titular no puede impedir la inclusión en marcas de terceros, ya que ello implicaría un monopolio injustificado sobre un término que necesitan los demás empresarios en un sector determinado de la economía para referirse a alguna característica de un producto o servicio determinado […]”8. 6.3. En cuanto a la violación de los actos demandados al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 manifestó que “[…] Si bien es cierto que las marcas en conflicto denominadas "VIVE LOFT" (Mixta) Clase 16 y “LOFT” Clase 16, tienen en común el término "LOFT, lo anterior no hace confundibles a las marcas en conflicto, debido a que el término "LOFT" se utiliza en nuestro medio para hacer relación a un tipo de apartamentos que son muy sencillos en su construcción y que no tienen mayores adornos […]”9. 6.4. Al respecto explica que “[…] el término "LOFT" es una palabra incorporada

en nuestro idioma que proviene de la lengua inglesa, para identificar un tipo de apartamentos o construcciones específicas, no es de recibo que la Superintendencia de Industria y Comercio haya negado la marca "VIVE LOFT" (Mixta) Clase 16 a la sociedad HERNÁNDEZ GÓMEZ CONSTRUCTORA S.A. H.G. CONSTRUCTORA S.A., por la existencia de la marca "LOFT" Clase 16 (Certificado No. 257.012) y cuyo titular es la sociedad ZOOM MEDIA GROUP, INC., debido a que según nuestra jurisprudencia, las marcas evocativas (como por ejemplo la marca LOFT Clase 16) es decir aquellas que "dan al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio, o producto que van a distinguir, o a una actividad que desarrolla su titular […] tienen el carácter de débiles, lo que significa que el titular de este tipo de marcas no pueden impedir que terceros incluyan en sus marcas compuestas el término evocativo registrado como marca para que evoquen alguna cualidad o característica de los productos o servicios que se pretenden distinguir en el mercado […]”10. Actuaciones de la demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso 8 Cfr. Folios 12 y 13. 9 Cfr. Folio 16. 10 Cfr. Folio 17.

7. La demandada, por intermedio de apoderado especial, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante argumentando lo siguiente: 7.1. Los actos demandados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486. 7.2. Indicó que “[…] una vez efectuado el examen de registrabilidad entre las

marcas enfrentadas, VIVE LOFT Clase 16 y ‘LOFT de titularidad de la sociedad ZOOM MEDIA GROUP INC., se observó que las marcas en disputa comparten el aparte ‘LOFT’. En consecuencia, el signo solicitado no presenta la suficiente distintividad para que mi defendida mantuviera su posición de registrar la marca, pues es evidente que dentro del conjunto de los signos enfrentados, no le otorgan distintividad al registro solicitado, pudiendo inducir a error al consumidor en la escogencia del producto, por lo tanto, es claro que no puede coexistir en el mercado […]”11. 7.3. Agregó que “[…] Las marcas enfrentadas contienen cada una de ellas dentro de sus conjuntos gramaticales una palabra idéntica, por otro lado, la pronunciación de las sílabas de cada conjunto son semejantes en su dicción concluyendo que el signo solicitado definitivamente no es distintivo e induce a error al público […]”12.

8. ZOOM MEDIA GROUP, INC., vinculada al proceso como tercero interesado en las resultas del proceso, no se pronunció respecto de la demanda.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de noviembre de 2013,13 ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 158-IP-2014 de 29 de abril de 201514, en la que consideró que para el presente caso debían interpretarse los artículos 134 literales a), b), y g) y 136

11 Cfr. Folio 109. 12 Ibidem. 13 Cfr. Folio 118. 14 Cfr. Folio 133 a 148. literal a) de la Decisión 486 y se abstuvo de interpretar el artículo 135 de dicha normatividad, por considerar que no era pertinente, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Audiencia Inicial

11. Continuando con la primera etapa procesal que inició con la presentación de la demanda, en los términos del artículo 179 de la Ley 1437, la audiencia inicial a que se refiere el artículo 180 se llevó a cabo el 13 de mayo de 201615, en donde se surtieron las siguientes actuaciones: i) se realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso, ii) se realizó el saneamiento del proceso hasta ese momento procesal, iii) se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y su contestación, consiste en determinar si los actos acusados vulneran las normas superiores antes citadas, en razón a que la marca VIVE LOFT (mixta), clase 16, resulta suficientemente distintiva frente a la marca LOFT (denominativa), clase 16, previamente concedida […]”; fijación que determina el planteamiento y solución al problema jurídico en esta sentencia; adicionalmente, iv) respecto del decreto y práctica de pruebas, se tuvieron como pruebas los documentos aportados con la demanda y la contestación a la demanda, luego de lo cual, se

determinó que se encontraba “[…] suficiente el acervo probatorio para decidir de fondo el asunto […]” y por lo mismo resultaba innecesario del decreto de pruebas de oficio, por lo que prescindió de la etapa probatoria en el sentido de ordenar pruebas diferentes a las ya reconocidas, iv) se decidió que no era necesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento y por ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley 1437, se concedió a las partes el término de diez (10) días para presentar alegatos de conclusión y finalmente v) se efectuó el control de legalidad a que se referencia el artículo 207 ibidem y dio por finalizada la audiencia. Audiencia de pruebas

12. Atendiendo a la decisión proferida en la audiencia inicial, el Despacho prescindió de la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento 15 Cfr. Folios 164 a 172.

13. El Despacho Sustanciador, en audiencia inicial celebrada el 13 de mayo de 2016, consideró que era innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en consecuencia, corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, con fundamento en el artículo 181 de la Ley 1437; vencido el plazo, la demandante y la demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa expuestos en la demanda y en la contestación; mientras que el tercero interesado, Zoom Media Group, Inc., no hizo manifestación alguna. El

Ministerio Público en esta oportunidad procesal guardó silencio. Impedimento del Consejero de Estado doctor Oswaldo Giraldo López

14. Mediante escrito de 25 de enero de 201816, el señor Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López, manifestó encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, invocando para ello la causal prevista en el numeral 3.º del artículo 13017 de la Ley 1437; al respecto, la Sala se pronunció por auto de 30 de enero de 201818, en el sentido de declarar fundado el impedimento manifestado por el Consejero, al encontrar que se cumplían los requisitos establecidos en la ley.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia 16 Cfr. Folio 179. 17 “[…] Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes

eventos: […]

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]”. 18 Cfr. Folio 198.

15. Visto el artículo 14919 de la Ley 1437, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia y el artículo 120 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de

200321, sobre la distribución de negocios entre las Secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación prejudicial 158IP-2014 de 29 de abril de 2015 y vii) análisis del caso concreto.

17. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

18. Los actos administrativos demandados son los siguientes: 18.1. Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 201122, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó el registro como marca del signo mixto VIVE LOFT solicitado por la demandante, con fundamento en la existencia previa de la marca nominativa LOFT registrada a favor de ZOOM MEDIA GROUP, INC., para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó: “[…] al realizar la confrontación de las marcas VIVE LOFT y LOFT, se establece claramente que el elemento predominante de éstas es el 19 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones,

Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:[…]

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional.

También conocerá de las demandas que en ejercicio de la indicada acción, y sin atención a la cuantía se promuevan en contra de los actos expedidos por el Procurador General de la Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás decisiones que profiera como supremo Director del Ministerio Público. […]” 20 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 21 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. 22 Cfr. Folios 34 a 38. denominativo. En dicho elemento se sustenta su distintividad y el análisis de registrabilidad debe realizarse teniendo en cuenta las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia para esta este tipo de marcas. Puede presentarse un riesgo de asociación cuando una de las palabras contenidas en la solicitud posterior forme parte de una marca ya registrada. Ahora, en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. […] la Dirección observa que existe una igualdad visual, fonética y

conceptual entre las palabras VIVE LOFT, de la marca solicitada y LOFT, que hace parte de la composición de la marca registrada, sin que la palabra VIVE LOFT, que acompaña a ésta evite la asociación que se presentaría ante la coexistencia de las marcas bajo estudio, dado que el punto de la igualdad resulta ser el encargado de llamar la atención en la mente del consumidor. Ante la evidente reproducción de la parte esencial de la marca registrada por parte del signo solicitado, la Dirección concluye que los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. Ahora bien, si bien es cierto que el signo solicitado incluye un elemento gráfico, se debe recordar que en las marcas mixtas el elemento denominativo, constituye por lo general, el elemento que sobresale por ser el medio común y por excelencia utilizado por el consumidor para solicitar los productos que distinguen las marcas en el mercado. Así las cosas, cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca el consumidor podría verse inducido a creer que se trata de una modificación accesoria realizada sobre la marca anterior, por lo que podría estar adquiriendo un producto por otro y a su vez, les asociaría a los signos confundibles un mismo origen empresarial. Por tanto, esta Dirección considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso adentramos a analizar la conexión competitiva entre los productos que amparan o pretendan amparar. Lo anterior, con el objetivo de determinar si existe o no riesgo de confusión.

Así las cosas el signo solicitado a registro pretende identificar: “revistas y toda clase de publicaciones”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte la marca registrada ampara: “publicaciones y revistas”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Como se observa, el signo solicitado pretende amparar productos que se encuentran contenidos en la cobertura de los productos que identifica la marca registrada, razón por la cual los signos enfrentados comparten una misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios de publicidad, lo que comprueba la existencia de una clara conexión competitiva. Como consecuencia de lo expuesto el signo solicitado no puede ser registrado al generar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, provocando que el consumidor se confunda en cuanto al servicio mismo o en cuanto a su origen y vulnerando el derecho que existe para un tercero y su deseo de ser individualizado inequívocamente en el mercado en cuanto a sus servicios vinculados a un origen empresarial determinado. En conclusión, el signo respecto al cual se solicita el registro, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto la Directora de Signos Distintivos, RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca VIVE LOFT (MIXTA), tramitada bajo el expediente de la referencia, para distinguir: “revistas y toda clase de publicaciones”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la

sociedad HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA S A H.G.

CONSTRUCTORA SA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución […]”. 18.2. Resolución núm. 029336 de 30 de mayo de 201123, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 2011 y conceder el recurso de apelación. En la resolución se reiteraron los argumentos expuestos, precisando: “[…] Bajo los anteriores presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta Dirección considera que entre las marcas confrontadas se presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación, lo cual se debe a que la marca solicitada reproduce de manera idéntica la marca previamente registrada LOFT, la cual si bien puede resultar evocativa de las características de los productos de la clase 16 Internacional, debe ser protegida frente a su reproducción total, en tanto el consumidor al encontrar en ambos signos la palabra LOFT podrá pensar que la marca solicitada es una derivación o una innovación de la previamente registrada, asignando a dicha circunstancia la presencia de los elementos gráficos adicionales y la palabra VIVE, con lo cual es claro que entre los signos existe riesgo de confusión. Por otra parte, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios […] 23 Cfr. Folios 39 a 44. En este sentido, el signo solicitado pretende distinguir “REVISTAS Y

TODA CLASE DE PUBLICACIONES.”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca adoptada como fundamento para la negación distingue “PUBLICACIONES Y REVISTAS.”, productos comprendidos en la clase 16 Internacional. De lo anterior bien puede colegirse que el signo solicitado en registro pretende distinguir los mismos productos distinguidos con la marca previamente registrada razón por la que de pe