CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00051-00-2019

Radicado: 11001 03 24 000 2013 00051 00

Demandante: Otro Kiosko Fresco de Colombia OKF S.A.S RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA – Contra decisión tomada en audiencia inicial que negó el decreto de unas pruebas / PRUEBAS EN PRIMERA INSTANCIA – Oportunidad / HECHOS SOBREVINIENTES – Deben ser tenidos en cuenta en la sentencia / PRUEBA DOCUMENTAL – Negada por haber sido presentada de forma extemporánea y no constituir un hecho sobreviniente / PRUEBA TESTIMONIAL - Negada por haber sido presentada de forma extemporánea Con el memorial radicado el 21 de septiembre de 2016, la parte demandada anexó copias de los expedientes administrativos números 12-130679, 12-134279, 12153292, 12-153322 y 12-173721, los cuales corresponden a las actuaciones administrativas iniciadas en el año 2012 [...]. En las cinco actuaciones administrativas se presentó recurso de apelación en contra de las Resoluciones proferidas en primera instancia. Asimismo, en los cinco expedientes, se libró oficio de 13 de junio de 2016 mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio, en el trámite de la apelación, decretó como prueba de oficio los interrogatorios de parte de la señora Lorena Andrea Jiménez Gallardo y del representante legal de la Sociedad Otro Kiosko Fresco de Colombia S.A.S., así como los testimonios de German Alberto Cuestas Cepeda y Luis Felipe Castillo Gibsone. [...] Del mismo modo, en la copia de los expedientes administrativos

consta copia del acta de audiencia de 24 de junio de 2016 [...] en donde se señala como una de las etapas evacuadas en la diligencia, la práctica del interrogatorio de parte a la señora Lorena Andrea Jiménez Gallardo y la recepción del testimonio del señor Edgardo Alberto Jiménez Moscoso, apoderado de OKF Corporation. Ahora bien, debe destacarse que con el memorial de solicitud de pruebas presentado el 21 de septiembre de 2016 solo se allegó copia de los expedientes administrativos antes analizados. En efecto, al expediente no se aportaron los “Certificados de vigencia de los Doctores Germán Alberto Cuestas Cepeda y Carolina Vera Matiz”, ni la grabación de la audiencia de pruebas practicada dentro de las actuaciones administrativas No. 12-173721 y 12-130679. De otra parte, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio fundamentó la petición probatoria antes referida aduciendo que en los expedientes administrativos se ventilan las solicitudes de registro de la marca OKF y que, a raíz de las pruebas que allí se practicaron, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial advirtió la existencia de actuaciones irregulares [...]. Con todo, no existe duda de que dicha petición fue radicada el 21 de septiembre de 2016, es decir, luego de que había trascurrido el término para contestar la demanda e incluso cuando ya había sido instalada la audiencia inicial, diligencia que fue suspendida a raíz del recurso de súplica interpuesto en contra de la decisión de tener por no contestada la demanda. [...] [E]l testimonio no constituye en sí mismo un hecho sobreviniente,

acaecido después de trascurrida la oportunidad probatoria, sino una prueba que no es del caso decretar y practicar, precisamente porque su solicitud es extemporánea.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 212 / CÓDIGO GENERAL

DEL PROCESO – ARTÍCULO 281

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Radicado: 11001 03 24 000 2013 00051 00

Demandante: Otro Kiosko Fresco de Colombia OKF S.A.S

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00051-00

Actor: OTRO KIOSKO FRESCO DE COLOMBIA OKF S.A.S

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Referencia: Recurso de súplica contra el auto que denegó el decreto de pruebas solicitadas luego de trascurrido el término de contestación de la demanda.

Referencia: AUTO La Sala decide el recurso de súplica interpuesto por la apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio contra el auto proferido en audiencia inicial, mediante el cual la entonces Consejera de Estado María Elizabeth García González negó el decreto de una prueba solicitada por la parte demandada.

I. ANTECEDENTES 1.1. La sociedad Otro Kiosko Fresco de Colombia S.A.S. interpuso demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 0044399 de 27 de julio de 2012, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución 46228 de 31 de agosto de 2011, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad OKF Corporation y negó el registro de la marca mixta “OKF OTRO KIOSKO FRESCO” solicitada por la demandante para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. La decisión adoptada en Resolución demandada se fundamentó en que el signo solicitado se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina según el cual, “cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. En presente asunto, la Superintendencia concluyó que existía identidad entre el signo Radicado: 11001 03 24 000 2013 00051 00

Demandante: Otro Kiosko Fresco de Colombia OKF S.A.S solicitado y el reivindicado por la sociedad OKF Corporation, opositora en el trámite, de manera que “[…] existen indicios razonables que permiten inferir que con la solicitud de registro del signo OKF se va a perpetrar, facilitar o consolidar el

acto de competencia desleal […]”1. 1.2. Mediante auto de 23 de julio de 2013 el Despacho admitió la demanda y ordenó notificar a la entidad demandada y a las sociedades OKF Corporation y Molinos Roa S.A., terceros con interés en las resultas del proceso. El término para contestar la demanda trascurrió entre el 2 de septiembre y el 11 de octubre de 2013, y durante él la Superintendencia de Industria y Comercio y OFK Corporation allegaron escrito de contestación. 1.3. El 19 de septiembre de 2014 se dio inicio a la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, diligencia que fue suspendida para dar trámite al recurso de súplica interpuesto por la sociedad OKF Corporation en contra de la decisión de tener por no contestada la demanda por su parte. Mediante auto de 11 de agosto de 2016 la Sala rechazó por improcedente el citado recurso. 1.4. A través de memorial radicado el 21 de septiembre de 2016 la apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó el decreto y práctica de pruebas “[…] teniendo en cuenta que en el proceso de la referencia aún no se han decretado pruebas, por estar en curso recurso interpuesto por el tercero con interés directo en las resultas del proceso […]”2.

II. EL AUTO SUPLICADO En la continuación de la audiencia inicial, celebrada el 13 de agosto de 2018, la Consejera Ponente decidió sobre el decreto de pruebas y en lo que atañe a la que es objeto del recurso que aquí se estudia señaló: “[…] De la parte demandada.

No se accede a decretar las pruebas solicitadas por la apoderada de la SIC en el escrito visible a folios 213 a 220, por resultar extemporáneas, habida cuenta que la oportunidad procesal para pedirlas era con la contestación de 1 Folio 42 del expediente. 2 Folio 213 del cuaderno principal.

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Demandante: Otro Kiosko Fresco de Colombia OKF S.A.S la demanda y, en relación con los presuntos actos de competencia desleal que pone de manifiesto la apoderada de la Superintendencia en el escrito en mención, se advierte que están siendo investigados por dicha entidad.[…]”

III. EL RECURSO DE APELACIÓN 4.1. La apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio interpuso recurso de súplica aduciendo que las pruebas solicitadas fueron obtenidas por la entidad demandada luego de la presentación de la contestación de la presente demanda. En ese orden, señaló que se trata de una prueba sobreviniente y, por lo tanto, se debe tener en cuenta como tal. 4.2. Frente al recurso de súplica el agente del Ministerio Público señaló que la solicitud de pruebas es extemporánea.

V. CONSIDERACIONES 5.1. Problema jurídico De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala debe determinar si en el presente asunto se debe revocar el auto que denegó el decreto de las pruebas que la entidad demandada solicitó luego de haber contestado la demandada, como quiera que, según se alega por la recurrente, se trata de pruebas obtenidas luego de trascurrida esa etapa procesal.

5.2. Análisis del asunto 5.2.1. El artículo 212 del CPACA regula lo relativo a las oportunidades probatorias dentro del proceso ordinario, en los siguientes términos: “[…] ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código. En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.

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Demandante: Otro Kiosko Fresco de Colombia OKF S.A.S Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas.

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de

cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.

PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles. […]” Al tenor de la anterior disposición, se tiene que, cuando el proceso no cursa en segunda instancia, el demandado solo tiene oportunidad de solicitar el decreto de pruebas en la contestación de la demanda, en la contestación de la reforma a la demanda, en la demanda de reconvención y en los incidentes cuando la prueba se refiera a la cuestión allí planteada. Por lo tanto, las pruebas que se soliciten por fuera de estas oportunidades procesales son extemporáneas, razón por la que deben ser rechazadas. 5.2.2. En el caso sub examine, la parte demandada solicitó decretar como prueba “1. Copia de los expedientes administrativos Nos. 12-130679, 12-134279, 12153292, 12-153322 y 12-173721; 2. Certificados de vigencia de los Doctores

Germán Alberto Cuestas Cepeda y Carolina Vera Matiz; 3. La grabación de la audiencia de pruebas practicada dentro de las actuaciones administrativas No. 12173721 y 12-130679; y 4. Testimoniales: a. Testimonio de la señora Lorena Andrea Jiménez […] en su calidad de solicitante del registro de la marca OKF. B.

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Demandante: Otro Kiosko Fresco de Colombia OKF S.A.S Testimonio del señor Edgardo Alberto Jiménez Moscoso […] en su calidad de representante legal de Andina Cargo S.A.”3 5.2.2.1. Respecto de la solicitud del decreto de pruebas documentales Con el memorial radicado el 21 de septiembre de 2016, la parte demandada anexó copias de los expedientes administrativos números 12-130679, 12-134279, 12153292, 12-153322 y 12-173721, los cuales corresponden a las actuaciones administrativas iniciadas en el año 2012, con ocasión de las solicitudes de registro marcario elevadas por Lorena Andrea Jiménez Gallardo y por la sociedad Otro Kiosko Fresco de Colombia OKF S.A.S., de forma independiente. Allí se adoptaron diferentes decisiones administrativas en primera instancia, a saber: Expediente Fecha de Solicitante Detalle de la solicitud Decisión número inicio primera instancia 12-130679 3 de Lorena Marca mixta “OKF” Resolución agosto de Andrea para distinguir 23503 de 11 2012 Jiménez productos en la clase de mayo de Gallardo 32 de la Clasificación 2015: negó el Internacional de Niza registro

12-134279 9 de Otro Kiosko Marca Mixta “OKF” Resolución agosto de Fresco de para distinguir 23501 de 11 2012 Colombia productos en la clase de mayo de OKF S.A.S. 32 de la Clasificación 2015: negó el Internacional de Niza registro 12-153292 7 de julio Lorena Marca mixta “OKF” Resolución de 2012 Andrea para distinguir 16454 de 10 Jiménez productos en la clase de marzo de Gallardo 30 de la Clasificación 2014: Internacional de Niza concedió el registro 12-153322 10 de Lorena Marca mixta “OKF” Resolución octubre Andrea para distinguir 15553 de 6 de de 2018 Jiménez productos en la clase abril de 2015: Gallardo 29 de la Clasificación negó el Internacional de Niza registro 12-173721 3 de Otro Kiosko Marca nominativa Resolución octubre Fresco de “OKF” para distinguir 23499 de 11 de 2012 Colombia productos en la clase de mayo de S.A.S. 30 de la Clasificación 2015: negó el Internacional de Niza registro 3 Folio 219 del expediente.

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Demandante: Otro Kiosko Fresco de Colombia OKF S.A.S En las cinco actuaciones administrativas se presentó recurso de apelación en contra de las Resoluciones proferidas en primera instancia. Asimismo, en los cinco expedientes, se libró oficio de 13 de junio de 2016 mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio, en el trámite de la apelación, decretó

como prueba de oficio los interrogatorios de parte de la señora Lorena Andrea Jiménez Gallardo y del representante legal de la Sociedad Otro Kiosko Fresco de Colombia S.A.S., así como los testimonios de German Alberto Cuestas Cepeda y Luis Felipe Castillo Gibsone (apoderado de la sociedad OKF Corporation, o quien hiciere sus veces4). En el oficio se indicó que el propósito de las declaraciones era absolver preguntas sobre la actividad mercantil, el desarrollo del objeto social de la sociedad Otro Kiosko Fresco de Colombia S.A.S. y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de creación y desarrollo de la marca “OKF”. Del mismo modo, en la copia de los expedientes administrativos consta copia del acta de audiencia de 24 de junio de 2016, “por la cual se practican unas pruebas en el trámite de registro de marca”, y en donde se señala como una de las etapas evacuadas en la diligencia, la práctica del interrogatorio de parte a la señora Lorena Andrea Jiménez Gallardo y la recepción del testimonio del señor Edgardo Alberto Jiménez Moscoso, apoderado de OKF Corporation. Ahora bien, debe destacarse que con el memorial de solicitud de pruebas presentado el 21 de septiembre de 2016 solo se allegó copia de los expedientes administrativos antes analizados. En efecto, al expediente no se aportaron los “Certificados de vigencia de los Doctores Germán Alberto Cuestas Cepeda y Carolina Vera Matiz”, ni la grabación de la audiencia de pruebas practicada dentro de las actuaciones administrativas No. 12-173721 y 12-130679. De otra parte, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio

fundamentó la petición probatoria antes referida aduciendo que en los expedientes administrativos se ventilan las solicitudes de registro de la marca OKF y que, a raíz de las pruebas que allí se practicaron, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial advirtió la existencia de actuaciones irregulares como la presentación de solicitudes y oposiciones temerarias, la incursión en actos 4 La Sociedad Andina Cargo S.A. asumió posteriormente como apoderado general de OKF Corporation.

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Demandante: Otro Kiosko Fresco de Colombia OKF S.A.S dilatorios y la creación de personas jurídicas con el fin de defraudar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial que administra la entidad demandada. Por consiguiente, señaló que es evidente que “[…] nos encontramos frente a conductas de mala fe, contrarias a los usos honestos que deben observar los participantes del mercado, y por tanto indicativas de la existencia de actos de competencia desleal y tratarse las actuaciones de solicitudes y/u oposiciones temerarias, las cuales en el ordenamiento jurídico colombiano están proscritas

[…]”5. Con todo, no existe duda de que dicha petición fue radicada el 21 de septiembre de 2016, es decir, luego de que había trascurrido el término para contestar la demanda e incluso cuando ya había sido instalada la audiencia inicial, diligencia que fue suspendida a raíz del recurso de súplica interpuesto en contra de la decisión de tener por no contestada la demanda. Sin embargo, la apoderada de la entidad demandada argumentó en su recurso que las pruebas solicitadas fueron obtenidas después de cumplido el término para

contestar la demanda, de manera que, en su criterio, deben ser decretadas por tratarse de pruebas sobrevinientes. En este entendido, debe ponerse de presente que, tratándose de hechos sobrevinientes, el artículo 281 del Código General del Proceso señala que la sentencia deberá tener en cuenta los hechos modificativos o extintivos del derecho sustancial objeto del litigio que hayan ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre y cuando aparezcan probados en el expediente y hayan sido alegados por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o la ley permita considerarlos de oficio. En esa medida, si bien ésta no es la instancia procesal pertinente para decretar las pruebas documentales que solicita la demandada, lo cierto es que si, en el curso del trámite procesal, se conocen hechos modificativos o extintivos del derecho sustancial objeto del litigio, estos deben ser valorados en la sentencia que resuelva el presente asunto, debiéndose garantizar, en todo caso, el derecho de defensa de las partes, surtiendo el traslado correspondiente de los documentos que se incorporen o que se lleguen a incorporar al proceso. 5 Folio 219 del expediente.

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Demandante: Otro Kiosko Fresco de Colombia OKF S.A.S 5.2.2.2. Respecto de la solicitud del decreto de los testimonios de Lorena Andrea Jiménez y Edgardo Alberto Jiménez Moscoso En este punto la Sala aclara que las consideraciones referidas en el acápite precedente no se predican respecto del aparte del memorial radicado por la Superintendencia de Industria y Comercio el 21 de septiembre de 2016 en el que

se solicita: “[…] decretar y practicar las siguientes pruebas: […] 4. Testimoniales: a. Testimonio de la señora Lorena Andrea Jiménez […] en su calidad de solicitante del registro de la marca OKF. B. Testimonio del señor Edgardo Alberto Jiménez Moscoso […] en su calidad de representante legal de Andina Cargo S.A. […]”6. Lo anterior, por cuanto el testimonio no constituye en sí mismo un hecho sobreviniente, acaecido después de trascurrida la oportunidad probatoria, sino una prueba que no es del caso decretar y practicar, precisamente porque su solicitud es extemporánea. 5.3. Finalmente, visto el informe secretarial que obra en folio 400 del expediente, se tendrá por debidamente presentada la renuncia al poder de la abogada Laura Gómez Rivera, como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en cuenta que cumple con el requisito del inciso 4º del artículo 76 del Código General del Proceso. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido en la audiencia inicial de 13 de agosto de 2018, por medio del cual se negó el decreto de unas pruebas solicitadas por la parte demandada, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Tener por debidamente presentada la renuncia al poder de la abogada LAURA GÓMEZ RIVERA como apoderada de la Superintendencia de

Industria y Comercio.

TERCERO: Ejecutoriada la providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente

al Despacho de origen. 6 Folio 219 del expediente.

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Demandante: Otro Kiosko Fresco de Colombia OKF S.A.S Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS