CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00054-00-2017

SIGNO DE FANTASÍA - Expresión FLEXSTEEL / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo FLEXSTEEL al no considerarse descriptivo de los productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza y tampoco ser un signo engañoso [S]e observa que el término “FLEXSTEEL” se forma por la combinación de dos expresiones del idioma inglés, cuyo significado separado de cada una no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se podría considerar como signo de fantasía y desde esta perspectiva bien podría ser registrable. Al no ser su significado del conocimiento de la mayoría del público consumidor, ni generalizado su uso, dicho signo tampoco podría considerarse como descriptivo de los productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende amparar. Lo anterior, si fuese válido analizar separadamente las expresiones, pues la marca en cuestión fue solicitada para registro como una unidad. Y siendo ello así la Sala reiteradamente ha establecido, con base en abundante Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que la unión de dos o más genéricos, verbigracia “SULFA” y “PLATA”, es decir “SULFAPLATA”, se convierte en una sola expresión que se considera de fantasía y es registrable. […] Comoquiera que el signo “FLEXSTEEL” objeto de este proceso no puede considerarse como descriptivo de los productos que ampara la Clase 17, tampoco puede tenerse como un signo engañoso del que se derivan informaciones que induzcan al público a error.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 13 de febrero de 1997, Radicación CE-SEC1-EXP1997-N2556, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez; y de 13 de febrero de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2008-0017400, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 180 NUMERAL 7 / DECISIÓN 486 DE COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 – LITERAL I SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Prime Flexible Products, INC., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó las Resoluciones 41171 de 29 de julio de 2011, 78555 de 29 de diciembre de 2011 y 00050023 de 24 de agosto de 2012, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo FLEXSTEEL para distinguir productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala declaró la nulidad de los actos administrativos y ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00054-00

Actor: PRIME FLEXIBLE PRODUCTS, INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Referencia: TESIS: LOS SIGNOS COMPUESTOS POR UNA O MÁS

PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO, QUE NO FORMEN PARTE DEL

CONOCIMIENTO COMÚN, PODRÍAN CONSIDERARSE COMO SIGNOS DE

FANTASÍA Y, EN CONSECUENCIA, PROCEDE SU REGISTRO COMO MARCA.

La sociedad PRIME FLEXIBLE PRODUCTS, INC., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 41171 de 29 de julio de 2011, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” y 78555 de 29 de diciembre de 2011, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 00050023 de 24 de agosto de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca nominativa “FLEXSTEEL”, para distinguir los productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, así como publicar la sentencia que se dicte en el

proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Que, igualmente, se ordene a la Superintendencia mencionada dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de esta sentencia, la Resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: El 7 de diciembre de 2004, la sociedad WELLSTREAM INTERNATIONAL LIMITED presentó solicitud de registro de la marca nominativa “FLEXSTEEL”, para distinguir productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Luego de varios requerimientos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la citada sociedad, los que obtuvieron respuesta oportuna, el 14 de marzo de 2011 hubo cambio de solicitante, quedando en cabeza de la sociedad actora, PRIME FLEXIBLE PRODUCTS, INC. 3º: Dentro del término legal la sociedad UMARLA S.A. presentó oposición al registro de la marca “FLEXSTEEL” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en que la misma estaba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a), del artículo 136, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que, a su juicio, reproducía el elemento preponderante de su marca “FLEXTILE” otorgada para amparar productos de la misma Clase 17, a lo cual la Superintendencia demandada argumentó que dicho signo fue solicitado con

posterioridad a la solicitud de registro de la marca, que dio lugar a los actos objeto de controversia. Por tal razón, declaró infundada la oposición formulada por la sociedad UMARLA 12 S.A. 4º: A través de la Resolución núm. 41171 de 29 de julio de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición pero negó el registro de la marca “FLEXSTEEL” (nominativa) para distinguir productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar, entre otros, que si bien el signo se compone de dos expresiones en inglés, el significado de éstas es comprendido por los consumidores como “ACERO FLEXIBLE”, indicando, de esta manera, las características de los productos que pretende identificar, es decir que se trata de objetos hechos con acero flexible, por lo que induciría al público consumidor a error sobre las características de los productos a amparar. Por lo anterior, consideró improcedente el registro del signo solicitado, al estar incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. 5º: Contra la citada Resolución, la actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa, el primero de ellos mediante la Resolución núm. 78555 de 29 de diciembre de 2011, y el segundo a través de la Resolución núm. 00050023 de 24 de agosto de 2012.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones acusadas, violó, por indebida interpretación, el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la determinación de la característica de engañoso o no de un signo distintivo, dependerá del análisis que debe realizar el funcionario correspondiente en relación a si la expresión sobre la cual se pretende el registro tiene la capacidad o no de inducir a error, estudio que omitió la Administración al expedir las Resoluciones acusadas. Indicó que de acuerdo con las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, existen ciertos criterios que permiten establecer si un signo es o no engañoso. Anotó que aplicando por analogía los criterios establecidos en la Interpretación prejudicial núm. 78-IP-2005, al caso bajo examen, para determinar si la marca solicitada se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, disposición en la que se apoyó la Superintendencia de Industria y Comercio, para denegar la marca solicitada, se deben verificar los siguientes presupuestos: 1. La identificación del tipo de signo; 2. Determinación del grado de distintividad del signo solicitado, esto es, si es descriptivo, evocativo, genérico, arbitrario, etc.; 3. La determinación de los productos que pretenden amparar; 4.

Verificar si la expresión solicitada es susceptible de generar engaño en el mercado o en el consumidor. Señaló en cuanto al primero de los presupuestos, esto es, la identificación del tipo de signo, que la marca solicitada es la expresión “FLEXSTEEL” (nominativa), que constituye una única palabra que carece de cualquier tipo de significado tanto en inglés como en español. Manifestó que de acuerdo con los criterios de comparación o análisis de marcas denominativas, éstas deben ser analizadas en conjunto, lo que inobservó la Administración, toda vez que fragmentó el signo solicitado para hacer el correspondiente análisis de registrabilidad; que si hubiera acatado los criterios de análisis de los signos, indefectiblemente hubiera llegado a la conclusión de que la marca solicitada correspondía a un signo de fantasía. Transcribió apartes de la Interpretación Prejudicial núm. 22-IP-2011, en la que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo que en “el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate…”; y que si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, cuando se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, lo cual resulta aplicable a la marca controvertida. Respecto del segundo criterio, trajo a colación la Interpretación Prejudicial núm.

70-IP2002 del Tribunal de Justicia de la Comunicad Andina, para afirmar que las marcas arbitrarias “son palabras, símbolos y dispositivos de uso común, pero que, asociados a los bienes del dueño de la marca, ni describen ni sugieren la calidad de dichos bienes. Igual que las sugestivas, las marcas arbitrarias son distintivas en sí mismas y no es necesario demostrar que tienen un significado secundario”, y que las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, es decir, creadas por el solicitante para ser utilizadas como signo distintivo. Sostuvo que de acuerdo con lo anterior, “FLEXSTEEL” es una palabra creada por el solicitante, compuesta por expresiones en idioma extranjero, que corresponde a un signo de fantasía, por lo que tiene mayor fuerza o grado de distintividad. Agregó que en el evento de que se considere que la marca solicitada está compuesta por expresiones de uso común o de conocimiento del público consumidor, se evidencia que la misma no hace referencia al producto que pretende amparar, ni lo está describiendo, por lo que debe ser tomada como una expresión arbitraria, la cual de acuerdo con la normativa comunitaria, es igualmente registrable. En cuanto al tercer supuesto, expresó que es claro que lo que se pretende amparar con el signo en controversia, son productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza; empero teniendo en cuenta que “FLEXSTEEL” puede ser considerada como una marca de fantasía o arbitraria, resulta evidente que no tiene alguna incidencia respecto de los productos que pretende cobijar, dado que es normal que se “utilicen expresiones que no corresponden al bien, calidad o cualidad del producto que se pretende amparar”,

sin que dicha situación sea tomada como engañosa. Adujo que es posible el registro de expresiones que contengan la palabra “metal”, cuando este tipo de productos se encuentran especialmente excluidos, tal como ocurre con las marcas registradas “METALLYTE”, “MANTO METAL FL100” y “MANTO METALEX”, para distinguir servicios de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. Por último, respecto del cuarto de los presupuestos, relacionado con la verificación de si la expresión solicitada es susceptible de generar engaño en el mercado o en el consumidor, anotó que, como ya se dijo, el signo que se pretende registrar no requiere en manera alguna hacer referencia al producto, calidad o cualidades del mismo, por lo cual no habría razón para considerar que la marca solicitada es un signo engañoso, toda vez que no está faltando a la verdad, simplemente la expresión que lo compone, corresponde a una de fantasía compuesta por dos expresiones en inglés que, como un todo, no posee algún tipo de significado. Alegó que si fueran ciertos los argumentos esbozados por la Superintendencia demandada en las Resoluciones acusadas, no existirían marcas arbitrarias o caprichosas, por lo cual no sería viable solicitar como marcas palabras que no tengan relación con el producto, reivindicado en sí o con ninguna de sus cualidades.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 10 de febrero de 2014 se dio inicio a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, el apoderado de la actora; la Superintendencia de Industria y Comercio, en su

condición de entidad demandada; y UMARLA S.A., en su condición de tercero interesado en las resultas del proceso. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad y establecimiento del derecho, establecida en el artículo 138 del C.P.A.C.A.; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si las Resoluciones núms. 41171 de 29 de julio de 2011, 78555 de 29 de diciembre de 2011 y 00050023 de 24 de agosto de 2012, a través de las cuales se negó el registro de la marca “FLEXSTEEL” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 17 Internacional, solicitada por la actora, sociedad PRIME FLEXIBLE PRODUCTS INC., vulneran, por indebida interpretación, lo dispuesto en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme se alegó en la demanda a folios 25 a 40 y a lo respondido por la demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso a folios 88 a

95 y 63 a 75 del expediente. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés en las resultas del proceso. Se señaló que una vez contestada la demanda o resuelta la adición o corrección de la misma, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes y el Ministerio Público manifestaron que NO encuentran irregularidad en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que no sólo se efectuó el examen del cotejo de marcas acorde con los criterios esgrimidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sino que, además, se tuvo en cuenta que por tratase de un signo en idioma extranjero “se compone de dos expresiones en inglés, cuyo significado es comprendido por los

consumidores como “ACERO FLEXIBLE”. Expresó que la marca cuestionada fue solicitada para distinguir productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, donde expresamente se excluyeron los productos metálicos, como lo es, el acero. Indicó que el signo solicitado conlleva a error al consumidor sobre las características de los productos, que pretende distinguir haciéndolos pensar que se trata de otro producto. Adujo que el signo solicitado no posee la suficiente distintividad para ser objeto de la protección marcaria, habida cuenta de que la expresión “FLEXSTEEL” hace referencia directa a una característica o cualidad de alguno de sus productos. II.1.2.- La sociedad UMARLA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Señaló que el signo solicitado se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal i), del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que al estar conformado por la expresión STEEL será asociada por el consumidor promedio con el término METAL (traducción al español de dicha expresión). Por lo tanto, los consumidores estarán inducidos a engaño, toda vez que pensarán que están adquiriendo un producto metálico, cuando en realidad se trata de un producto no metálico. Expresó que el signo solicitado resulta descriptivo, por cuanto identifica productos que son del sector de la construcciónpueden ser metálicos o no-, y ambos son complementarios o sustituibles incluso en algunos casos. Indicó que el signo cuestionado es descriptivo, pero no logra identificar los

productos que pretende amparar de la universalidad, ya que expone una característica falsa del producto, por lo cual resulta engañoso.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “PRIMERO: La corte consultante debe determinar si el signo FLEXSTEEL es descriptivo en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si es registrable o no.

SEGUNDO: La corte consultante deberá determinar si el significado del signo solicitado para registro es conocido por el público consumidor, para posteriormente determinar si podría generar engaño de conformidad con lo establecido en la presente providencia, y de esta forma establecer su registrabilidad.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo FLEXSTEEL y el mixto FLEXTILE, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 41171 de 29 de julio de 2011, confirmada por las Resoluciones núms. 78555 de 29 de diciembre de 2011 y 00050023 de 24 de agosto de 2012, negó el registro de

la marca “FLEXSTEEL” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 172 1 Proceso 214-IP-2015. 2 Esta clase ampara los siguientes productos: tubos no metálicos; sistemas de tubos no metálicos; materiales para reforzar tuberías no metálicas; partes y adimentos para los anteriores; y todo lo de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que es engañosa, en cuanto a los productos que identifica, toda vez que induce en error al público consumidor sobre las características de los productos que pretende distinguir. Lo anterior, al considerar que el signo solicitado se compone de dos (2) expresiones en inglés, que son comprendidas por los consumidores como acero flexible, y producen en la imaginación la idea de productos metálicos, los cuales están excluidos de dicha Clase. Por su parte, la actora alegó que la marca “FLEXSTEEL” (nominativa) es un término en idioma extranjero, arbitrario y de fantasía, al estar compuesto por dos (2) expresiones en inglés, y, por ello, debió procederse a su registro. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literales e), i); 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Previamente a resolver el fondo de la controversia, cabe señalar que no obstante que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, consideró que además del artículo 135, literal i) era viable precisar el alcance del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, la Sala se

abstendrá de tener en cuenta el alcance de esta última disposición, toda vez que, como se advirtió anteriormente, la fijación del litigio se circunscribió a la vulneración del artículo 135, literal i), con el concepto del alcance de violación que al cargo le señaló el actor, frente al cual se refirieron las contestaciones de la demanda, lo cual obliga al Juzgador a tener en cuenta. anterior para uso en la industria del petróleo el gas. En otras palabras, la competencia del Juez para resolver la controversia está circunscrita a la fijación del litigio, según se infiere del artículo 180, numeral 7, del

C.P.A.C.A..

El texto del artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, prevé: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. …”. Como quedó reseñado anteriormente, los actos acusados denegaron el registro marcario con fundamento en la disposición transcrita al considerar la Superintendencia de Industria y Comercio que la marca “FLEXSTEEL”, para la Clase 17 Internacional, es engañosa, porque ella traduce acero flexible y pretende identificar las características de los productos de dicha Clase, siendo que en la misma están excluidos los productos metálicos. En relación con la norma comunitaria en estudio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó: “… Los signos formados por una o más palabras en idioma

extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañan, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto.) Así mismo, el mencionado Tribunal expresó que se deberá determinar si el significado del signo solicitado para registro es conocido por el público consumidor, para posteriormente establecer si podría generar engaño y de esta forma proceder a su registro. Sobre los signos engañosos, sostuvo lo siguiente: “… El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, estable la irregistrabilidad de los signos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general. Sobre esta prohibición el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de

calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado. (Proceso 82-IP2002, Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 891 de 29 de enero de 2003). Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir”. (Proceso 38-IP-99. Interpretación prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 539, de 28 de febrero de 2000)”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto.) En el caso sub examine, se observa que el término “FLEXSTEEL” se forma por la combinación de dos expresiones del idioma inglés, cuyo significado separado de cada una no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se

podría considerar como signo de fantasía y desde esta perspectiva bien podría ser registrable. Al no ser su significado del conocimiento de la mayoría del público consumidor, ni generalizado su uso, dicho signo tampoco podría considerarse como descriptivo de los productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende amparar. Lo anterior, si fuese válido analizar separadamente las expresiones, pues la marca en cuestión fue solicitada para registro como una unidad. Y siendo ello así la Sala reiteradamente ha establecido, con base en abundante Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que la unión de dos o más genéricos, verbigracia “SULFA” y “PLATA”, es decir “SULFAPLATA”, se convierte en una sola expresión que se considera de fantasía y es registrable. Así se ha venido sosteniendo por la Sala, entre otras, en sentencias de 13 de febrero de 1997 (Expediente núm. 2556, Consejero ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez) y 13 de febrero de 2014 (Expediente núm. 2008-00174-00, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), que en esta oportunidad se prohíjan. Comoquiera que el signo “FLEXSTEEL” objeto de este proceso no puede considerarse como descriptivo de los productos que ampara la Clase 17, tampoco puede tenerse como un signo engañoso del que se derivan informaciones que induzcan al público a error. Así las cosas, estima la Sala que no asistió razón a la Superintendencia de Industria y Comercio en el análisis que efectuó y que determinó la negativa de la concesión

del registro marcario, razón por la cual habrá de accederse a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de los actos administrativos acusados.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio: conceder el registro de la marca “FLEXSTEEL” (Denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de marzo de 2017.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA

GONZÁLEZ

Presidente

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO