CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00066-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo NUBEDERM para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa JUVEDERM previamente registrada en la misma clase / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es DERM en la clase 5 / LEXEMA – Lo es DERM / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo NUBEDERM por no existir similitud con la marca nominativa JUVEDERM En la página web de la demandada figuran las siguientes marcas registradas para la citada Clase 5ª, que contienen la expresión “DERM”, […] Por lo tanto, se trata de una expresión de uso común. Además, es un lexema, en tanto que es el elemento que no cambia dentro de las denominaciones antes citadas y tiene el siguiente significado: “[…] componente de palabra procedente del griego derma, que significa piel […]”. De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “NUBE” de la marca solicitada cuestionada y “JUVE” de la marca opositora, debido a que la expresión “DERM” es una partícula de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. […] Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas

confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética ni conceptual que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, habida cuenta que la marca solicitada “NUBEDERM” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada “JUVEDERM”. Por lo tanto, goza de distintividad extrínseca. Asimismo, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (E)

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00066-00

Actor: ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, SAS.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia LA MARCA SOLICITADA “NUBEDERM” Y LA PREVIAMENTE

REGISTRADA “JUVEDERM” DE LA DEMANDANTE SON DIFERENTES

PORQUE CONTIENEN LA PARTÍCULA DE USO COMÚN “DERM” QUE SE

EXCLUYE DEL COTEJO; ADEMÁS SE ENCUENTRAN COMBINADAS CON

CONSONANTES DIFERENTES, LO QUE LE IMPRIME UN IMPACTO VISUAL Y

SONORO DISTINTO RESPECTO DEL CONJUNTO.

La sociedad ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, SAS., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, que se interpreta como de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,2 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 30354 de 31 de mayo de 2011, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario" y 44959 de 29 de agosto de 2011, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC y 00050668 de 27 de agosto de 2012 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 13 de octubre de 2010, la sociedad NUBENCO ENTERPRISES INC

presentó solicitud de registro como marca del signo “NUBEDERM” (nominativo), para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Mediante proveído de 21 de agosto de 2013, al admitirse la demanda, se interpretó como de nulidad relativa. Cfr. Folios 64 a 67 del cuaderno principal. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2°: Que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición a la referida solicitud. 3º: Que mediante la Resolución núm. 30354 de 31 de mayo de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y concedió el registro como marca del signo "NUBEDERM" (nominativo), para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que la marca solicitada no representa riesgo de confusión entre el público consumidor. 4º: Contra dicha decisión, interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa, el primero de ellos mediante la Resolución núm. 44959 de 29 de agosto de 2011, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo mediante la Resolución núm. 00050668 de 27 de agosto de 2012, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136,

literal a) de la Decisión 486 porque dicha entidad al momento de realizar el estudio de la marca “NUBEDERM” (nominativa) no tuvo en cuenta los presupuestos de irregistrabilidad previstos en esta norma, los cuales son: i) la existencia de identidad o similitud, entre los signos capaces de inducir en confusión al público consumidor, y ii) para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. En relación con la comparación ortográfica y fonética, señaló que la marca “NUBEDERM” reproduce seis (6) de los ocho (8) elementos que componen la marca “JUVEDERM”, realizando así cambios que no tienen trascendencia, dadas las coincidencias vocálicas, consonánticas y de sonoridad de las consonantes que se presentan en los elementos predominantes de los signos en conflicto. Respecto a la comparación conceptual, adujo que aun cuando ninguna de las dos marcas posee significado alguno, las mismas evocan la idea de productos farmacéuticos relacionados con la dermatología, razón por la cual estas similitudes trascienden al plano ideológico, es decir, que el consumidor al evidenciar sus semejanzas, relacionará dichas marcas pensando que se trata de marcas derivadas, ambas de su propiedad. Expuso que la SIC no tuvo en cuenta las similitudes que se presentan entre los marcas cotejadas debido a que dejaron de aplicarse los criterios generalmente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia en relación con el cotejo marcario y el análisis de confundibilidad entre dos marcas, sin considerar adecuadamente las

semejanzas entre las marcas “JUVEDERM” y “NUBEDERM” enfrentadas. Agregó que existe similitud en los productos que identifican las marcas en controversia porque ambas amparan, entre otros, productos farmacéuticos, que de coexistir simultáneamente se le causará un perjuicio al público consumidor, debido a que al crearse confusión entre dichos productos se podría afectar la salud del paciente. Que, además, al comercializarse en el mismo mercado los productos identificados con las marcas en conflicto, se le creará una confusión directa al público consumidor respecto del origen empresarial de los mismos. Anotó que con el fin de demostrar los esfuerzos realizados por la demandante en la comercialización y promoción de su marca “JUVEDERM” en el mercado nacional allegó una certificación expedida el 26 de octubre de 2012, por la señora LIUDMILA RIAÑO GONZÁLEZ, Revisora Fiscal de sociedad demandante, mediante la cual se certifica un valor total de $7.024.99.732 entre los años 2009 a 2011, ejemplares del material publicitario utilizado en Colombia y otros Estados en la promoción de los productos con dicha marca, así como información contenida en internet. Alegó que también se violó el artículo 135, literal b) ibidem debido a que la marca “NUBEDERM” (nominativa) no goza de la distintividad extrínseca que se requiere para ser registrada como marca, de conformidad con lo establecido en la norma comunitaria, por cuanto la capacidad distintiva de una marca es el principal fundamento para su registro, lo que permite que el consumidor distinga entre un producto y otro en el mercado.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de sustento jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que, en el presente caso, el cotejo se deberá realizar sustrayendo de las marcas enfrentadas la partícula “DERM” porque esta corresponde a una expresión evocativa de bacteria (sic), lo que imposibilita que se pretenda fundar una presunta confundibilidad en dicho vocablo, además resulta ser un término de uso común para identificar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y que no puede ser objeto de exclusividad.

Indicó que las marcas: ALGODERM, PEPTIDERM, CETIDERM, PEDIADERM,

HYDERM, GELODERM, KYODERM, NU DERM, TINO DERM, WINDERM, RETIDERM, VIVODERM, SUAVIDERM, LAVODERM y PLURIDERM se encuentran debidamente registradas por terceros y demuestran que la partícula “DERM” es de uso común para identificar productos de la citada Clase 5ª. Adujo que la expresión “JUVE” en la marca de la demandante no es similar a la palabra “NUBE” de la marca solicitada, ni desde el punto de visual ni mucho menos fonético o auditivo. Explicó que si bien es cierto que las marcas cotejadas comparten el mismo orden vocálico, también lo es que sus consonantes son diferentes, lo que otorga a cada

una de ellas el grado de distintividad requerido para coexistir pacíficamente en el mercado. Manifestó que dichas marcas son disímiles en sus unidades lingüísticas y que la marca cuestionada “NUBEDERM” presenta una clara diferencia derivada de la disparidad absoluta en las letras que la componen. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de enero de 20113, el 8 de febrero de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad ALLERGAN HOLDINGS FRANCE S.A.S., en su calidad de 3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. demandante del proceso, la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se interpretó como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 30354 de 31 de mayo de 2011, 44959 de 29 de agosto de 2011 y 00050668 de

27 de agosto de 2012, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición formulada por la demandante y concedió el registro de la marca “NUBEDERM” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad NUBENCO ENTERPRISES INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo dispuesto en los artículos 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486, conforme a lo expuesto por la demandante a folios 38 a 56 y a lo respondido por la demandada a folios 94 a 110. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y con el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes. Se señaló que, una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 182 del CPACA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de octubre de 20184, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público

que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Dentro del plazo, la demandante y la demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación. El Ministerio Público en esta oportunidad emitió concepto5, considerando lo siguiente: 4 Cfr. Folio 166 5 Cfr. Folios 204 a 210, concepto recibido en la Secretaría del Consejo de Estado el 20 de noviembre de 2018. Señaló que las marcas enfrentadas comparten la partícula “DERM”, la cual es de uso común, razón por la cual debe excluirse del análisis marcario. Expresó que la expresión “JUVE” es evocativa de juventud y la partícula “NUBE” es evocativa de la empresa NUBENCO ENTREPRISES, con lo cual se relaciona con su origen empresarial. Concluyó que la marca “NUBEDERM” si bien contiene elementos similares a la marca “JUVEDERM” en cuanto al aspecto fonético, también lo es que contienen elementos diferenciadores en los aspectos gramatical y conceptual y, por ello, se deben denegar las súplicas de la demanda. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6: “[…] 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos

nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. 1.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínsecase encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. […] 6 Proceso 50-IP-2018 1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. […] 2.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] 2.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que

sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado NUBEDERM (denominativo) y la marca JUVEDERM (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se

debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión de los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.5. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados

en los capítulos precedentes. […] 4.3. Los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. […] 4.5. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico. 4.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad e los signos en conflicto. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 30354 de 31 de mayo de 2011, concedió el registro de la marca solicitada “NUBEDERM” (nominativa), al titular NUBENCO ENTERPRISES INC., para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: "[…] Productos farmacéuticos, higiénicos, vendas y artículos para apósitos […]”. Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similar a su marca

previamente registrada, “JUVEDERM” (nominativa), que identifica productos7 de la Clase 5ª de la citada Clasificación, por cuanto entre estas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, visual y fonético, además que identifican los mismos productos, esto es, productos farmacéuticos. Por lo tanto, la marca solicitada no goza de la suficiente distintividad extrínseca. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literal b y 136, literal a) de la Decisión 486. 7 “[…] productos farmacéuticos y, veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de

asociación; […]”. El Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000. El requisito de la susceptibilidad de representación gráfica se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Y el requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. De acuerdo con la citada Interpretación Prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. Ahora, con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;

esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor del producto y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios que se trate [...]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA NOMINATIVA SOLICITADA MARCA NOMINATIVA REGISTRADA

NUBEDERM JUVEDERM

Titular: Titular:

NUBENCO ENTERPRISES INC. ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, SAS Certificado núm. 391264

Clase 5ª Clase 5ª "[…] productos farmacéuticos, “[…] productos farmacéuticos y, higiénicos, vendas y artículos para veterinarios; productos higiénicos para la apósitos […]”. medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”. Para la Sala es claro que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se prueben dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante que cause error en el público consumidor y, de otra, la

identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de causar confusión en aquél. Sobre el particular, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse

riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […].” Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riego de confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valo